5.3. Защита исключительных прав

Статья 1252. Защита исключительных прав

1. В пункте 1 перечислены некоторые способы защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (требования, направленные на защиту этих прав), а также субъектов, к которым данные меры могут применяться.

Первое требование – о признании права, являющееся также первым из общих способов защиты гражданских прав, установленных ст. 12 ГК РФ, может предъявляться правообладателем или иным заинтересованным лицом, предусмотренным Кодексом, по отношению к лицу, отрицающему или иным образом не признающему исключительное право, нарушая тем самым интересы правообладателя.

Второй способ защиты исключительного права – о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, также содержится в ст. 12 ГК РФ и является составной частью восстановления положения, существовавшего до нарушения права. Такое требование предъявляется лицу, совершающему указанные действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Следующий способ – возмещение убытков. Под убытками согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, то лицо, чье право нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

В Постановлении Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было исполнено. В частности, по требованию о возмещении убытков в виде неполученного дохода, причиненных недопоставкой сырья или комплектующих изделий, размер такого дохода должен определяться исходя из цены реализации готовых товаров, предусмотренной договорами, заключенными с покупателями этих товаров, за вычетом стоимости недопоставленного сырья или комплектующих изделий, транспортно-заготовительских расходов и других затрат, связанных с производством готовых товаров.

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, чье право нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Вместе с этим комментируемая статья Кодекса указывает на то, что требование о возмещении убытков может быть предъявлено лицу, нарушившему исключительное право и причинившему правообладателю ущерб.

Таким образом, возникает справедливый вопрос: допущена ли при разработке данной нормы техническая ошибка или законодатель сознательно ограничил право заинтересованных лиц требовать от нарушителя исключительного права только реального ущерба, вместо убытков в полном объеме? Данный вопрос предстоит решить судебной практике.

Четвертое требование – об изъятии материального носителя, которое может быть предъявлено его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю. Кто является недобросовестным приобретателем в смысле данной нормы, Кодекс не поясняет. Представляется, что упоминание такого субъекта в перечне возможных нарушителей исключительного права может привести на практике к коллизии прав на результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) с правом собственности на содержащие их материальные носители.

Не совсем понятна и правовая природа данного требования: то ли целью законодателя было установить дополнительный особый способ защиты гражданских прав, то ли она стала следствием редактуры нормы административно-правового характера о конфискации контрафактных экземпляров и оборудования, посредством которого они произведены, содержащейся в специальных законах (действующих до введения Кодекса в действие) и подкрепленной положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Отметим, что суд принимает решение о конфискации контрафактных экземпляров произведений независимо от наличия ходатайства об этом со стороны истца. На это было обращено внимание в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 1999 г. N 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах».

Пятое, и последнее, упомянутое в комментируемой статье требование – публикация судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя. Данное требование правообладатель вправе предъявить к нарушителю своего исключительного права.

2. Пункт 2 статьи содержит отсылку к процессуальному законодательству относительно принятия обеспечительных мер по искам о нарушении исключительных прав.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры). Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Обеспечительными мерами согласно ст. 91 АПК РФ могут быть:

наложение ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц (в том числе на материальные носители, оборудование и материалы, в отношении которых выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации);

запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (например, использовать объекты интеллектуальной деятельности, в отношении которых заявлен иск);

возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

Важным условием принятия той или иной обеспечительной меры является ее соразмерность заявленному требованию.

Кроме того, арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение). Встречное обеспечение осуществляется путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму. Размер встречного обеспечения может быть установлен в пределах имущественных требований истца, указанных в его заявлении, а также суммы процентов от этих требований, однако он не может быть менее половины размера имущественных требований.

Встречное обеспечение также может быть предоставлено ответчиком взамен обеспечения иска о взыскании денежной суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере требований истца.

3. Для исключительных прав на отдельные виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации Кодекс, не ломая традиции специальных законов, утрачивающих силу с его введением в действие, устанавливает специальный способ защиты – право требовать от нарушителя выплаты компенсации в установленных Кодексом пределах вместо возмещения убытков. Особенностью данного способа является то, что компенсация подлежит взысканию в судебном порядке при доказанности только факта совершенного правонарушения, но не убытков (их размера).

4. Пункты 4 и 5 носят административно-правовой характер и устанавливают порядок и основания для признания материальных носителей, содержащих объекты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, контрафактными, их изъятия, а также изъятия оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, из гражданского оборота, а затем уничтожения.

Кодекс наконец-то устранил противоречие, возникшее в теории и практике применения специальных законов (главным образом, ЗоАП) относительно установления контрафактности материальных носителей, содержащих объекты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, – данный факт подлежит установлению в судебном порядке.

Более того, понятие контрафактности экземпляров – юридическое. Поэтому вопрос о контрафактности не может ставиться судом перед экспертами. На это было особо обращено внимание Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 19 июня 2006 г. N 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» (п. 15).

Изъятие и уничтожение контрафактных носителей производятся без какой-либо материальной компенсации их бывшему владельцу.

В отношении оборудования, прочих устройств и материалов, используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав, установлено, что они изымаются из оборота и уничтожаются за счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации. Данное предписание, видимо, означает, что нарушитель должен за свой счет оплатить расходы компетентных органов на осуществление указанных действий. Однако не совсем понятно, по какой методике такие расходы будут определяться (и кем).

Немаловажна и система (критерии) установления того, что те или иные технические средства (оборудование, устройства) и материалы используются для нарушения исключительных прав, а тем более специально предназначены для совершения подобных нарушений. Безусловно, таковыми можно назвать программные и технические средства, позволяющие использовать программы для ЭВМ и базы данных способами, не предусмотренными лицензией производителя (иного правообладателя), т.е. специально разработанные для «взлома» программного обеспечения, обхода средств его защиты, получения доступа к коду и т.д. Однако попадают ли под такую категорию производственные мощности издательства (типографии, завода по производству компакт-, dvd- или иных дисков), с использованием которых был выпущен только один тираж контрафактных экземпляров объектов интеллектуальной деятельности? Данный вопрос предстоит решать судебной практике. Представляется, что в указанном случае необходимо доказать, что такая незаконная деятельность осуществляется систематически и что нарушитель осознавал противоправность своих действий (т.е. предпринимал их с прямым умыслом), а не выполнял обязательства перед другим лицом по гражданско-правовому договору. Как указал Пленум ВС РФ в названном выше Постановлении от 19 июня 2006 г. N 15 (п. 13), надлежащим ответчиком по делу о защите авторского права и (или) смежных прав является лицо, осуществившее действие по использованию объектов авторского права или смежных прав. Например, занимающаяся издательской деятельностью организация, предоставившая в типографию оригинал-макет произведения для печатания книги, будет надлежащим ответчиком в случае нарушения прав автора произведения. Типография в данном случае осуществляет только техническое содействие при издании книги. Однако если типография по своей инициативе превысит заказанный тираж произведения, то она будет нести ответственность за нарушение авторского права.

6. Пункт 6 устанавливает приоритет в отношении права использования средств индивидуализации, оказавшихся тождественными или сходными до степени смешения, в результате чего существует вероятность введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов лица, использующего такие средства, – им пользуется то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Лицо, которое приобрело исключительное право на средство индивидуализации ранее другого лица, использующего тождественное или сходное до степени смешения обозначение, вправе требовать:

в отношении товарного знака (знака обслуживания) – признания недействительным предоставления правовой охраны;

в отношении фирменного наименования или коммерческого обозначения – полного или частичного запрета на использование.

Частичный запрет означает невозможность использования фирменного наименования в определенных видах деятельности. В отношении коммерческого обозначения могут быть наложены как указанный запрет, так и запрет на использование коммерческого обозначения в пределах определенной территории либо могут быть применены оба названных вида запрета.

7. Пункт 7 содержит декларативную норму, согласно которой, если нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации было в установленном порядке признано актом недобросовестной конкуренции, защита нарушенного исключительного права может осуществляться способами, как предусмотренными Гражданским кодексом (общими, содержащимися в ст. 12 части первой, и специальными, предусмотренными комментируемым Кодексом), так и установленными антимонопольным законодательством.