2.2 Елементи при встановленні порушення патентних прав

Для встановлення факту порушення патентних прав патентовласник повинен доказати усі наступні елементи: здійснення забороненої дії; заборонена дія мала мати місце після публікації заявки або видачі патенту, якщо немає жодної іншої публікації; заборонена дія мала мати місце у країні видачі патенту; заборонена дія мала мати місце по відношенню до предмету, що підпадає під охорону патенту.

Найбільш важливим елементом при встановленні факту порушення являється здійснення забороненої дії. Такі дії перераховані у законах. Заборонені дії - це такі дії, що повязані з виготовленням, використанням, продажем чи ввозом запатентованого продукту, або використанням запатентованого способу, або виготовлення, використання, продажем, чи ввозом продукту, отриманого безпосередньо запатентованим способом.

Виготовлення продукту означає, що продукт, описаний та заявлений у патенті, отриманий на практиці. Таке виготовлення також згадується як виробництво, коли продукт виробляється у комерційних цілях. Спосіб виготовлення та кількість виготовленого продукту не відносяться до суті справи, бо стосуються порушення запатентованого продукту. По відношенню до запатентованих способів (винаходи та корисні моделі) лише пряме виготовлення продуктів запатентованим способом являється забороненою дією. Однією із трудностей у встановленні факту порушення прав на винахід та корисну модель по відношенню до продукту, безпосередньо отриманого запатентованим способом, являється важкість доказування того, що для виготовлення продукту використовується запатентований спосіб. Деякі патентні закони містять положення, що частково вирішують таку проблему. Такі закони передбачають положення стосовно доказування по відношенню патентів на способи, що вводять презумпцію: якщо продукт, що появився безпосередньо в результаті використання запатентованого способу, був новим на дату подачі або на дату пріоритету заявки на винахід, презумується що подібний продукт, виготовлений третьою особою, отриманий таким самим способом. Інші закони ідуть далі та усувають цю проблему за рахунок того, що не обмежують отриманий продукт тим, що продукт має бути новим.

Використання запатентованого продукту не потребує, щоб використання повторювалось чи було безперервним. Правило полягає у тому, щоб використання було забороненою дією незалежно від того, хто використовує запатентований продукт та для яких цілей.

Ввезення продукту означає, що виріб, що являє собою запатентований продукт чи включає його, імпортується в країну, в якій надана охорона. Отже, ввезення - фізична дія транспортування продукту через кордон на територію країни. При цьому неважливо із якої країни проводиться ввезення, робиться він з ціллю використання або продажу або безвідплатного розповсюдження. Неважливо і те, чи надано продукту, що ввозиться, патентну охорону в країні-виробника чи в країні, з якої вивозиться.

Принципи охорони, що застосовуються по відношенню до використання, продажу та ввезення запатентованого продукту, що певним чином модифікований, застосовний також до використання, продажу та ввезення продуктів, виготовлених безпосередньо запатентованим способом.

Другим елементом при встановленні факту порушення патентних прав, а саме, те, що заборонена дія має мати місце після публікації винаходу, або в заявці на обєкт, або у виданому патенті, потребує незначного пояснення. Було б несправедливо обвинувачувати третіх осіб в порушенні, коли деталі обєкту не були б загальнодоступними для того, щоб побачити, що ж не справді неможна робити. Третій елемент при встановленні факту порушення патентних прав також потребує невеликого пояснення. Взагалі, дія патенту не виходить за межі країни, що видала патент. Патентний закон країни не має сили ні у жодній іншій країні. Тим не менше, в невеликому числі країн, зокрема, в країнах Бенілюксу, територіальна дія патенту Бенілюксу може бути розповсюджена на ці країни володільцем патенту Бенілюксу внаслідок подачі клопотання про реєстрацію такого патенту в тій чи іншій країні. Крім того, виключенням є також країни Європейського патентного відомства(патент діє на території 17 держав), країни Африканської організації промислової власності(патент діє на території 11 держав), країни Африканської організації інтелектуальної власності(14 африканських держав), країни Євразійського патентного відомства (патент діє на території 9 держав).

Четвертий елемент при встановленні порушення патентних прав - той, що зазвичай має вирішальне значення у будь-якому судовому процесі про порушення патентних прав. Обєм патентної охорони визначається у всіх країнах змістом формули винаходу, корисної моделі. Їх зміст інтерпретується судом, а то, як суд буде їх інтерпретувати, в свою чергу, залежить від національного закону та у певній мірі від правил або інструкцій. Як наслідок, зміст формули винаходу буде залежати від її інтерпретації юрисдикційним органом.

Суди, особливо в системах загального права, намагаються визначити, яку структуру описує формула винаходу, корисна модель та чи дійсно структура, що являється предметом судового спору, відповідає зазначеній у формулі винаходу, корисній моделі зразку.

При намаганні відповісти на питання, чи являється певна структура порушенням патентних прав на винахід, корисну модель, що випливають із конкретного пункту формули, пункт формули необхідно розбити на окремі елементи, а потім порівняти їх з елементами порівнювальної незаконної структури, щоб побачити, чи є схожості. Якщо пункт формули насправді міг бути складений з тим, щоб зрозуміти можливу незаконну структуру, не розтягуючи формулювання пункту, тоді порушення дійсно могло мати місце. Якщо, з другої сторони, пункт формули обмежується чимось таким, що взагалі не присутнє в можливій незаконній структурі, тоді порушення можливо і не було взагалі.

В процесі порівняння окремих ознак формули з відповідними ознаками незаконної структури необхідно відповісти на наступні запитання:

- чи усі ознаки формули присутні в можливий незаконній структурі?

- чи усі ознаки мають однаковий вид?

- чи всі ознаки виконують однакову функцію?

- чи мають ознаки однаковий звязок з іншими ознаками?

Якщо відповіді на усі питання позитивні, можна сказати, що порушення патентних прав мало місце, звичайно, незалежно від того, чи достовірна чи ні формула.

Як наслідок, основним критерієм наявності факту порушення патентних прав можна сформулювати так: незаконний продукт або спосіб включає усі суттєві ознаки, зафіксовані у формулі винаходу, корисної моделі.

Звичайно, встановлення порушення патентних прав не завжди являються чітко визначеним. Наприклад, зміна форми не усуває порушення, якщо це не веде до зміни отриманого результату. Подальша зміна порядку стадій процесу не виключає порушення, якщо результат залишається таким самим. Крім того, наявність додаткових ознак у можливій незаконній структурі не усуває порушення, якщо також присутні усі ознаки патентної формули. Питання використання у спірному виробі формули винаходу, корисної моделі є питанням факту, потребує спеціальних знань та належить до компетенції судових експертів. Разом з тим питання щодо форми (способу) та субєктів подальшого використання спірних виробів мають вирішуватися господарським судом.

2.3 Дії, які не визнаються порушенням прав на патент

Міжнародним, так і національним законодавством передбачено перелік дій, які не визнаються порушенням прав патентовласника.

Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності, зокрема стаття 5 ter зазначає, що у кожній з країн Союзу не розглядаються як порушення прав патентовласника:

- Застосування на борту суден інших країн Союзу засобів, що складають предмет його патенту, в корпусі судна, в машинах, оснащенні, механізмах та в іншому обладнанні, коли ці судна тимчасово чи випадково знаходяться у водах даної країни, за умови, що ці засоби використовуються виключно для потреб судна.

- Застосування засобів, що складають предмет патенту, в конструкції чи при експлуатації повітряних чи наземних засобів пересування інших країн Союзу чи допоміжного обладнання для цих засобів пересування, коли зазначені засоби пересування тимчасово чи випадково знаходяться в даній країні. Так, відповідно до статті 30 угоди ТРІПС, члени можуть надавати обмежені винятки з виключних прав, що надаються патентом, за умови, що такі винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним інтересам власника патенту, з огляду на інтереси третіх сторін.

Більшості законів зарубіжних країн містять три основні виключення із правила порушення виключних прав на виготовлення запатентованого продукту, а саме:

- коли запатентований продукт виготовлюється виключно в цілях наукових досліджень та експериментів;

- коли третя особа почала виробництво продукту до дати подачі заявки на винахід;

- коли запатентований продукт виготовлюється по примусовій ліцензії або рішення правління держави в інтересах суспільства

У більшості випадків існує пять винятків, що не являються порушеннями виключних прав на використання запатентованого продукту, а саме:

- коли запатентований продукт використовується виключно в цілях наукових досліджень та експериментів;

- коли використовуваний запатентований продукт був представлений на ринок даної країни володільцем патенту на винахід або з його дозволу;

- коли використання запатентованого продукту проходить на транспортних засобах, що проходять транзитом через країну;

- коли запатентований продукт використовується третіми особами, що мають спеціальне право продовжувати виготовлювати продукт;

- коли запатентований продукт використовується по примусовий ліцензії або за дозволом правління держави в інтересах суспільства.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності та з комерційною метою добросовісно використала в Україні заявлене технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу, корисній моделі чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, корисної моделі, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Право попереднього користування на винахід, корисну модель обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

Не визнається порушенням прав, що надаються патентом, використання запатентованого обєкту:

- в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

- без комерційної мети;

- з науковою метою або в порядку експерименту;

- за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання власника патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Не визнається порушенням прав на винахід, корисну модель, що випливають з патенту, введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.

Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін. Спори щодо цих розрахунків та порядку їх виплати вирішуються у судовому порядку.