2.3. Лицензионный договор

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (ст.985 ГК).

Лицензионный договор может заключаться по поводу использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, объектов авторского права и смежных прав, а также нераскрытой информации.

Понятие лицензионного договора является родовым и включает в себя несколько разновидностей, отличающихся как по содержанию обязательств сторон, так и по порядку заключения договора. Классификация лицензионных договоров может быть проведена сразу по нескольким основаниям.

В зависимости от того, что является основанием передаваемого исключительного права, лицензионные договоры подразделяются на патентные и беспатентные. К категории патентных относятся договоры, заключаемые по поводу изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, а также товарных знаков. Всех их объединяет то, что являющееся объектом договора исключительное право основывается на выданном уполномоченным государственным органом патенте (свидетельстве). Первоначально к беспатентным лицензионным договорам относили договоры, заключаемые по поводу использования предполагаемых изобретений, т.е. предложений, по которым подана заявка в патентный орган, но патент еще не выдан. В последующем к категории беспатентных лицензионных договоров были отнесены договоры о передаче ноу-хау. Распространение отечественным законодателем сферы применения лицензионного договора на объекты авторского права и смежных прав позволяет рассматривать эту категорию еще более широко: к беспатентным относятся лицензионные договоры, заключаемые по поводу использования объектов авторского права и смежных прав, а также нераскрытой информации.

Более принципиальным представляется выделение разновидностей лицензионного договора в зависимости от объема прав, предоставляемых лицензиату.

Статья 985 ГК называет два вида лицензионных договоров:

исключительная лицензия – договор предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам.

неисключительная лицензия – договор, предусматривающий предоставление лицензиату права использования объекта с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам. Смысл используемого в названии слова «неисключительная» состоит в том, что в силу данного вида лицензии лицензиату предоставляется право использования объекта, не исключающее прав лицензиара и третьих лиц.

Мировой практике известны другие виды лицензионных договоров, выделяемых по этому основанию:

одиночная (единоличная) лицензия – договор, который гарантирует лицензиату, что лицензиар не будет предоставлять лицензий третьим лицам на оговоренной территории, однако при этом за лицензиаром сохраняется право использовать объект на территории действия лицензии;

полная лицензия – договор, который предусматривает передачу лицензиаром всех принадлежащих ему прав.

В зависимости от назначения лицензионные договора могут подразделяться на договоры, предоставляющие лицензию на производство, либо лицензию на сбыт, либо объединяющие производство и сбыт лицензионной продукции.

В числе разновидностей лицензионного договора в литературе называют также открытую лицензию и принудительную лицензию. При этом в основу выделения этих разновидностей лицензионного договора положены не особенности самих договоров, а особенности порядка из заключения.

Суть открытой лицензии состоит в том, что патентообладатель заявляет о своем желании предоставить любому обратившемуся лицу право использования объекта интеллектуальной собственности на условиях неисключительной лицензии. Для этого патентообладатель подает заявление в патентный орган, который это заявление публикует в своем официальном издании.

Критерием отграничения принудительной лицензии от обычного лицензионного договора является характер волеизъявления сторон при заключении лицензионной сделки. Суть принудительной лицензии состоит в том, что при определенных условиях любое заинтересованное лицо может потребовать от патентообладателя заключить с ним лицензионный договор. Принудительные лицензии выступают в качестве одного из способов борьбы с тактикой блокировки, применяемой в рамках конкурентной борьбы отдельными патентообладателями. В качестве обстоятельств, при наличии которых заинтересованное лицо имеет право требовать предоставления ему принудительной лицензии, являются: 1) неиспользование или недостаточное использование объекта права промышленной собственности и 2) длительность неиспользования или недостаточного использования объекта в течение определенного законом срока.

Предметом лицензионного договора является предоставление права использования определенного объекта интеллектуальной собственности. Если речь идет о патентных лицензиях, то для определения предмета таких договоров наряду с названием объекта необходимо указывать номер патента (свидетельства), позволяющий однозначно определить, по поводу чего заключается лицензионный договор.

Сторонами лицензионного договора являются лицензиар - сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, и лицензиат.

Основной обязанностью лицензиара является предоставление лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности в определенных договором пределах. Однако это обязательство не ограничивается формальным указанием на то, что лицензиату предоставляется право; лицензиар должен обеспечить возможность использовать это право. Данное правило является общим и должно конкретизироваться применительно к особенностям объекта. Если лицензия представляется в отношении охраняемых технических решений (изобретения или полезной модели), лицензиату для того, чтобы воспользоваться правом, необходимо получить от лицензиара документацию, раскрывающую содержание этого решения более подробно, чем содержащееся в патенте описание. Если предметом лицензионного договора является технология, относящаяся к категории секретов производства (ноу-хау), то возможность лицензиата воспользоваться полученным по договору правом может зависеть не только от предоставления соответствующей документации, но и от оказания помощи в ее практическом освоении.

Основной обязанностью лицензиата в том случае, когда лицензионный договор является возмездным, является выплата лицензионного платежа. Практика знает несколько форм лицензионного платежа: паушальная (твердая) сумма – когда заранее рассчитанная сумма должна быть выплачена единовременно или по частям; роялти (периодические платежи) – когда сумма лицензионного платежа рассчитывается по определенной формуле; комбинированный платеж, при котором определенная сумма выплачивается лицензиатом единовременно, а в дальнейшем осуществляется выплата роялти. Наиболее распространенным способом определения лицензионного платежа является роялти. При этом в качестве базиса для исчисления роялти стороны лицензионного договора могут использовать объем производства (количество выпускаемого товара), отпускную стоимость произведенного товара, прибыль лицензиата и т.п.

В лицензионном договоре может быть предусмотрена обязанность лицензиата использование объекта лицензии. Лицензионный договор в зависимости от его специфики может предусматривать и иные обязанности лицензиата: осуществлять улучшение предмета лицензии; не предпринимать действий по оспариванию патента; информировать лицензиара о ставших известными случаях нарушения исключительного права; не разглашать информацию, отнесенную сторонами к категории конфиденциальной и др.

Разновидностью лицензионного договора является сублицензионный договор – договор о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности, заключаемый лицензиатом с третьим лицом в случаях и пределах, определенных собственно лицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором, и передача права третьему лицу возможна только в пределах, специально оговоренных в лицензионном договоре. При этом ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата должен нести лицензиат, если лицензионным договором не будет предусмотрено иное.