Нарушение исключительного права на товарный знак: условия привлечения к ответственности

Пункт 4 комментируемого Обзора содержит рекомендации по вопросу, который может быть рассмотрен в двух аспектах: как установление способа использования товарного знака и как определение состава нарушения исключительного права на товарный знак. В действующем законодательстве принят юридико-технический прием, в соответствии с которым формулируется общая норма о способах использования правообладателем конкретного результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), в том числе и товарного знака. Использование же результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) другими лицами этими способами без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Действующее законодательство определяет способы использования товарного знака позитивно, раскрывая содержание исключительного права (ст. 1484 ГК РФ). Закон о товарных знаках рассматривал эти способы негативно - как варианты нарушения исключительного права.

Так, в первоначальной редакции Закона о товарных знаках указывалось, что "нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком..." (п. 2 ст. 4 Закона). В тезис комментируемого пункта Обзора вынесено положение о том, что "предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак".

Однако речь не идет о простом воспроизведении нормы закона. На бытовом уровне в России достаточно рано появилось понимание того, что серьезным правонарушением является изготовление контрафактной продукции, но мысль о запрете действий, связанных с ее дальнейшим использованием, и сейчас не получила прочного укоренения и тем более была чужда в первоначальный период применения нового законодательства об интеллектуальных правах. В деле, которое излагается в комментируемом пункте, ответчик не признавал себя нарушителем исключительного права потому, что "он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией". Отвергая эти доводы, суд указал, что предложение к продаже, поименованное в числе способов нарушения исключительного права, "представляет собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака". Современная судебная практика, ссылаясь на комментируемый пункт, делает акцент именно на этом положении*(384).

Таким образом, в комментируемом пункте впервые в судебной практике на уровне обзоров Высшего Арбитражного Суда РФ было четко закреплено положение об автономной ответственности за несанкционированное использование результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) отдельно взятым способом использования. Позднее это положение было повторено применительно к авторским правам в п. 12 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона об авторском праве*(385).

В дальнейшем перечень способов, которыми может быть нарушено исключительное право на товарный знак, был расширен (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках в редакции Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ). В отредактированном и дополненном виде он в действующем законодательстве получил закрепление в п. 2 ст. 1484 ГК РФ как перечень способов использования товарного знака. Следует заметить, что расширение перечня поименованных в законе способов происходило не без участия судебной практики со ссылкой на положение комментируемого пункта о том, что предложение к продаже (т.е. оферта) является всего лишь "элементом введения товара в хозяйственный оборот".

Так, в частности, поступил в 2003 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа, признав рекламу товара (т.е. предложение делать оферты) самостоятельным нарушением исключительного права на товарный знак*(386). Конкретно реклама как способ использования товарного знака появилась в законодательстве только в подп. 4 п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Такой способ использования, как "предложение к продаже", в действующем законодательстве о товарных знаках сохранился (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Поэтому и формально, и по существу п. 4 комментируемого Обзора сохраняет свое значение.

В п. 5 комментируемого Обзора рассматривается вопрос о хранении товара, маркированного охраняемым товарным знаком.

В гражданском праве под хранением вещей понимается договорная конструкция, однако "хранение товара" в законодательстве об интеллектуальных правах должно пониматься в его бытовом значении. Нарушителем исключительного права является лицо, не только передавшее товар на хранение третьему лицу, но и хранящее контрафактный товар у себя. Как и в случае с реализацией (см. п. 4 комментируемого Обзора), хранение контрафактного товара является самостоятельным нарушением исключительного права, ответственность за это нарушение наступает вне зависимости от того, производил ли непосредственно нарушитель контрафактную продукцию. Поэтому суд в деле, которое приведено в комментируемом пункте, оставил без внимания возражение ответчика, что он не является производителем товара.

По существу, было рассмотрено другое возражение ответчика: о том, что он только предоставил склады для хранения контрафактного товара. Это возражение являлось принципиальным. Во-первых, поклажеприниматель по договору хранения сам по себе субъектом ответственности не является. Во-вторых, непременным условием привлечения нарушителя к ответственности является цель хранения контрафактного товара - такое хранение признается самостоятельным нарушением исключительного права только в том случае, если хранение осуществляется для целей введения товара в оборот (п. 2 ст. 4 Закона о товарных знаках, подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Тем не менее в деле, которое приводится в комментируемом пункте, ответчик был признан нарушителем исключительного права на товарный знак, принадлежащий истцу, поскольку суду были представлены доказательства, что именно ответчик направил нескольким магазинам розничной торговли проекты договоров купли-продажи хранящегося контрафактного товара. Суд сделал правильные выводы, что, во-первых, целью хранения товара являлась его последующая реализация (т.е. был установлен состав правонарушения), а, во-вторых, субъектом ответственности за нарушение исключительного права является ответчик как лицо, непосредственно принимающее меры к реализации товара.

В комментируемом пункте не раскрывается вопрос о распределении бремени доказывания. Как представляется, наличие цели - введения хранимого товара в оборот, а также факт хранения товара от своего имени должны презюмироваться; соответственно опровержение презумпций возлагается на лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция. В целом следует сделать вывод, что п. 5 комментируемого Обзора в условиях действующего законодательства сохранил свое значение.

В судах исследование факта нарушения исключительного права на товарный знак касается двух аспектов: помимо обязательной оценки однородности товаров (см. п. 2 Обзора и комментарий к нему) необходимо еще и установление тождественности обозначений, применяемых для индивидуализации этих товаров*(387). Тождественность может проявляться в абсолютном совпадении двух объектов и - гораздо более сложные случаи - в сходстве двух объектов до степени смешения.

Пункт 13 комментируемого Обзора затрагивает вопрос о тождественности обозначений в сфере товарных знаков. В этом вопросе проявляется определенная специфика средств индивидуализации по сравнению с другими результатами интеллектуальной деятельности. Если авторское право защищает форму произведения, то соответственно только полное (в произведениях литературы - "дословное") воспроизведение этой формы будет являться нарушением исключительного права на произведение (плагиат). Патентное право защищает содержание охраноспособного решения, но для определения того, использовано ли другим лицом изобретение или полезная модель, требуется совпадение всех до единого признаков запатентованного решения в противопоставленном решении (п. 3 ст. 1358 ГК РФ). Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, "то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право"*(388). Впрочем, в патентном праве уже присутствует отход от "дословного" воспроизведения технического решения - используется доктрина эквивалентов*(389). Таким образом, в целом и авторское, и патентное право требует полной идентичности охраняемого и противопоставляемого объектов.

Иное положение принято в законодательстве о средствах индивидуализации. В частности, Закон о товарных знаках в п. 2 ст. 4 предусматривал, что незаконным использованием товарного знака является использование не только обозначения, полностью тождественного зарегистрированному товарному знаку, но и обозначения, сходного с ним до степени смешения, - на эту норму обращается внимание в комментируемом пункте Обзора. Помимо этого, Закон о товарных знаках изначально в ст. 7 устанавливал недопустимость государственной регистрации обозначений, сходных до степени смешения, прежде всего с ранее зарегистрированными товарными знаками. Эти положения сохранены и в действующем ГК РФ (ст. 1483 и 1515).

Формально сфера разъяснений в комментируемом пункте Обзора ограничена требованием к доказыванию того факта, что противопоставляемое обозначение действительно сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Сходство обозначений до степени смешения - это категория субъективная, имеющая отношение к ассоциациям, которые рождаются в сознании среднего потребителя*(390).

Но суду мало констатировать факт использования нарушителем обозначения, сходного до степени смешения: поскольку используется обозначение, не тождественное зарегистрированному товарному знаку, "по делу должно быть установлено, какие обозначения сходны с товарным знаком истца и по каким конкретно признакам сходства происходит их смешение" - в противном случае судебное решение признается необоснованным. В данном аспекте п. 13 комментируемого Обзора полностью сохранил свое значение. Так, позднейшая судебная практика твердо указала, что "при столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом"*(391), при этом "вопрос о сходстве двух сравниваемых объектов является вопросом факта"*(392).

Следует, однако, признать, что в комментируемом пункте Обзора не были указаны ориентиры для проведения сравнения двух обозначений, поэтому первоначально в практике судов стало обычным явлением назначение судебной экспертизы для выявления сходства. Четкая позиция в отношении необходимости экспертизы в сфере "промышленной собственности" была выработана позднее.

Каким именно образом современная судебная практика устанавливает сходство противопоставляемого обозначения с товарным знаком и признаки их смешения? Этот вопрос постоянно встает при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте. Специалисты Роспатента, проводящие сравнение сходства заявленных обозначений, руководствуются ориентирами, которые содержатся в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания*(393). Так, словесные обозначения сравниваются на предмет звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства; для определения сходства изобразительных и объемных обозначений предписывается исследовать признаки формы, цветового и тонового сочетания, симметрии, смыслового значения, характера изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.)*(394). В литературе указывается, что эти же критерии должны использоваться и при рассмотрении споров в судах*(395), судебная практика также подтверждает обращение к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания*(396).

Но все же специалисты Роспатента проводят экспертизу заявленного обозначения. В отношении объектов патентного права, которые также подлежат государственной регистрации и для большинства из которых в Роспатенте проводится экспертиза по существу, судебная практика однозначно высказалась в пользу обязательной судебной экспертизы тождественности запатентованного объекта и противопоставляемого решения. Что касается товарных знаков, в комментируемых рекомендациях был обойден молчанием вопрос о том, нужны ли специальные познания для разрешения вопроса о сходстве до степени смешения двух обозначений, хотя бы одно из которых является товарным знаком. И это показательно - в отличие от рекомендаций в сфере патентного права Высший Арбитражный Суд РФ в комментируемом Обзоре не высказал мнения о необходимости назначения обязательной экспертизы.

Позднее было указано, что суд вправе самостоятельно разрешить вопрос о признаках сходства или различия используемых обозначений, если стороны не заявляли ходатайства о проведении экспертизы по этому вопросу*(397). Еще позднее в п. 13 информационного письма от 13 декабря 2007 г. N 122 Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, не отвергая возможность назначения экспертизы, прямо указал, что суд может провести сличение двух обозначений самостоятельно "с позиции рядового потребителя", что не требует специальных знаний. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, "если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия"*(398).

Таким образом, решающими в определении сходства будут ассоциации рядового потребителя. С этой точки зрения профессиональная экспертиза может оказаться слишком формальной.

В практике Высшего Арбитражного Суда РФ имеется знаменитое, тщательно разобранное в литературе дело по определению сходства до степени смешения зарегистрированных товарных знаков Nivea и Livia*(399). Экспертиза Роспатента при регистрации товарного знака Livia не нашла сходства до степени смешения со всемирно известным обозначением Nivea при тщательном, но изолированном сопоставлении отдельных элементов двух товарных знаков. Высший Арбитражный Суд РФ сходство до степени смешения обнаружил. При этом критерием была избрана точка зрения рядового потребителя, который "руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг". Соответственно и вывод о сходстве до степени смешения делается на основе общего впечатления от товарного знака в целом. Если же применить постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ по данному делу к комментируемому пункту Обзора, то мы находим образец того, как следует оценивать конкретные признаки сходства двух обозначений, по которым происходит смешение. Так, в сравниваемых знаках Nivea и Livia сходство было усмотрено по следующим признакам:

1. Охраняемые словесные элементы:

выполнены заглавными буквами латинского алфавита;

имеют одинаковое количество слогов;

имеют одинаковое количество гласных и согласных;

имеют идентичные структуру и род.

2. Применен совпадающий шрифт.

3. Использованы схожие либо совпадающие графические элементы (волна, четырехугольник).

4. Использованы близкие цветовые решения.

В более очевидных случаях бывает достаточно неразвернутого обоснования: так, сравнивая обозначения "Шеф-повар" и "Шефъ-повар", суд ограничился указанием на наличие сходства между ними по фонетическому и семантическому признакам*(400).

Таким образом, с появлением новой судебной практики произошло уточнение прежней позиции, отраженной в п. 13 комментируемого Обзора: сходство до степени смешения устанавливается судом с обывательской точки зрения, но с профессиональным обоснованием. В заключение необходимо отметить, что современная судебная практика для выявления точки зрения рядового потребителя активно использует данные социологических опросов, проводимых участниками процесса. Сам суд, конечно, проведение таких опросов не инициирует. В литературе обоснованно высказано мнение, что "результаты этих социологических опросов хотя и не должны отвергаться в качестве доказательств, но подлежат очень строгой проверке"*(401).