Использование обозначения несколькими лицами

Как уже говорилось, не всегда приобретение обозначением различительной способности зависит исключительно от длительности и интенсивности его использования. Зачастую приобретению обозначением различительной способности препятствуют иные обстоятельства, связанные с фактическим использованием данного обозначения. Одним из таких обстоятельств является использование заявленного обозначения не только заявителем, но и иными производителями товаров или услуг.

Следует отметить, что соответствующие положения ГК РФ или Закона о товарных знаках не содержали и не содержат каких-либо законодательных ограничений на регистрацию приобретшего различительную способность обозначения в качестве товарного знака в случае, если оно используется не только правообладателем. Вместе с тем следует понимать, что препятствием к регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в таком случае будет не законодательное ограничение, а сама суть товарного знака как средства индивидуализации.

Под индивидуализирующей способностью обозначения или товарного знака понимается способность указывать на конкретный источник происхождения товара или услуги. Таким образом, когда одно неохраноспособное обозначение используется сразу несколькими лицами, то, во-первых, потребитель просто не сможет связать его с одним конкретным производителем, а, во-вторых, факт использования неохраноспособного обозначения несколькими производителями лишний раз указывает, что данное обозначение не используется в качестве средства индивидуализации.

Между тем остаются спорными и сложными ответы на вопросы, в каких объемах должно осуществляться использование обозначения разными производителями, и сколько этих независимых производителей должно быть, чтобы исключался факт приобретения обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации одного конкретного лица. Ответы на данные вопросы могут быть даны лишь с учетом всех фактических обстоятельств, присущих каждому конкретному делу.

Так, в деле о проверке законности решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному "Компромат.ru" суды всех инстанций согласились с выводом Роспатента о том, что слово "Компромат.ru" само по себе не обладает различительной способностью по отношению к заявленным товарам. Вместе с тем суд кассационной инстанции признал доказанным факт приобретения обозначением "Компромат.ru" различительной способности в результате его использования ООО "Верит" и признал решение Роспатента недействительным. Отменяя постановление суда кассационной инстанции, Высший Арбитражный Суд РФ указал, что "утверждение суда кассационной инстанции о приобретении спорным обозначением различительной способности не соответствует доказательствам, представленным в подтверждение этого факта, и сделано без учета обстоятельств, имеющих существенное значение"*(453).

Суду не было представлено доказательств иного использования обозначения "Компромат.ru", чем в сети Интернет. Используемый с 24.08.1999 г. домен "compromat.ru" не тождествен зарегистрированному, имеет графическое отличие (исполнен латиницей, а не кириллицей), служит средством адресации пользователей сети не на сайт общества "Верит", владельца товарного знака, а на сайт "Библиотека компромата Сергея Горшкова", который и является администратором домена.

Кроме того, третье лицо, участвующее в деле, также являлось администратором домена "Kompromat.ru", отличающегося от предыдущего только первой буквой, оно же с июля 2001 года выпускало журнал с одноименным названием, т.е. использовало обозначение до даты приоритета товарного знака. Указанные данные свидетельствуют о том, что несколько лиц независимо друг от друга использовали сходные обозначения.

Вывод о том, что зарегистрированное обозначение "Компромат.ru" приобрело различительную способность в отношении товаров и услуг именно общества "Верит" и, более того, в отношении всех классов товаров и услуг, необоснован.

В другом деле компания "Кросби Групп Корп." обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента, которым предоставление правовой охраны словесному товарному знаку "Компания года" по свидетельству N 252518 было признано недействительным в связи с отсутствием у последнего различительной способности. Решением арбитражного суда решение Роспатента было отменено*(454). Суд первой инстанции указал, что обозначение "Компания года" обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, а также приобрело различительную способность в результате его активного использования. Суд апелляционной инстанции отверг доводы, изложенные в решении суда первой инстанции, установив, что в силу широкого использования различными лицами как при проведении аналогичных конкурсов, так и в обыденной жизни спорное устойчивое словосочетание изначально не может восприниматься потребителем как обозначение, выполняющее функцию средства индивидуализации конкретных услуг, оказываемых конкретным лицом.

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции.

Высший Арбитражный Суд оставил без изменения постановление суда кассационной инстанции, постановление суда апелляционной инстанции*(455), указав, что "суды первой и кассационной инстанций без указания причин отвергли доводы патентной палаты и лица, подавшего возражения против регистрации товарного знака, о том, что к моменту регистрации обозначения "Компания года" уже вручались сходные по названиям премии: в 1997 г. компания "Росинтер Ресторантс" названа лучшей компанией года Американской торгово-промышленной палатой, в 1998 г. ПО "Горизонт" признано компанией года по рейтингу предпринимательской деятельности, журнал "Forbes" в 1999 г. признал компанию "UPS" компанией года среди лучших транспортных компаний и т.п.

Данные обстоятельства были установлены судом апелляционной инстанции. Кроме того, суд сослался на отсутствие рекламы со стороны правообладателя и непредставление доказательств о длительном сроке применения обозначения только им. В материалах дела имеются сведения о журнале "Компания" как организаторе конкурса "Компания года".

Регистрация подобного товарного знака влечет за собой неблагоприятные последствия для третьих лиц, в том числе лиц, получивших такие награды (номинации) в ходе других конкурсов".

При рассмотрении дела Высший Арбитражный Суд РФ указал еще одно обстоятельство, которое надо учитывать при оценке приобретения обозначением различительной способности, а именно необходимость соблюдения прав третьих лиц, добросовестно использующих спорное обозначение.

Указание на необходимость учета прав третьих лиц при регистрации не обладающих различительной способностью товарных знаков содержится в упоминавшихся Рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений. В частности, согласно п. 2.2 данных Рекомендаций заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар.

В одном из дел, рассматриваемых в арбитражном суде, проверялась обоснованность решения Роспатента, которым было отказано в регистрации в качестве товарного знака для услуг выставочной деятельности обозначения "Экспоцентр".

Оставляя в силе решение Роспатента, арбитражный суд посчитал возможным отказать заявителю уже на том основании, что спорное обозначение широко использовалось иными лицами*(456). В частности суд отметил, что "основными критериями приобретения различительной способности как обозначения, индивидуализирующего услуги конкретного лица, являются: использование такого обозначения одним лицом (индивидуализация)... В настоящем случае, как показал анализ, проведенный Палатой по патентным спорам, обозначение "Экспоцентр", представляющее собой общепринятое наименование организации, использовалось и используется не только заявителем, но также рядом иных организаций, занимающихся выставочной деятельностью, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

Кроме того, обозначения "Экспо-центр" входят в качестве неохраняемых элементов в состав товарных знаков по свидетельству N 174246 с приоритетом от 08.09.1997 г. и по свидетельству N 203994 с приоритетом от 06.08.1999 г., зарегистрированных на имя других организаций.

Все изложенные обстоятельства в их совокупности и взаимосвязи свидетельствуют об отсутствии у спорного обозначения различительной способности, а также о принципиальной невозможности приобретения такой способности в результате использования такого обозначения, как "Экспоцентр"... Обозначение "Экспоцентр" не могло приобрести различительную способность как средство индивидуализации одного конкретного лица, а именно заявителя, а сама регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака повлечет неблагоприятные последствия для иных лиц, добросовестно использующих указанное обозначение".

Судебная практика исходит из той предпосылки, что обстоятельствами, препятствующими приобретению обозначением различительной способности, являются не только использование непосредственно самого спорного обозначения разными лицами, но и использование иных обозначений, существенно не отличающихся от спорного обозначения, либо использование различными лицами отдельных частей заявленного обозначения.

Так, признавая законным отказ в регистрации в качестве товарного знака обозначения "Единая служба такси", арбитражный суд указал на то, что "общеизвестно наличие в разных субъектах РФ единых служб оказания услуг (Единая служба спасения, Единая справочная служба), что усматривается также из сведений, содержащихся в сети Интернет, из постановлений Правительства Москвы (N 1055-ПП от 27.12.2006 г. "Единая служба водного такси", N 642 от 15.08.2000 г. "Единая служба трупоперевозок")*(457).

Таким образом, материалы дела свидетельствуют об отсутствии у спорного обозначения различительной способности, а также о принципиальной невозможности приобретения такой способности в результате использования такого обозначения, как "Единая служба такси" при наличии в разных регионах Российской Федерации единых служб оказания услуг и, в частности, услуг перевозки".

В другом деле, в котором арбитражным судом оценивалась обоснованность отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения "МР 75", суд также сослался на использование иными производителями не самого спорного обозначения, а его составных частей*(458). В частности, суд указал, что "регистрация на территории Российской Федерации товарного знака "МР 75" испрашивается в отношении товара "гипс для машинного нанесения", а в области строительных материалов широко применяются комбинации из букв и цифр для обозначения типов, видов и марок товаров.

Так, в области производства сухих строительных смесей на рынке присутствует продукция NOVOMIX МК-75, CERESIT СТ 75, ВЕС-75, а также иные сочетания букв и цифр. Также на рынке присутствуют аппараты для нанесения штукатурных смесей фирмы Putzmeister MP 25, MP 35, MP 22".

Таким образом, при выборе для индивидуализации своего товара изначально неохраноспособного обозначения производителям необходимо учитывать, что приобретение указанным обозначением различительной способности будет крайне затруднено, если оно параллельно используется и иными производителями. Более того, в случае если регистрация изначально неохраноспособного товарного знака все же произойдет, то факт использования данного товарного знака разными лицами может служить основанием для его аннулирования.

Вместе с тем следует отметить, что не во всех случаях факт использования спорного обозначения разными лицами до даты приоритета товарного знака служит основанием для вывода о том, что данное обозначение не могло приобрести различительную способность в качестве средства индивидуализации одного лица. Зачастую в силу своей незначительности использование обозначения иными лицами не принимается судом во внимание.

Так, в деле, в котором арбитражный суд рассматривал законность решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "ИОСПК", суд не согласился с доводом о том, что использование данного обозначения несколькими лицами свидетельствует о его неохраноспособности*(459).

В частности, суд указал, что "принимая оспариваемое решение, Роспатент не дал надлежащей оценки документам, подтверждающим приобретение обозначением "ИОСПК" различительной способности в результате его использования... Эти доказательства свидетельствуют о широкой известности продукции правообладателя и, соответственно, обозначения, используемого при ее маркировке.

Использование заявителем обозначения изоляторов "ИОСПК" на протяжении многих лет, как до, так и после его регистрации в качестве товарного знака, свидетельствует, что это обозначение успешно выполняет основную функцию товарного знака - обеспечивать производителю и потребителю возможность индивидуализации товара.

В материалах заявки и в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие факт производства изоляторов с обозначением "ИОСПК" другими производителями, в том числе 3-м лицом, в количестве, достаточном для известности и приобретения различительной способности на рынке".

В другом деле, в котором рассматривался вопрос об охраноспособности товарного знака "МС101", арбитражный суд также не принял во внимание факт использования указанного обозначения до даты приоритета товарного знака третьими лицами, но уже по другим причинам.

Отказывая в удовлетворении требований заявителя о признании недействительной правовой охраны товарного знака, арбитражный суд отметил, что "заявитель по данному делу ссылается на производство уплотнительных материалов под обозначением "МС101" другим производителем. Однако такое производство осуществлялось без соблюдения принципов надлежащей осмотрительности и недопущения недобросовестности использования экономических преимуществ, полученных в результате использования обозначения "МС101" другим лицом.

В частности, согласно представленным доказательствам до того, как иные лица начали производство уплотнительных материалов "МС101", данное обозначение уже в течение нескольких лет было известно на территории России как обозначение, используемое для индивидуализации уплотнительных материалов производства ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг".

Недобросовестное использование обозначения прямо запрещено статьей 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности и не может свидетельствовать о незаконности регистрации оспариваемого товарного знака на имя ЗАО "ТРЭМ Инжиниринг"*(460).

Таким образом, судебная практика исходит из того, что использование обозначения третьими лицами до даты подачи заявки не всегда свидетельствует об отсутствии у товарного знака приобретенной различительной способности, особенно если такое использование имело незначительный объем или осуществлялось недобросовестно.

Представляется, что указанный подход к оценке представленных доказательств использования обозначения третьими лицами является верным. Нецелесообразно отказывать в регистрации обозначения, приобретшего реальную различительную способность в результате длительного и интенсивного использования, лишь на основе того факта, что один или иное незначительное количество других производителей совсем недавно также начали использовать данное обозначение. Причем, как показывает практика, такое использование обозначения иными производителями начинается как реакция на приобретение данным обозначением различительной способности в результате усилий другого лица и не всегда носит добросовестный характер.

Существует и еще одна проблема применения положения о приобретенной различительной способности в случае, когда обозначение используется несколькими лицами. Речь идет об использовании обозначения до даты приоритета как самим заявителем, так и его аффилированными лицами.

На практике не так редки ситуации, когда обозначения или товарные знаки используются связанной группой лиц, например компаниями, входящими в один холдинг. Кроме того, законодательство не обязывает заявителя или правообладателя являться непосредственным производителем товара, в связи с чем непосредственное фактическое использование обозначений часто осуществляется иными лицами по договору с заявителем или правообладателем.

Российская судебная практика исходит из того, что подобное использование обозначения зависимыми лицами также препятствует приобретению им различительной способности или, как минимум, не должно учитываться при оценке общего объема использования регистрируемого обозначения.

В уже упоминавшемся деле, в котором рассматривалась законность отказа в регистрации в качестве товарного знака обозначения "Единая служба такси", арбитражный суд в качестве одного из оснований, исключающих приобретение обозначением различительной способности, указал на то обстоятельство, что часть представленных доказательств подтверждает использование обозначения не самим правообладателем, а его агентом. Суд посчитал, что "наличие у заявителя агентских отношений, по которым обозначение используется не самим заявителем, а его агентами, отвечающими непосредственно перед потребителями услуг, не придает различительную способность обозначению именно в отношении услуг заявителя, которые он сам непосредственно потребителям по агентским соглашениям не оказывает, а взаимоотношения между агентами и принципалом носят гражданско-правовой характер и неизвестны потребителю.

В другом, также уже упоминавшемся деле арбитражный суд указал, что "товарный знак по международной регистрации N 511256 заявлен на регистрацию на территории Российской Федерации на имя компании Knauf Gips KG, а представленные заявителем документы имеют отношение к разным юридическим лицам, в том числе ООО "Кнауф Гипс", ООО "Кнауф Маркетинг Челябинск", ООО "Кнауф Маркетинг Хабаровск", ОАО "Кубанский гипс - Кнауф" и иным лицам. Документы, подтверждающие использование обозначения "МР 75" самим правообладателем - компанией Knauf Gips KG, представлены не были". При этом следует отметить, что в данном деле были доказательства того, что указанные лица являются аффилированными с заявителем.

Представляется, что указанная позиция судов не является верной. Несмотря на то что правообладателем товарного знака является, как правило, одно юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, фактическое использование товарного знака может осуществляться несколькими лицами (в том числе на основании лицензионных договоров, агентских договоров, договоров заказа, договоров о совместной деятельности и др.), воспринимающимися потребителем как один источник происхождения товара.

До регистрации товарного знака также возможны ситуации, когда на приобретение одним обозначением различительной способности в качестве указания на один источник происхождения товара могут быть направлены совместные усилия нескольких зависимых организаций (или независимых, но действующих в интересах одного будущего правообладателя).

В каждом случае результат оценки подобного совместного использования обозначения будет зависеть от всех фактических обстоятельств определенного дела, что, впрочем, справедливо для любого вывода о наличии у конкретного обозначения приобретенной различительной способности.

Подводя итог анализу судебной практики по вопросу оценки приобретенной различительной способности обозначения в случае, когда оно используется несколькими независимыми лицами, можно сделать вывод, что одновременное использование обозначения несколькими производителями делает крайне затруднительным или даже невозможным приобретение указанным обозначением различительной способности. Более того, в случае если регистрация изначально неохраноспособного товарного знака все же произойдет, то факт использования данного товарного знака до даты приоритета разными лицами может служить основанием для его аннулирования.

Вместе с тем судебная практика исходит из того, что использование обозначения третьими лицами до даты подачи заявки не всегда свидетельствует об отсутствии у товарного знака приобретенной различительной способности, особенно если такое использование имело незначительный объем или осуществлялось недобросовестно.

Кроме того, в случае, когда обозначение до даты подачи заявки использовалось несколькими лицами, суды, как правило, помимо оценки различительной способности самого обозначения, также исследуют вопрос о том, не затронет ли регистрация данного обозначения права третьих лиц.

В случаях, когда заявленное обозначение использовалось до даты приоритета как самим заявителем, так и его аффилированными лицами, российская судебная практика исходит из того, что подобное использование обозначения зависимыми лицами также препятствует приобретению им различительной способности или, как минимум, не должно учитываться при оценке общего объема использования регистрируемого обозначения.

Однако представляется, что указанная позиция судов не является верной. При проверке заявленного обозначения в таком случае в первую очередь необходимо оценивать, действовали ли указанные зависимые лица в интересах одного будущего правообладателя. В случае если совместные усилия указанных лиц привели к тому, что спорное обозначение стало восприниматься потребителем как указание на один источник происхождения товара, обозначение может быть признано обладающим различительной способностью.