Полномочия по оценке приобретенной различительной способности

В соответствии с п. 1 ст. 1499 ГК РФ оценка различительной способности обозначения, заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в том числе оценка наличия или отсутствия приобретенной различительной способности, проводится федеральным органом исполнительной власти в ходе проведения экспертизы ex officio, т.е. независимо от просьбы заявителя или наличия поданных возражений.

При этом доказательственной базой приобретения различительной способности будут служить представленные заявителем материалы, подтверждающие длительность и интенсивность использования данного обозначения. Указанные материалы могут быть представлены заявителем как в ответ на уведомление экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям п. 1 ст. 1483 ГК РФ, так и по инициативе заявителя одновременно с подачей заявки, если он заранее прогнозирует отказ в регистрации по данному основанию.

В теории не исключен вариант, когда экспертиза может сделать вывод о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности самостоятельно, основываясь на имеющихся в распоряжении экспертизы общедоступных словарно-справочных и иных материалах.

При этом вопрос о том, правомочен ли эксперт патентного ведомства самостоятельно осуществлять оценку приобретенной различительной способности обозначения, как правило, не встает, поскольку полномочия экспертизы по проверке заявленного обозначения на предмет его соответствия п. 1 ст. 1483 ГК РФ прямо следуют из ст. 1499 ГК РФ.

При рассмотрении дел, связанных с регистрацией или оспариванием правовой охраны зарегистрированных товарных знаков, в суде иногда встает вопрос о том, входит ли в компетенцию суда оценка приобретенной различительной способности обозначения. Обусловлено данное обстоятельство наличием в АПК РФ положений, предусматривающих возможность назначения судом экспертизы для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний*(467).

В частности, согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд может назначить экспертизу. Это актуализирует вопрос о том, необходимы суду специальные познания для оценки приобретенной различительной способности обозначения или товарного знака или нет.

С одной стороны, достаточно распространено мнение, что вопрос о том, приобрело ли обозначение различительную способность в результате использования, нельзя решить без учета мнения потребителя, в отношении которого указанная различительная способность обозначения и приобретается. Поэтому без результатов социологического опроса, проведенного в рамках назначенной судом социологической экспертизы, нельзя сделать вывод об индивидуализирующей способности обозначения. Также встречаются мнения о необходимости проведения в данном случае маркетингового или иного подобного исследования, которое позволило бы точно определить долю товара, маркированного конкретным обозначением, на рынке, что свидетельствовало бы о степени его узнаваемости.

С другой стороны, существует мнение, что наличие или отсутствие приобретенной различительной способности является исключительно вопросом права, в связи с чем решение данного вопроса относится к компетенции суда.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к его исключительной компетенции.

Так, в одном из дел, разрешая вопрос о необходимости назначения экспертизы по вопросу оценки приобретенной различительной способности, арбитражный суд кассационной инстанции указал следующее:

"Заявляя ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, ОАО "Промсвязь" просило поставить перед экспертами вопрос о том, приобрело ли обозначение "ИКМ-7ТМ" различительную способность в результате его использования заявителем.

Между тем в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ на разрешение экспертизы могут быть поставлены только вопросы, требующие специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Вопросы права, толкования и применения правовых норм, которые относятся к компетенции суда, на разрешение экспертизы поставлены быть не могут.

Согласно п. 8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 г. N 66 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", определяя круг и содержание вопросов, по которым необходимо провести экспертизу, суд исходит из того, что вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к его исключительной компетенции.

При таких обстоятельствах, рассмотрев заявленное ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что сформулированные заявителем вопросы, по которым должна быть проведена экспертиза, не требуют специальных познаний, поскольку могут быть разрешены на основании норм действующего законодательства и представленных сторонами доказательств"*(468).

Таким образом, арбитражный суд кассационной инстанции посчитал, что вопрос о приобретении обозначением различительной способности является вопросом права, по которому в принципе не может быть назначена экспертиза. Вряд ли можно согласиться с подобным выводом. Представляется, что наличие у обозначения или товарного знака приобретенной различительной способности все же является вопросом факта. Вопрос о необходимости назначения экспертизы для установления данного факта должен решаться исходя из иных предпосылок.

Ответ на вопрос о том, является оценка приобретенной различительной способности вопросом права или вопросом факта, имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. По общему правилу в гражданском и арбитражном процессах обязанность по доказыванию фактов, имеющих значение для дела, лежит на сторонах и иных лицах, участвующих в деле, в то время как установление правовых последствий оценки доказательств входит в компетенцию суда.

Очевидно, что вывод о наличии или об отсутствии у обозначения различительной способности как средства индивидуализации не является результатом толкования норм права. Способность отличать товары разных производителей заложена в самом обозначении и является объективным фактом, независимым от правового регулирования охраноспособности обозначения.

В связи со сказанным представляется наиболее правильной позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, высказанная по одному из упоминавшихся дел, касающемуся правомерности регистрации товарного знака "Компромат.ru". Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что "наличие или приобретение различительной способности в результате использования обозначения является вопросом факта, который относится к компетенции суда, рассматривающего спор по существу". Также интересно, что в приведенном случае Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ даже не поднимал вопрос об отсутствии у суда необходимых знаний для самостоятельной оценки приобретенной различительной способности обозначения и, как следствие, необходимости назначения соответствующей экспертизы.

Несомненно, что проведенное в соответствии с правильной методикой социологическое исследование на предмет восприятия потребителем спорного обозначения является лучшим доказательством наличия или отсутствия у обозначения приобретенной различительной способности. Вместе с тем, как показывает практика, отсутствие соответствующего социологического исследования не является препятствием для установления факта наличия приобретенной различительной способности, поскольку последняя может быть установлена на основании иных доказательств, таких как данные о количестве и интенсивности рекламы, территории распространения товара, длительности его производства и т.д.

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что российское законодательство, относя оценку приобретенной различительной способности к компетенции экспертизы Роспатента, не устанавливает специальных требований к квалификации экспертов, осуществляющих данную оценку. Единственным требованием, которое предъявляется внутренними инструкциями Роспатента к квалификации экспертов, является знание законодательства в области правовой охраны товарных знаков и опыт его применения, т.е. по сути это те знания, которыми априори должен обладать и суд. В случае если бы судебная практика пошла по пути признания необходимости обязательного наличия специальных знаний в области, отличной от законодательства, для установления факта приобретения обозначением различительной способности, сложилась бы парадоксальная ситуация, ставящая под сомнение легитимность оценки приобретенной различительной способности самой экспертизой Роспатента.

Таким образом, вопрос оценки приобретенной различительной способности является вопросом оценки доказательств, который входит в компетенцию суда, рассматривающего соответствующее дело по существу, в связи с чем отсутствуют правовые основания для назначения судом экспертизы по данному вопросу.

А.А. Робинов