Патентное право

Пункт 47. Случаи, указанные в п. 4 ст. 1349 ГК РФ, являются новыми для российского патентного законодательства - законодатель прямо исключает из сферы патентного права решения, предоставление охраны которым в настоящее время считается недопустимым по моральным причинам. Введение таких ограничений обосновано международными нормами: перечисленные в п. 4 указанной статьи исключения основаны на Дополнительном протоколе о запрете клонирования человека от 12 января 1998 г. к Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине от 4 апреля 1997 г.*(87) и составлены с учетом Директивы ЕС от 6 июля 1998 г. N 98/44 "О правовой охране биотехнологических изобретений".

Пункт 10.4.3.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 327) лишь повторяет эти случаи, не давая к ним дополнительных комментариев. Согласно п. 24.5 Регламента устанавливается, что при осуществлении проверки патентоспособности изобретения первоначально проверяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны. При отнесении заявленного предложения к исключенным из патентной охраны заявитель уведомляется об этом до истечения шести месяцев со дня начала экспертизы по существу, при предполагаемом отнесении объекта к этой категории заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов.

Если предложение будет относиться к случаям, исключенным из патентной охраны, дальнейшая экспертиза не проводится и патентное ведомство может отказать заявителю в выдаче патента уже на этом этапе.

Пункт 48. Данное пояснение решает сразу несколько важных вопросов. Во-первых, оно направлено на разграничение компетенции судов и патентного ведомства*(88). Патентное ведомство не может решать вопросы о принадлежности исключительного права. В то же время суд не должен рассматривать эти вопросы до момента регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, так как регистрация указанных объектов является обязательным условием охраны исключительных прав на них. Следовательно, до того как объект будет зарегистрирован, рассмотрение спора о принадлежности исключительного права является невозможным. Это определяется тем, что регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца - необходимое условие охраны права на такие объекты.

Второй важный момент данного разъяснения касается определения соотношения судебного решения и регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. Принятие судебного решения не отменяет необходимость осуществить внесение изменений в данные государственной регистрации такого объекта. Однако внесение изменений в соответствующий государственный реестр в этом случае является хотя и необходимым, но формальным моментом. Патентное ведомство не может отказать во внесении изменений в реестр, оно вообще не должно рассматривать вопрос по существу.

Пункт 49. Данный пункт комментируемого постановления связан с изменением сроков действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец. Максимальный срок действия исключительного права на полезную модель увеличился с восьми (5 + 3) до 13 (10 + 3) лет, а для промышленного образца - с 15 (10 + 5) до 25 (15 + 10) лет. Вполне понятно, что возник вопрос о том, какой срок должен применяться к уже зарегистрированным объектам, срок действия исключительного права в отношении которых прямо обозначен в ранее выданных охранных документах.

Исходя из положений Вводного закона, в отношении прав, которые уже возникли на момент введения в действие части четвертой ГК РФ, будут применяться режимы, которые определены новым законом. Это означает, что независимо от того, что указано в свидетельстве или патенте, срок действия исключительного права для уже зарегистрированных полезных моделей и промышленных образцов будет рассчитываться по новым правилам. Если срок действия исключительного права уже один раз продлевался, то появляется возможность удлинить его снова, несмотря на то, что формально закон предполагает лишь однократное продление срока действия исключительного права на указанные объекты.

Следует иметь в виду, что в случае принятия обсуждающихся сейчас поправок в ГК РФ, сроки действия исключительных прав для полезных моделей будут составлять 10, а для промышленных образцов - пять лет, причем этот срок для полезной модели продлить будет нельзя, а для промышленного образца - можно - каждый раз на пять лет, но в целом не более чем на 25 пять лет*(89).

Пункт 50. Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору также подлежат государственной регистрации.

Очевидно, что подчинение договора регистрационной модели влечет необходимость отражения в регистрационных данных и внесенных изменений. Но не следует излишне осложнять положение сторон договора, заставляя их регистрировать любые, даже самые незначительные изменения в договоре. Исходя из этого подхода, традиционно Роспатент не требовал регистрации любых изменений в договоре, ограничиваясь только наиболее важными.

Согласно п. 2 Правил государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных*(90) государственной регистрации подлежат изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, и расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом*(91).

В частности, для договоров об отчуждении исключительных прав существенными условиями являются указание соответствующего результата интеллектуальной деятельности и вознаграждения или порядка его определения (ст. 1234 ГК РФ). Для лицензионных договоров кроме этих условий необходимо также указание на способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Высшие суды, однако, решили подойти к вопросу шире, заявив в целом о необходимости регистрации изменений в зарегистрированные договоры. Таким образом, исходя из этой позиции, теперь нужно регистрировать любые изменения в зарегистрированных договорах. Несомненно, такой подход является дополнительным обременением для сторон договора, но в какой-то мере облегчает рассмотрение споров.

Наконец, еще один важный вывод судов касается уступки права требования и перевода долга. В обоих случаях, согласно данному разъяснению, необходима регистрация в Роспатенте. Таким образом, даже в случае, когда заключается соглашение об уступке отдельного права требования, вытекающего из договора, например права требования определенной денежной суммы, соглашение должно быть зарегистрировано в Роспатенте.

Так, в деле по спору ЗАО "Ст. Медифарм" и ОАО "Красногорские лекарственные средства" возникла следующая ситуация. Патентообладатель - ОАО "Красногорские лекарственные средства" заключил с авторами изобретений "Сбор урологический" и "Сбор желудочно-кишечный" договор, в котором был определен порядок выплаты авторам, не являющимся патентообладателями, вознаграждения. Один из соавторов заключил с ЗАО "Ст. Медифарм" договор об уступке права требования, по которому он уступил цессионарию право на включение в состав патентообладателей в отношении указанных изобретений и право на получение вознаграждения. Понятно, что в отношении "включения в состав патентообладателей" передавать какое-либо право было невозможно, так как право авторства передать нельзя, а исключительного права у данного лица не было. А вот в отношении уступки права на получение вознаграждения суд сослался как раз на комментируемое разъяснение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, указав на необходимость регистрации данного договора как на условие его действительности. В иске было отказано*(92).

Пункт 51. Часть четвертая ГК РФ закрепляет в качестве общего принципа обязанность выплаты вознаграждения работнику со стороны работодателя в случае, если он признает целесообразным каким- либо образом использовать служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец. Работодатель имеет выбор - отказаться от приобретения прав на созданное изобретение (если в течение четырех месяцев с момента уведомления работником о созданном изобретении работодатель не подаст заявку на выдачу патента, не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации об изобретении в тайне, то право на получение патента вернется к работнику) и ничего не платить работнику или совершить какие-либо из указанных действий и уплатить работнику вознаграждение (кроме случая, когда подается заявка на выдачу патента, - тогда обязанность по уплате вознаграждения возникнет после получения патента или отказа в выдаче патента по зависящим от работодателя причинам). Если право на получение патента вернется к работнику, то в дальнейшем работодатель сможет использовать изобретение только при условии выплаты работнику вознаграждения.

Обязанность выплаты вознаграждения автору результата интеллектуальной деятельности возложена только на работодателя, причем комментируемое постановление подчеркивает, что работодателем он должен быть на момент создания служебного объекта. Таким образом, перевод сотрудника даже между компаниями одной группы не дает возможности работнику предъявлять требования по новому месту работы. Однако в случае реорганизации работодателя все обязанности по выплате вознаграждения автору перейдут к реорганизованному лицу. Ни приобретатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, ни лицо, использующее такой объект на основании договора или в силу закона, не обязаны производить какие-либо выплаты автору (если только он не является одновременно обладателем исключительного права).

Этот же подход реализован и в п. 5 комментируемого постановления.

На основании этого было отказано в иске авторам изобретения, предъявившим иск к воинской части. Воинская часть приобрела исключительное право на изобретение в рамках договора на выполнение опытно-конструкторской работы Тамбовским научно-исследовательским институтом радиотехники "Эфир", работниками которого являлись авторы данного изобретения*(93).

Размер выплачиваемой компенсации определяется сторонами в договоре. Представляется, что, учитывая гражданско-правовой характер соглашения, нет препятствий для установления "нулевого" размера компенсации или вознаграждения, например путем указания на то, что эти выплаты уже учтены при определении размера заработной платы. Однако в любом случае это должно быть определено в договоре.

Споры о выплате подобной компенсации или вознаграждения (в том числе и об определении их размера) разрешаются судом общей юрисдикции.

Пункт 52. Согласно Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (п. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ). Не является исключением и Роспатент: лицо, недовольное решением Роспатента, может обратиться в суд, в частности, в случае нарушения установленной процедуры.

Однако не каждое такое нарушение должно влечь отмену соответствующего правового акта Роспатента. Для того чтобы предупредить злоупотребления со стороны недобросовестных лиц, комментируемое постановление указало условие, необходимое для отмены ненормативного правового акта Роспатента, - нарушение не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения лица. Неопределенность формулировок здесь вынужденная, так как то, что, например, не были приняты во внимание доводы заявителя о различии его изобретения с выявленным прототипом, в одном случае может предопределить отказ, а в другом - никак не повлиять, поскольку заявка вообще была оформлена неправильно. Иначе говоря, заявитель должен доказать, что существует причинная связь между допущенным процедурным нарушением и вынесенным решением Роспатента.

Так, анализируя нарушения, допущенные в ходе рассмотрения в Палате по патентным спорам, суд принял во внимание неоднократность отложения рассмотрения возражений и осведомленность представителя заявителя о факте подачи возражений и нахождения их в производстве Роспатента, сослался на наличие сведений о получении уведомления патентным поверенным заявителя, на факт переноса заседания коллегии Роспатента по ходатайству представителя заявителя. В качестве обстоятельства, косвенно подтверждающего невозможность в рассматриваемой ситуации существенного нарушения Роспатентом прав истца, суд также указал на незаявление данным лицом в ходе рассмотрения судебного дела каких-либо возражений относительно позиции Роспатента по вопросу наличия правовых оснований для признания правовой охраны спорного товарного знака недействительной*(94).

Пункт 53. Как ГПК РФ, так и АПК РФ предусматривают специальные правила для оспаривания ненормативного акта органа государственной власти и должностного лица. В зависимости от того, идет ли речь о нарушении прав и свобод гражданина или о нарушении прав и законных интересов лица в сфере экономической деятельности, решение оспаривается соответственно в рамках гражданского или арбитражного процесса.

В комментируемом пункте постановления отражено определенное процессуальное различие между двумя процессами: если в гражданском процессе принимается решение об обязанности государственного органа или должностного лица устранить допущенные в результате издания акта нарушения прав и свобод гражданина или препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то в арбитражном процессе оспариваемый акт непосредственно признается недействительным, а также устанавливается обязанность соответствующего лица устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Это должно быть учтено при подготовке решения по делу, чтобы не возникли сложности с его исполнением.

Помимо решения юридической судьбы самого ненормативного акта суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие действия, включая (при необходимости) повторное рассмотрение заявления или возражения лица.

На практике суды нередко широко толкуют это разъяснение. Примером может быть спор между ЗАО "Объединенная система моментальных платежей" и Роспатентом. Решением Арбитражного суда г. Москвы признано недействительным решение Роспатента, которым оставлено в силе решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака изобразительного обозначения. Роспатент с этим решением не согласился. По его мнению, способами защиты нарушенного права заявителя должны являться отмена решения Роспатента и восстановление положения, существовавшего до принятия оспариваемого решения Роспатента, - обязание Роспатента повторно рассмотреть возражение заявителя на решение экспертизы с учетом решения суда и сделанных им выводов. Суд апелляционной инстанции признал, что установление обязанности Роспатента зарегистрировать товарный знак является обязанностью "совершить соответствующие правоустанавливающие действия", кроме того, он отметил, что следование позиции Роспатента приведет к ситуации, когда регистрация товарного знака будет зависеть от волеизъявления Роспатента. В данном случае для восстановления нарушенного права заявителя необходимо обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак*(95). Кассационная инстанция поддержала эту позицию*(96). Сходные решения принимались и в других делах*(97).

Решение суда общей юрисдикции направляется в Роспатент, который должен не позднее чем в течение месяца со дня получения решения сообщить об исполнении решения как суду, так и гражданину.

Важно заметить, что срок для ответа в данном случае предписан законом (ч. 3 ст. 258 ГПК РФ), поэтому он не может быть изменен в судебном решении.

В отличие от этого решение арбитражного суда об оспаривании ненормативных правовых актов подлежит немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда. Ненормативный акт, признанный недействительным, не подлежит применению с даты принятия решения арбитражного суда.

Комментируемый пункт постановления также указывает на возможность обязать Роспатент аннулировать патент или регистрацию товарного знака в случае, если предметом рассмотрения является решение Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку. Однако следует иметь в виду, что патенты на изобретение, полезную модель или промышленный образец могут быть признаны недействительными и самим решением суда (п. 3 ст. 1398 ГК РФ).

В случае неисполнения требований, установленных в решении, в том числе в части информирования суда о совершенных действиях, должностное лицо Роспатента и Роспатент в целом могут быть привлечены к установленной законодательством ответственности. В частности, на них можно наложить штраф, предусмотренный ст. 17.15 КоАП.

Пункт 54 комментируемого постановления содержит три важных разъяснения. Во-первых, исходя из того, что аннулирование действия патента или предоставление охраны товарному знаку осуществляется с обратной силой - с даты подачи соответствующей заявки (см., например, п. 4 ст. 1398 ГК РФ), перестают рассматриваться в качестве нарушений действия третьих лиц по использованию соответствующих объектов, совершенные в период действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак. Причем это правило работает независимо от того, была уже предъявлена претензия такому лицу или нет.

В случае если в дальнейшем действие патента будет восстановлено, лица, использовавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец либо сделавшие приготовления к этому в период, когда патент не действовал, будут иметь ограниченное (без возможности расширить объем использования) право использования этих объектов в дальнейшем - право послепользования (п. 3 ст. 1400 ГК РФ).

Во-вторых, поясняется, что можно оспаривать действительность патентов и предоставление охраны товарным знакам даже после прекращения действия исключительного права, например, с целью освободиться от ответственности за использование таких объектов в прошлом.

В-третьих, признание действия сделок, заключенных до момента признания недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, в исполненной части относится не только к лицензионным договорам, о которых прямо говорит ГК РФ (п. 4 ст. 1398 и п. 5 ст. 1513), но и к любым иным сделкам, куда прежде всего нужно отнести договоры об отчуждении исключительного права, а также договоры залога. Несмотря на прекращение исключительного права, признание указанных сделок очень важно. Так, все платежи, произведенные по договорам, будут признаны действительными. Соответственно будут признаваться и гарантии, предусмотренные такими договорами, в частности, относящиеся к действительности предоставленных прав, возможна ответственность за нарушение договора в исполненной части и т.д. Однако все эти положения могут применяться только к действиям, осуществленным до момента признания патента недействительным. Неисполненные обязанности прекращают свое действие.

Пункт 55 является логическим продолжением предыдущего. Следует обратить внимание, что в комментируемом постановлении проводится различие между моментом признания патента недействительным (согласно п. 54 комментируемого постановления решение о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия) и моментом аннулирования патента (день подачи заявки). Исходя из этого, фраза "соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие" указывает на момент полного прекращения действия лицензионных договоров, но не решает вопрос о действии договоров в неисполненной части в предыдущий период, а здесь определяющим является момент аннулирования патента. Таким образом, вступление в силу решения об аннулировании патента или предоставления правовой охраны товарному знаку означает, что в неисполненной части договор считается прекращенным с момента заключения, но полностью прекращается в момент признания патента (или предоставления правовой охраны товарному знаку) недействительным.

Такое разграничение позволяет по-разному подходить к платежам, которые уже уплачены по договору и которые только надлежит осуществить.

Поскольку платежи, совершенные до признания недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку, признаются действительными (ведь они произведены в период действия договора), они не могут рассматриваться в качестве неосновательного обогащения. При этом не стоит вопрос о том, какой срок предоставления права охватывал соответствующий платеж, поэтому плательщик не может истребовать платежи даже в том случае, когда они были осуществлены за будущий период времени, в который, как выяснилось впоследствии, патент (или право на товарный знак) уже не действовал.

В то же время, поскольку в остальной части договоры прекращаются с момента их заключения, то в случае, если платеж произведен не был, истребовать его нельзя даже за период, в который патент (или право на товарный знак) действовал. Но если на момент признания патента недействительным уже вступило в законную силу судебное решение о взыскании определенных неуплаченных лицензионных платежей, то такое решение подлежит исполнению в полном объеме*(98).

Стоит заметить, что конституционность п. 4 ст. 1398 ГК РФ, определяющей последствия признания недействительным патента для существующих лицензионных договоров, была предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Суд, рассмотрев указанную норму в совокупности с данным пунктом комментируемого постановления, пришел к выводу: "Такое регулирование направлено на поиск баланса интересов лицензиата и лицензиара после признания патента недействительным, а, следовательно, положение пункта 4 статьи 1398 ГК Российской Федерации не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителей"*(99).

Пункт 56 комментируемого постановления касается разграничения компенсации причиненных убытков и компенсации как вида вознаграждения.

Устанавливая способы защиты исключительных прав, ст. 1252 ГК РФ указывает среди прочего на возможность требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, причем в этом случае правообладателю не надо доказывать размер причиненных убытков. Это первый тип компенсации. Однако эта компенсация, как указывает п. 3 ст. 1252 ГК РФ, может взыскиваться только "в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации". В отношении объектов патентного права такого указания нет, что означает невозможность для правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков уплаты компенсации*(100).

В то же время в гл. 72 ГК РФ, посвященной патентному праву, компенсации упоминаются несколько раз, включая подп. 8 п. 1 ст. 1406, где судам предоставляется право рассматривать среди прочего споры о компенсациях. Постановление поясняет, что в данной норме речь идет о компенсации как виде вознаграждения, и называет случаи, к которым эта норма относится*(101).