23. Комерческое обозначение как объект интелектуальной собственности.

Коммерческое обозначение- обозначение, индивидуализирующее торговое, промышленное или иное предприятие, не являющееся фирменным наименованием и не подлежащее обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1538 ГК РФ).

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

C вступлением в силу части четвертой ГК РФ предполагается ввести в оборот принципиально новый для России объект интеллектуальной собственности - коммерческие обозначения. В п. 1 ст. 1538 части четвертой ГК указано, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

До принятия части четвертой ГК РФ коммерческое обозначение упоминалось только в гл. 54 ГК РФ, посвященной регулированию договора коммерческой концессии. В ст. 1027 Кодекса указано, что по такому договору в составе комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю, могут быть переданы права на использование коммерческого обозначения. Кроме этого упоминания, в Кодексе не содержалось положений, раскрывающих понятие "коммерческое обозначение". Оно не было включено российским законодательством в число объектов исключительных прав, а следовательно -согласно ст. 138 ГК РФ - в России не охранялись.

В связи с отсутствием правового регулирования доктриной было выработано общее понимание термина, в соответствии с которым коммерческое обозначение используется субъектом предпринимательской деятельности с целью индивидуализации себя, своего предприятия и производимых (выполняемых, оказываемых) им товаров (работ, услуг).

Предполагалось, что в качестве коммерческих обозначений используются обозначения, не являющиеся ни фирменными наименованиями, ни товарными знаками, но выполняющие их функцию. Некоторыми исследователями выделялось также такое качество коммерческого обозначения, как его общеизвестность (см. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1997, с. 630).

Типичный пример коммерческого обозначения - логотип - специально разработанное, оригинальное начертание полного или сокращенного наименования фирмы. Логотип сам по себе не является фирменным наименованием, это качественно другой объект, так как в нем обычно присутствует изобразительный элемент - способ начертания, дополнительные графические элементы и т. п.

Разновидностями коммерческих обозначений могут быть названия предприятий розничной торговли, бытового обслуживания и сферы услуг (в том числе магазинов, ресторанов, гостиниц и т. д.), эмблемы и другие символы фирменного стиля коммерческой организации, не подпадающие под правовой режим фирменных наименований и товарных знаков, наименования транспортных средств (морских и воздушных судов), и т. д.

Как видно, определение в п. 1 ст. 1538 ГК РФ в целом соответствует сложившемуся пониманию коммерческого обозначения, за исключением того, что законодатель закрепил за ним только функцию индивидуализации предприятий. Другими словами, в хозяйственном обороте оно призвано выполнять функции фирменного наименования, а не товарного знака, и не может индивидуализировать товары или услуги. Нашел отражение в новом законе и признак известности коммерческого обозначения как условие его охраноспособности. В частности, в п. 1 ст. 1539 ГК указано, что одним из условий возникновения исключительного права на коммерческое обозначение является его известность в пределах определенной территории. 

Признание исключительного права на коммерческое обозначение оценивается исследователями как самое смелое и спорное решение из предложенных в законе. С одной стороны, такая охрана коммерческих обозначений соответствует международной практике и существует во многих развитых правопорядках. С другой стороны, введение исключительного права на коммерческие обозначения может повлечь множество правовых проблем, связанных с возможными коллизиями с правами на другие объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации.

Если относить коммерческие обозначения к объектам интеллектуальной собственности, то следует признать исключительное право на такие обозначения, как названия клубов или ресторанов. Нет полной ясности относительно того, как эти исключительные права будут соотноситься с правами на фирменные наименования и товарные знаки, по каким критериям следует определять старшинство возникновения права и сходство в случае коллизии с другим объектом интеллектуальной собственности.

Применение принципа старшинства права Как указано в п. 2 ст. 1539 IV части ГК, не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Таким образом, в случае коллизии права на коммерческое обозначение с правом на фирменное наименование или товарный знак лица, осуществляющего аналогичную деятельность, вопрос решается по традиционному принципу старшинства возникновения права. Однако если в случае с фирменным наименованием и товарным знаком определение момента возникновения права на них не составляет большой сложности, то в случае с коммерческим обозначением это весьма затруднительно. Ведь право на коммерческое обозначение нигде не регистрируется и в этом оно сходно с авторским правом. Пользуясь этим обстоятельством, недобросовестный правообладатель теоретически может требовать прекращения использования известного товарного знака (например, "Nike" или "Adidas") на территории России только потому, что до возникновения права на данные товарные знаки на территории РФ он использовал идентичное коммерческое обозначение в качестве названия магазина спортивных товаров.

При доказывании времени возникновения исключительного права на коммерческое обозначение в случае коллизии прав необходимо доказать, помимо прочего, что обозначение приобрело известность в определенное время в пределах определенной территории. Во многих случаях это представляется весьма затруднительным, например, если обозначение использовалось в небольшом масштабе и не является широко известным. Кроме того, не совсем понятно, по каким критериям оценивать известность коммерческого обозначения и как доказывать известность того или иного обозначения в суде.  

Использование обозначения, способное ввести в заблуждение В соответствии с новыми положениями ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу. В частности, одной из форм использования коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, рассматривается использование обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или коммерческим обозначением. При определении сходства до степени смешения используемого коммерческого обозначения и фирменного наименования или товарного знака возникает  вопрос о критериях такого сходства.  

На практике и в доктрине не решен окончательно вопрос о том, является ли нарушением права на фирменное наименование его использование без указания на организационно-правовую форму. Показателен следующий случай конфликта прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование.

ООО "Нью-Йорк Пицца" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к индивидуальному предпринимателю Кирееву Д.К. о защите своего фирменного наименования путем запрета предпринимателю использовать в своей деятельности в ресторане быстрого питания обозначения "Нью-Йорк Пицца", "New York Pizza" и "NYP", являющиеся, по мнению истца, его полным и сокращенным фирменным наименованием на русском и английском языках.

По утверждению истца, используемые обозначения тождественны или сходны до степени смешения с его фирменным наименованием, что должно квалифицироваться как нарушение его исключительного права на фирменное наименование.

Арбитражный суд первой инстанции согласился с доводами истца и удовлетворил требование со ссылкой на ст. 54 и 132 ГК РФ.

ВАС РФ отменил решение суда первой инстанции, сочтя, что суд первой инстанции неправильно определил объект защиты, указав, что фирменным наименованием истца является словесное обозначение: на русском языке - "Нью-Йорк Пицца", на английском - "New York Pizza" и сокращенное обозначение - "NYP". Вопреки требованиям ст. 54, 87 ГК РФ и ст. 4 Закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" суд не включил в структуру полного фирменного наименования его обязательную часть: указание на организационно - правовую форму юридического лица (слова "общество с ограниченной ответственностью"), а в структуру сокращенного - аббревиатуру "ООО". Исследуя обозначение "NYP", суд счел его фирменным наименованием необоснованно, поскольку это противоречит уставу общества.

В Постановлении ВАС РФ указано, что судом первой инстанции не дана оценка тому обстоятельству, что предприниматель Киреев Д.К. в рекламных целях использовал в ресторанах-пиццериях спорные обозначения задолго до регистрации истца. В подтверждение этого факта ответчик представил суду санитарно-эпидемиологическое разрешение, кассовые чеки и другие материалы.

ВАС РФ также отметил: поскольку в данном деле спор вызван столкновением не двух зарегистрированных тождественных фирменных наименований, а зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания использования незаконным следовало определить не только степень их сходства, но одновременно сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной). Указано также, что при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также допущены ли предпринимателем иные акты недобросовестной конкуренции (Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2002 № 4193/01).

В настоящее время в судебной практике доминирует подход, в соответствии с которым нарушением права на фирменное наименование признается его использование в полном виде, с указанием на организационно-правовую форму. Согласно данному подходу использованием коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, следует признать использование обозначения в очень ограниченном числе случаев - когда обозначение содержит указание на организационно-правовую форму, идентичную с ОПФ обладателя фирменного наименования.

В указанном Постановлении Президиума ВАС РФ обращено внимание на то, что для признания использования коммерческого обозначения незаконным следует не только определить степень сходства "конфликтующих" объектов, но одновременно сравнить сферы фактической деятельности правообладателей (деловой и территориальной).

Представляется, что данное разъяснение в полной мере корреспондирует положению ГК о том, что неправомерным использованием коммерческого обозначения является именно такое использование, которое способно ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия. Ведь использование в одном субъекте РФ коммерческого обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком, известным в пределах другого субъекта РФ, вряд ли можно признать вводящим в заблуждение.

Аналогичный подход справедлив и в отношении сфер деятельности правообладателей: вводящим в заблуждение следует признавать подобное использование коммерческого обозначения, которое осуществляется в отношении тех же или однородных видов деятельности (товаров и услуг), что и сходное фирменное наименование (сходный товарный знак). В противном случае говорить о введении в заблуждение относительно принадлежности предприятия можно говорить только в случаях, когда сходное фирменное наименование (товарный знак) является широко известным и даже его использование в отношении неоднородных видов деятельности (товаров и услуг) создает риск введения в заблуждение.

Защита коммерческого обозначения от неправомерного использования В п. 1 ст. 1539 ГК указано, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение). Это означает, что обладатель исключительного права на фирменное наименование вправе требовать прекращения нарушения его права от всех лиц, допускающих незаконное использование обозначения.

В отличие от соответствующих положений части четвертой ГК РФ о фирменных наименованиях и товарных знаках (см. п. 3 ст. 1474, п. 3 ст. 1484 ГК РФ), нормы о коммерческих обозначениях не конкретизируют, что следует признавать  нарушением исключительного права на коммерческое обозначение. В частности, из закона нельзя сделать вывод о том, является ли нарушением любое использование коммерческого обозначения неуполномоченным лицом, или только использование в отношении определенного вида деятельности (товаров и услуг), создающее угрозу смешения правообладателей.

Более оправданным представляется подход, изложенный в указанном Постановлении Президиума ВАС РФ: в случае коллизии прав на средства коммерческой индивидуализации следует определить не только степень сходства "конфликтующих" объектов, но одновременно сравнить сферы фактической деятельности правообладателей (деловой и территориальной). Поэтому нарушением права на коммерческое обозначение следует признавать такое использование обозначения, которое создает угрозу введения в заблуждение в отношении субъекта, ведущего деятельность.

Новые положения ГК РФ о товарных знаках содержат положения, касающиеся охраны коммерческих обозначений от неправомерного использования. В п. 8 ст. 1483 ГК указано: не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (отдельными элементами такого обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. При нарушении данного требования регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично путем подачи возражения в Палату по патентным спорам Роспатента.

Введение исключительных прав на коммерческие обозначения Еще до принятия части четвертой ГК РФ многими исследователями высказывались обоснованные сомнения относительно целесообразности придания коммерческим обозначениям статуса объекта интеллектуальной собственности. Во избежание терминологической путаницы, конфликтов и судебных споров между субъектами гражданского оборота предлагалось отказаться от категории коммерческого обозначения в пользу традиционных для российского права объектов интеллектуальной собственности - фирменных наименований и товарных знаков (см. Бобков С.А. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав // Журнал российского права. 2004, № 1).

Тем не менее российский законодатель пошел по другому пути, и с вступлением в силу части четвертой ГК РФ в российском праве появится новый объект исключительных прав. Пока можно только предполагать, какие последствия это будет иметь для гражданского оборота. Однако можно уверенно говорить о том, что имеющиеся недостатки и пробелы в правовом регулировании не будут способствовать формированию единообразной судебной практики и стабильности оборота. Можно прогнозировать появление значительного количества судебных споров, связанных с защитой прав на коммерческие обозначения. Необходимо будет выработать определенные правовые подходы к разрешению подобного рода споров. Большие надежды в этом отношении возлагаются на высшие судебные инстанции.