Фирменное наименование

Согласно гражданскому праву однородные объекты на рынке различаются с помощью средств индивидуализации. В качестве таково рассматриваются средства индивидуализации участников гражданского оборота — фирменное наименование и средства индивидуализации продукции, работ и услуг: товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров. Средство индивидуализации является одним из важнейших способов позиционирования. Кроме того, многие (если не большинство) агенты рынка стремятся не просто иметь отличительный знак, но и сделать его понятным, запоминающимся и привлекательным. Таким образом, на практике средства индивидуализации приобретают не одну, а несколько черт средства позиционирования.

Специального современного закона о фирменном наименовании в России не существует. В числе актов, регулирующих этот вопрос, следует выделить прежде всего ГК РФ и Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»; однако положения, касающиеся этого вопроса, содержатся и в ряде других документов. В этой связи возникают определенные проблемы и пробелы. Так, несмотря на то что значимость фирменного наименования (или просто фирмы) была осознана в России еще сто лет назад, а действующее законодательство включает в себя элементы правового регулирования еще времен нэпа, определения фирмы современный отечественный законодатель (в отличие от дореволюционного) так и не дал. Юридическая литература присвоила понятию фирмы следующее содержание: это наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского оборота.

Фирменное наименование включает обязательные и факультативные элементы. К первым относятся указание на организационно-правовую форму предприятия (государственное унитарное предприятие — ГУП, общество с ограниченной ответственностью — ООО, открытое акционерное общество — ОАО и т. д.1); тип и предмет деятельности (производственное, научное, коммерческое и т. д.); специальное наименование предприятия («Русские самоцветы», «Полюстрово» и т. д.). Факультативные элементы — это добавления типа указаний «универсальный», «центральный» и т. п., в том числе сокращенное наименование фирмы. Положение о фирме (п. 7) запрещает включать в фирменное наименование обозначения, способные ввести в заблуждение (так называемый принцип истинности фирмы). Так, владелец частного предприятия не может избрать в качестве наименования обозначение, указывающее или даже просто ассоциирующееся с государственной принадлежностью предприятия. К сожалению, это положение не всегда соблюдается при регистрации, причем некоторое время была распространена мимикрия коммерческих организаций под общественные, вплоть до весьма сомнительного с указанной точки зрения наименования «Общественное (!) российское телевидение».

Другим способом введения потребителя в заблуждение может стать использование одного и того же названия лицами, имеющими разную организационную структуру. В этом случае полное фирменное наименование будет отличаться несколькими буквами, что формально вполне допустимо, но ставит под сомнение выполнение основного предназначения фирмы — служить средством индивидуализации. Так, вполне законным является существование двух конкурирующих производителей алкогольной продукции под фирменными наименованиями ЗАО (закрытое акционерное общество) «Союзплодимпорт» и ФКП (федеральное казенное предприятие) «Союзплодимпорт». С другой стороны, профессор А. П. Сергеев полагает, что «если предприниматели действуют в совершенно различных и не пересекающихся друг с другом сферах (как деловых, так и территориальных), они вполне могут пользоваться сходными и даже тождественными наименованиями, так как здесь нет опасности введения в заблуждение контрагентов и потребителей». Действительно, существует достаточное количество примеров того, что сходными или даже тождественными фирменными наименованиями пользуются предприятия, действующие в разных сегментах рынка и не вступающие друг с другом в прямую конкурентную борьбу. Так, рекламные услуги предоставляются совершенно разными юридическими лицами с названием ArtCraft в Петербурге, Москве и США. По заявлению генерального директора одного из них И. Кайбанова, такая ситуация его совершенно не тревожит. С другой стороны, расширение деятельности какого-либо из одноименных субъектов может привести к столкновению интересов и последующим судебным разбирательствам. Минимизировать возможность судебных тяжб путем введения запрета на регистрацию одинаковых фирм (т. е. проведения экспертизы по заявке, аналогичной экспертизе заявки на регистрацию товарного знака, см. далее) вряд ли возможно. Во всяком случае, введение заявительной регистрации юридических лиц в 2002 г. исходит из противоположных принципов и делает подобные относительно длительные процедуры фактически невозможными.

Правом на фирму обладают коммерческие юридические лица (п. 4 ст. 54 ГК), и это право возникает у них с момента государственной регистрации юридического лица. Никакой специальной регистрации фирменного наименования законодательством не предусматривается. Некоммерческие юридические лица не имеют фирменных наименований; задача индивидуализации возлагается в этом случае на официальное наименование. Субъекты, не являющиеся юридическими лицами, несмотря на коммерческий характер своей деятельности также не пользуются правом на фирму. Так, физическое лицо, даже если оно является частным предпринимателем, не нуждается в фирменном наименовании, поскольку его собственное имя служит вполне достаточным средством индивидуализации например индивидуальный предприниматель Бочкарев. По букве и духу закона не могут иметь фирменного наименования также обособленные подразделения юридических лиц, в том числе филиалы и представительства, что не всегда соблюдается на практике.

Право на фирму — это личное неимущественное исключительное право: оно органически связано с деловой репутацией юридического лица; никто, кроме правообладателя, не может выступать в гражданском обороте под данным наименованием. Особенностью права на фирму является то, что одновременно оно выступает в качестве обязанности: в установленном порядке юридическое лицо обязано зарегистрировать свое фирменное наименование. С этой точки зрения как нарушение законодательства следует рассматривать анонимное выступление юридических лиц в гражданском обороте, например помещение в печати объявлений о реализации товаров и услуг, найме персонала и т. п. без указания фирменного наименования.

Право на фирму может перейти к новому обладателю предприятия (при условии согласия прежнего владельца и указания преемственности через добавление к фирменному наименованию) и может быть уступлено по договору коммерческой концессии (более подробно об этом см. в разделе о товарных знаках).

Право на фирменное наименование прекращается с ликвидацией юридического лица, однако возможны случаи его досрочного прекращения:

♦ фирмовладелец сам вправе в любой момент отказаться от права на пользование конкретным фирменным наименованием;

♦ при переходе предприятия к новому владельцу, если условия такой передачи не предусматривают сохранение за предприятием прежнего фирменного наименования;

♦ при изменении организационно-правовой формы и иной реорганизации юридического лица;

♦ по решению суда.

Правообладатель, полагающий свое право на фирму нарушенным, может обратиться в антимонопольный орган с заявлением, к которому прилагаются документы, свидетельствующие о нарушении права. Если антимонопольный орган признает факт нарушения, он выдает нарушителю предписание о прекращении нарушения, устранении его последствий и восстановлении первоначального положения. В случае уклонения от исполнения предписания нарушителю грозит штраф и судебное разбирательство. Разумеется, все заинтересованные стороны имеют право на защиту в судебном порядке.

Потерпевший может требовать, чтобы ему были возмещены все убытки, понесенные им в результате нарушения его прав. В качестве реального ущерба в данном случае могут выступать затраты, связанные с переменой скомпрометированного названия, расходы на дополнительную рекламную кампанию и публикации, разъясняющие создавшуюся ситуацию, и т. д.

Товарные знаки и знаки обслуживания

Перед началом предметного разговора о товарных знаках следует уточнить соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак». Между понятиями «бренд» и «товарный знак» в обиходе нередко ставится знак равенства, а под правовой обеспеченностью бренда понимают правовой режим товарного знака. Профессионалы же давно осознали, что бренд к товарному знаку сведен быть не может, хотя товарный знак и является, как правило, важным элементом бренда. Что касается понятия «торговая марка», то позиции юристов и специалистов по маркетингу здесь несколько различаются. Юристы полагают, что понятия «торговая марка» и «товарный знак» синонимичны, поскольку термин «trade mark» на английском языке обозначает тот же объект, что термин «товарный знак» на русском. Среди экономистов же встречается мнение, что эти понятия различаются. Автору этой книги представляется, что отождествление товарного знака и торговой марки имеет большие основания, и мы в дальнейшем будем исходить из того, что торговая марка — анголоязычный термин, а товарный знак — то же самое, но по-русски.

23 сентября 1992 г. Президентом был подписан Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Правовые режимы товарного знака и знака обслуживания совпадают, поэтому в дальнейшем согласно установившейся традиции мы будем пользоваться только термином «товарный знак», имея в виду и то, и другое явление. Товарный знак в соответствии с определением, данным в законе, — это средство позиционирования объекта: товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее — товары) юридических или физических лиц (ст. 1).

Статья 5 закона посвящена видам товарных знаков, однако она, во-первых, предполагает расширительное толкование, вводя оборот «и другие обозначения», а во-вторых, не перечисляет даже тех видов знаков, которые непосредственно рассматриваются в законе. С юридической точки зрения основное значение имеет различение товарных знаков по виду собственности владельца. По этому основанию товарные знаки делятся на индивидуальные и коллективные. Закон не вводит понятия «индивидуальный товарный знак», определяя только коллективный и тем самым давая основание правотолкователю именовать основной вид товарного знака индивидуальным. Коллективным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками (ст. 20.1). В качестве примера коллективного товарного знака можно привести знак «Прима», принадлежащий ассоциации «Табакпром» (членский взнос для вступления в ассоциацию установлен в размере $500 000). Правовое регулирование использования коллективного товарного знака имеет свои специфические черты.

Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть любое юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Основанием для государственно-правовой охраны товарного знака является его регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В настоящий момент эти функции исполняет Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Исключением из этого правила являются так называемые общеизвестные знаки, которые подлежат охране независимо от их регистрации (согласно Парижской конвенции об охране интеллектуальной собственности) — но их общеизвестность в конфликтной ситуации еще предстоит доказать — и товарные знаки, охраняемые в силу международных договоров Российской Федерации. Нарушением исключительного права правообладателя признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

♦ на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и

(или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

♦ при выполнении работ, оказании услуг;

♦ на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

♦ в предложениях к продаже товаров;

♦ в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (ст. 4.2).

Так, часовой завод обратился в арбитражный суд с иском о пресечении нарушения прав на товарный знак к комиссионному магазину, выставившему на продажу часы, имеющие изображение его товарного знака, производителем которых завод не является. Возражая против заявленных требований, ответчик ссылался на то, что он не является изготовителем часов, а только занимается их реализацией. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона «О товарных знаках» предложение к продаже может представлять собой самостоятельное нарушение прав владельца товарного знака. Исходя из этого арбитражный суд удовлетворил иск к ответчику, обязав его снять с реализации часы с товарным знаком истца.

Обратим внимание на случай отказа государством в защите правомерно зарегистрированного товарного знака. Некая корпорация зарегистрировала в 1998 г. в Роспатенте товарный знак американской фирмы, в России на тот момент не охраняемый. После этого корпорация предъявила иск о прекращении нарушения прав на товарный знак к официальному дистрибьютору американской компании АО «ВТР». В ходе судебного разбирательства выяснилось, что к этому моменту истец не применял зарегистрированный товарный знак, в переписке с ответчиком требовал финансовой компенсации за добровольный отказ от регистрации спорного обозначения, систематически регистрировал на свое имя и другие используемые, но не охраняемые товарные знаки. В этих условиях суд пришел к выводу, что со стороны истца имеет место злоупотребление правом, т. е. правомерное действие, осуществляемое исключительно с намерением причинить вред другому лицу (ГК РФ, ст. 10 ч. 1). В результате в защите принадлежащего истцу права было отказано.

Как указывалось, охрана товарного знака осуществляется только в отношении однородных товаров. Можно ли защитить «раскрученный» бренд от использования в совершенно иных областях? До недавнего времени ни отечественное законодательство, ни международные договоры такой защиты не предусматривали. В спорных ситуациях можно было апеллировать только к судебной практике, исходящей из целесообразности охраны общеизвестных (известных в пределах одной страны) и мировых товарных знаков. Так, мировой знак TOSCA, получивший известность в связи с парфюмерной продукцией, был запрещен для использования на одежде, выпускаемой другим предприятием. Использование названия журнала LIFE как получившее широкое распространение было признано недопустимым для маркировки телевизоров.

Последняя редакция Закона «О товарных знаках» внесла большую ясность в режим защиты общеизвестных знаков. Статья 191 утверждает: «При признании общеизвестным товарным знаком уже зарегистрированного товарного знака правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы». Решение о признании товарного знака общеизвестным принимает Палата по патентным спорам, после чего на него выдается особое свидетельство и он заносится в соответствующий перечень. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно и не нуждается в дополнительном подтверждении.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака осуществляется следующими путями:

♦ прекращением нарушения;

♦ взысканием причиненных убытков;

♦ публикацией судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

♦ удалением с товара, его упаковки или этикетки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожением за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого обозначения;

♦ передачей контрафактных товаров, этикеток, упаковок правообладателю по его заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения;

♦ обращением этих контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства.

Согласно Закону «О товарных знаках» товарный знак может быт) уступлен его владельцем по договору юридическому или физическому лицу. При этом нужно быть очень внимательным к форме договора. Так, Владимир Довгань «подарил» свое лицо и имя примерно 200 видам продуктов, к которым не имел прямого отношения. К 1998 г «дедушка русского франчайзинга» довел годовой оборот компании до $400 млн. Однако негативные последствия отсутствия контроля за качеством продукции под одним товарным знаком не замедлили сказаться. Низкое качество отдельных товаров бросало тень на их одноименных собратьев, в результате «Довгань» быстро уступил завоеванные рыночные позиции.

Сохранить право контроля позволяет лицензионный договор. Если право на использование товарного знака было предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору, то в этом договоре должно содержаться условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. ГК РФ предусматривает еще одну — и основную — возможность контролировать качество продукции производителя, пользующегося товарным знаком на основании договора. Договором, прямо обязывающим правообладателя контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем товарного знака, является договор коммерческой концессии (ст. 1031). Наконец, следует помнить, что договор об уступке товарного знака, какова бы ни была его правовая природа, подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, без этой регистрации он считается недействительным.

Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.

Для обеспечения правовой охраны товарного знака необходима его регистрация в Роспатенте. Зарегистрированный товарный знак может сопровождаться маркировкой ®, «товарный знак», «зарегистрированный товарный знак». Отметим, что сама по себе эта регистрация необязательна, однако фирма, ставящая перед собой серьезные коммерческие задачи, должна позаботиться о самых различных мерах своей безопасности.

Заявка на регистрацию (формы заявок приведены в приложениях к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным Роспатентом 5 марта 2003 г.), подаваемая в Патентное ведомство, должна относиться к одному товарному знаку и содержать:

♦ заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

♦ заявляемое обозначение (по 5 экземпляров цветного и черно-белого изображения);

♦ перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ включает 42 класса; целесообразно выбрать из них 5-7, хотя возможны и другие варианты);

♦ описание заявленного обозначения.

Существенно, что описание должно не просто содержать перечисление элементов обозначения, но и указывать на их смысл: разъяснять символику, расшифровывать аббревиатуры и т. д.

Заявка подается на русском языке. К заявке должны быть приложены:

♦ документ, подтверждающий уплату регистрационной пошлины;

♦ устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак.

Заявка проходит в Патентном ведомстве длительную процедуру экспертизы, так что процесс регистрации может растянуться на многие месяцы.

Кроме отечественного ведомства товарный знак может быть зарегистрирован в международном реестре, созданном согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. В таком случае владелец товарного знака получает право на его защиту в странах, подписавших соглашение, и в том числе в России, независимо от того, зарегистрирован ли его товарный знак в национальном ведомстве той или иной страны.

Заявителю может быть отказано в регистрации его обозначения только на основаниях, перечисленных в законе.

Основанием для различения абсолютных и иных оснований является природа свойств товарного знака, не позволяющая произвести его регистрацию. В качестве абсолютных оснований выступают собственные качества товарного знака, в качестве иных — качества, возникающие в отношении к другим явлениям.

Абсолютными основаниями для отказа в регистрации товарного знака являются: