2. Выбор товарного знака

Роль юриста является гораздо более важной в деле отбора новых товарных знаков, нежели в других областях появления интеллектуальной собственности. Когда требуется товарный знак для нового продукта (или для старого продукта, которому придается новый «имидж»), обычно отделы продаж и рекламы данного бизнеса (или специально нанятые для этого специалисты) разрабатывают товарный знак, который, по их мнению, даст рост продаж. Как правило, многие из их предложений наталкиваются на препятствия правового характера. Рекламщики любят описательные знаки типа «фантастический вкус», поскольку в нем уже есть свой рекламный посыл. Но такому знаку, скорее всего, откажут в регистрации. Поэтому юрист должен посоветовать не выбирать этот знак.

При выборе знака может понадобиться помощь консультанта-лингвиста. Определенная последовательность букв имеет разное значение в разных языках. В некоторых языках значение может быть смешным или даже неприличным. Так, например, отдел «Chevrolet» компании «General Motors» выбрал товарный знак «NOVA» для своего самого дешевого автомобиля. В английском языке (как может быть, и в других языках) это слово несет смысл «самый новый». Но в испанском языке, втором по употреблению в Северной Америке, «no va» означает «не едет» или «не работает», что вряд ли можно считать удачным товарным знаком для дешевой машины. Если с учетом сказанного просмотреть список предложенных товарных знаков, то его можно значительно сократить, вычеркнув из него сомнительные знаки. Если на знак «покусились» нарушители, следует установить, кто из них был первым, если планируется использовать знак в мировом масштабе, поиск его предыдущего возможного использования надо провести по всему миру.

Если речь идет об использовании знака только в одной стране, поиск ограничится ее пределами.

Процесс поиска — это просто процедура изучения реестров регистрации товарных знаков. В ряде англоязычных стран, и прежде всего в США, правовая охрана распространяется и на незарегистрированные знаки. Во многих странах обладатель «конфликтной» торговой марки вполне может возразить против регистрации товарного знака. Отсюда необходимость охвата поиском и массива незарегистрированных знаков. Юристу следует помнить о статье 6bis Парижской конвенции, в соответствии с которой устанавливается охрана общеизвестных товарных знаков, о которых все знают и без их регистрации. Статья 16 Соглашения ТРИПС содержит очень широкую интерпретацию указанной статьи Парижской конвенции:

«2. Статья 6bis Парижской конвенции должна применяться mutatis mutandis и к знакам обслуживания. При определении того, является ли знак общеизвестным, страны — участницы настоящего Соглашения должны принимать во внимание известность данного товарного знака соответствующему слою населения, включая его известность в данной стране, которая была приобретена в результате продвижения этого знака на рынок.

3. Статья 6bis Парижской конвенции должна применяться mutatis mutandis также к товарам и услугам, которые не сходны с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование данного товарного знака в отношении данных товаров и услуг может привести к заблуждению относительно связи между этими товарами и услугами и обладателем зарегистрированного товарного знака, а также при условии, что интересам правообладателя таким использованием может быть причинен вред».

Таким образом, даже при намерении использовать знак в одной стране следует провести поиск и по разряду общеизвестных товарных знаков.

Товарный знак, звучание которого созвучно существовавшему ранее знаку, не подлежит регистрации, даже если есть легкое различие в их написании. Поэтому поиск надо осуществить еще и по признаку звучания. Один юрист не в состоянии самостоятельно осуществить все указанные вида поиска. Для этого, как правило, привлекаются соответствующие фирмы, оказывающие платные услуги и имеющие в своем распоряжении необходимые банки данных

Неквалифицированный или неполный поиск может быть чреват существенным риском и потерей денег. Если в регистрации будет отказано по причине недостаточного учета всех требующихся формальностей, теряются деньги, уплаченные за регистрацию и рекламу отвергнутого знака. Даже если заявка на регистрацию принята, регистрация может быть отменена по правомерной жалобе известной иностранной фирмы. При регистрации знака в одной стране может оказаться невозможным его продвижение в другие страны, поскольку там он окажется не подлежащим регистрации.