2. Знаки, которым может быть отказано в регистрации

а. Введение

Статьей 6 quinquies Парижской конвенции предусмотрен исчерпывающий перечень типов знаков, которым может быть отказано в регистрации или регистрация которых может быть признана недействительной. В большинстве стран отказ в регистрации получают все или большинство указанных в этом перечне знаков. В статье говорится:

«Товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях:

1) если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана;

2) если знаки лишены каких либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков и указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана;

3) если знаки противоречат морали или общественному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность».

Ниже мы остановимся на рассмотрении каждого из указанных оснований для отклонения заявки при регистрации или признания ее недействительной.

В Законе РФ о товарных знаках, как и в законах многих других государств, выделены абсолютные и иные основания для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. К числу абсолютных оснований отнесены обозначения, не способные выполнять функции товарных знаков, и обозначения, противоречащие публичному порядку и общественным интересам. Обозначения, признание которых товарными знаками может нанести ущерб третьим лицам, относятся к группе обозначений, не регистрируемых по иным основаниям.

б. Нарушение прав третьих лиц

Если имеется уже зарегистрированный полностью идентичный или очень похожий знак по одному и тому же классу товаров или услуг, то по общему правилу отказ получает более поздняя заявка. Подобная охрана распространяется и на общеизвестные в международном масштабе знаки. В ст. 6bis Парижской конвенции говорится:

«Страны Союза обязуются по инициативе администрации, если это допускается законодательством этой страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять либо признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним».

Третьи лица могут иметь права, которые нигде не зарегистрированы. Например, в регистрации должно быть отказано либо она должна быть признана недействительной, если заявленный знак совпадает с названием компании, производящей такой же вид товаров, даже тогда, когда это название не зарегистрировано как товарный знак.

По российскому праву к обозначениям, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков ввиду того, что это нарушало бы права и законные интересы третьих лиц, относятся:

1) обозначения, которые являются тождественными или сходными до степени их смешения с уже охраняемыми на территории России товарными знаками, наименованиями мест происхождения товара, а также с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке. При этом название географического объекта, используемое для обозначения товара, разрешается включать в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, если данный знак регистрируется на имя лица, имеющего право на использование такого наименования. Например, правом на включение в товарный знак наименований типа «петербургский», «карельский», «уральский» и т.п. обладают лишь заявители, расположенные в данном населенном пункте или местности;

2) обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), а также промышленные образцы, принадлежащие другим лицам;

3) обозначения, которые воспроизводят названия известных в РФ произведений науки, литературы и искусства или персонажи и цитаты из них, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников. В данном случае закон ограждает права и законные интересы создателей творческих произведений, расширяя те возможности, которые предоставляет им действующее авторское законодательство. Учитывая, что использование в качестве товарного знака имени популярного персонажа, названия художественного произведения или фрагмента из него способно, с одной стороны, обеспечить владельцу товарного знака получение за счет автора дополнительной прибыли, а с другой стороны, нанести моральный и имущественный ущерб интересам создателя произведения или иного обладателя- авторских прав, закон ставит данную возможность в зависимость от согласия автора или его правопреемников. При этом имеются в виду, конечно, лишь охраняемые произведения. Элементы неохраняемых произведений, в частности тех, срок охраны которых истек, могут использоваться свободно;

4) обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или высшего законодательного органа страны, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры РФ. Вводя подобное ограничение, Закон РФ о товарных знаках охраняет личные неимущественные интересы и достоинство деятелей культуры и искусства, политиков, популярных лидеров и т.д. Поскольку использование их имен для обозначения товаров услуг способно оказать существенное влияние на их репутацию, это допускается делать лишь с их согласия. Интересы умерших лиц охраняются их наследниками. После смерти наследников, а также при отсутствии таковых использование в качестве товарных знаков имен лиц, внесших заметный вклад в историю и культуру России, может быть санкционировано компетентными органами РФ.

в. Отсутствие различительной способности знака

Товарный знак должен быть узнаваемым потребителем как знак определенного товара на определенном рынке. Например, чистый ярлык не может быть товарным знаком, потому что не содержит указаний на конкретного производителя.

Строго говоря, из-за отсутствия различительной способности не охраняются и другие обозначения, не способные выполнять функции товарных знаков и знаков обслуживания. В данном случае отсутствие у обозначения различительной способности понимается в более узком смысле, а именно как отсутствие у обозначения признаков оригинальности и индивидуальности. На практике не обладающими различительной способностью чаще всего признаются обозначения, состоящие только из отдельных букв и сочетаний букв, не обладающих словесным характером. Как правило, среди таких обозначений преобладают аббревиатуры однотипных предприятий, совпадающих по своему фонетическому восприятию. Например, не было признано товарным знаком обозначение в виде буквы «Б», заявленное Брестским электроламповым заводом. По этой же причине отклоняются заявки на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих из обычных геометрических фигур, линий, чисел, простых изображений товаров и их наименований и т.п. Однако если подобное изображение является оригинальным или стилизованным, его регистрация в качестве товарного знака вполне возможна. Кроме того, правовая охрана в качестве товарных знаков предоставляется таким элементарным обозначениям, которые в силу их длительного и интенсивного использования фактически приобрели различительную способность, став общеизвестными знаками (например, BMW). He регистрируются в качестве товарных знаков реалистические или схематические изображения товаров для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, и т.п.

г. Дескриптивные (описательные) знаки

В соответствии с Парижской конвенцией могут быть отклонены или признаны недействительными знаки, если они «составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения товара или времени их изготовления». Если позволить одному производителю получить исключительное право на подобный знак, это исключит его конкуренцию с другими производителями, имеющими на рынке товары с такими же качествами.

Обозначения, указывающие на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товара, а также на место и время его производства и сбыта составляют объективную характеристику изделия и не способны его индивидуализировать. Кроме того, данные о товаре не способны быть объектом исключительного права только одного конкретного производителя, а могут использоваться любым заинтересованным лицом, выпускающим товар такого же вида и качества. Примерами подобных обозначений служат словесные знаки «Elegant», «Primat», «Premier» и др. Например, Госкомизобретений СССР в свое время отказал в регистрации словесного товарного знака «DRY&Natural», заявленного американской фирмой, поскольку было справедливо признано, что он не обладает отличительными признаками и носит описательный характер, так как в переводе на русский язык означает «сухой и натуральный».

Исключение указанных выше обозначений из сферы правовой охраны не препятствует, однако, их использованию в качестве составной части товарных знаков, если они не занимают в них доминирующего положения. Но при регистрации товарного знака указывается, что такие обозначения исключаются из сферы охраны, если они композиционно не связаны с другими элементами, или что товарный знак охраняется в целом, без предоставления охраны отдельным входящим в его композицию обозначениям. Исключение из охраны неохраняемых элементов, входящих в состав товарного знака, оформляется в виде специальной записи при внесении товарного знака в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, а также при публикации товарного знака в официальном бюллетене Патентного ведомства.

д. Использование в знаке общепринятых терминов

К обозначениям, не регистрируемым в качестве товарного знака, также относятся общепринятые термины, используемые в живом языке (часто их называют родовыми терминами). Если некая компания получит право на товарный знак такой, как «Whisky», это не позволит другим производителям этого продукта использовать данный термин. Этим будет серьезно ограничена конкуренция, поскольку другие производители уже не смогут продавать свой товар с привычным для покупателей и легко определяемым названием. В результате потери будет нести потребитель, поскольку теряются преимущества конкурентной торговли. Если к регистрации были бы допущены общепринятые термины, обладатели товарных знаков постоянно находились бы в состоянии риска. Например, «аспирин» стал родовым понятием для болеутоляющего средства во многих странах. В результате получилось, что обладатель прав на данный товарный знак в этих странах утратил свои права на него.

Чтобы избежать превращения товарного знака в родовое понятие, обладатель прав на него, как правило, ставит товарный знак вместе с родовым понятием. Например: «Копировальная техника «Xerox». Oпределенные проблемы возникают со словами, которые изначально указывали на место происхождения. Яркий пример — использование термина «шампанское» в отношении игристых вин. Ниже будет показано, как в Соглашении ТРИПС решается вопрос восстановления охраны подобных родовых терминов.

Российское право среди обозначений, не допускаемых к регистрации, различает: а) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как названия товаров определенного вида; б) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и терминами. К первой группе, нередко именуемой «свободными знаками», относятся те, которые вследствие их широкого применения утратили для потребителей различительную способность и воспринимаются как наименования товара определенного вида. Примерами могут служить такие словесные обозначения, как рубероид, нейлон, целлофан, анастезин, новокаин, термос и т.п. Свободные знаки являются всеобщим достоянием и могут использоваться любыми заинтересованными лицами. Попытки отдельных организаций закрепить за собой монополию на их использование поддержки со стороны Патентного ведомства не находят. Так, Таллиннский таксомоторный парк в свое время представил для регистрации в качестве товарного знака шахматную линию, обычно применяемую на такси. Естественно, в регистрации было отказано, так как данный знак уже давно вошел во всеобщее употребление для обозначения такого рода услуг. По этому же основанию Апелляционная палата Патентного ведомства РФ подтвердила решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения «аспирин» в качестве товарного знака на имя фирмы «Байер»;

К общепринятым символам относятся обозначения, непосредственно указывающие на отрасль промышленности или область деятельности, к которой принадлежат товары и услуги, содержащиеся в перечне товаров и услуг заявки. Примерами таких обозначений могут служить изображения колбы или реторты для предприятий химической промышленности, чаши со змеей для фармацевтической деятельности, швейной иглы и ножниц для предприятий швейной промышленности и т.п. К общепринятым терминам относятся также лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (ампер, радиус, синус и т.п.).

е. Использование наименования места происхождения

Не подлежат регистрации товарные знаки, в которых используются наименования места происхождения товара, поскольку подобное использование стало бы препятствием для других производителей товаров из этих же мест. Эта проблема по характеру схожа с проблемой использования родовых понятий. Например, «Антарктика» — это товарный знак известного бразильского пива. В данном случае не происходит использования места происхождения товара, поскольку всем известно, что в Антарктике нет производства пива. Поэтому регистрация данного товарного знака вполне правомерна.

Товарные знаки весьма схожи с наименованиями мест происхождения товаров. Они совпадают с ними по выполняемым функциям и нередко практически неразличимы по своей внешней форме, поскольку в качестве товарных знаков часто используются названия географических объектов. Их основное различие состоит в том, что товарный знак, в отличие от наименования места происхождения товара, призван связывать свойства и качества товара с конкретным его производителем, а не с особыми свойствами географической среды места производства товара. Если в качестве товарного знака заявляется географическое название или иное обозначение, которое способно создать у потребителей ложное впечатление о месте производства товара, в регистрации такого товарного знака должно быть отказано. Исключение составляют случаи, когда наименование места происхождения товара включается в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, который регистрируется на имя лица, имеющего право на использование такого наименования.

ж. Приобретаемая различительная способность

В ст. 15 Соглашения ТРИПС говорится:

«Если знак не обладает различительной способностью, страны-участницы Соглашения решают вопрос о его регистрации в зависимости от способности знака ее обрести в процессе использования».

Рассмотрим, например, три товарных знака, используемых производителями компьютеров — «EPSON», «APPLE» и «DIGITAL». «EPSON» — это совершенно искусственное слово, но оно по своей сути обладает различительной способностью, которая применима к любому виду товаров и услуг. «APPLE» как товарный знак обладает различительной способностью применительно к компьютерным товарам, но служить товарным знаком применительно к яблокам (apple, англ. — яблоко) не может, поскольку это слово используется каждой продающей яблоки компанией. «DIGITAL» — по сути, не может обладать различительной способностью применительно к конкретному производителю электронных цифровых машин (digital переводится на русский, как цифровой). Однако пущенный в практическое использование знак приобрел различительную способность. Когда-то слово «Форд» было распространенной английской и американской фамилией. Но после успешного создания Генри Фордом автомобильной компании, эта фамилия стала идентифицироваться с производителем машин и вполне могла быть зарегистрирована как товарный знак. К сожалению, регистрационные службы слишком плохо оснащены для того, чтобы определять, приобрел ли на практике конкретный знак различительную способность. В службах не хватает персонала и средств, которые нужны для проведения опросов потребителей. Таким образом, в соответствии с законодательством многих стран товарный знак, который находился в практическом обороте в течение определенного периода времени, может быть принят к регистрации, как обладающий различительной способностью.

з. Обозначения, противоречащие общественной нравственности и морали

В соответствии с законодательством многих стран может быть отказа-no в регистрации знакам с обозначениями, противоречащими по своему содержанию общественной нравственности и морали. Такое препятствие к регистрации сомнительно, кроме случаев, когда существует опасность обмана потребителей. Отказ в регистрации может просто отражать какие-то предубеждения администрации регистрационной службы. Более того, в связи с постоянным изменением морали, такое основание для отказа может привести к нестабильности законодательства о товарных знаках. Представляется, что, по мере развития терпимости во взглядах на мораль и уменьшения роли государства в XXI в. относительно небольшому числу товарных знаков будет отказано в регистрации по этому основанию.

По российскому законодательству к обозначениям, противоречащим по своему содержанию общественным интересам, принципам гуманности и морали, относятся, в частности, рисунки порнографического характера, оскорбительные надписи, воинствующие или расистские призывы и лозунги и т.п. На практике отказы в регистрации обозначений в качестве товарных знаков по указанным выше соображениям встречаются крайне редко.

и. Знаки, вводящие в заблуждение

Вопрос о знаках, вводящих в заблуждение, особой сложности не представляет. Такой, например знак для алкогольных напитков, производимых не из винограда, а из картофеля, как «Brandyssimo», несправедлив как в отношении потребителей, так и в отношении конкурентов. Государство не только не должно способствовать использованию такого товарного знака, обеспечивая ему правовую охрану, напротив, оно должно по закону о защите прав потребителей преследовать тех, кто этот товарный знак использует. Дело в том, что сам по себе отказ от регистрации товарного знака не служит препятствием для его использования. По законодательству большинства стран факт отказа в регистрации связан с отсутствием охраны прав на него и преследования за их нарушение. В этом отношении США являются исключением, потому что по американскому праву незарегистрированные товарные знаки охраняются законом. Но даже в США суд вряд ли примет к рассмотрению дело о вводящем в заблуждение знаке.

Знак может вводить в заблуждение в вопросе о месте происхождения товара. Духи, имеющие знак «Paris», могут заставить покупателя подумать, что они произведены в столице парфюмерии. Существование этого товарного знака будет принижать силу утверждений других парфюмеров о том, что их товар произведен именно в Париже. Но при этом, напомним, марка пива «Антарктика» никого в заблуждение не вводит, поскольку вряд ли кто-то может подумать о том, что это пиво произведено в Антарктике. Проводя эту мысль дальше, можно сказать, что использование географических названий в качестве товарных знаков допустимо, если товар по своим свойствам не может ассоциироваться с названием, как местом его происхождения. Так, марка пива «Париж», никого не заставит думать, что оно произведено в Париже, поскольку этот город никогда не славился производством пива. Поэтому товарный знак пива «Париж» может быть зарегистрирован во многих странах.

В Российской Федерации не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя. Не подлежат, в частности, регистрации знаки, содержащие вымышленные дату основания фирмы или имя ее основателя, ложные сведения о качествах и свойствах товара, месте его происхождения, полученных наградах и т.п.

к. Функциональные знаки

Охрана товарных знаков как формы интеллектуальной собственности не должна совпадать с патентной охраной. Для получения последней необходимо доказать новизну и изобретательский уровень изобретения. Исключительные патентные права чрезвычайно сильны, но срок их охраны сравнительно недолог, обычно это 20 лет с даты подачи заявки. Было бы неверно предоставлять равные исключительные права и на товарный знак при отсутствии ограничений срока их действия при том, что товарный знак не должен отвечать критериям патентоспособности. Специфическая проблема возникает в связи со свойствами и качеством товара, маркированного товарным знаком. Если разные производители в одной области производства не могут достигнуть уровня конкурентоспособного товара, имеющего товарный знак, то тот, кто им обладает, может претендовать на патентные права. По законодательству многих стран «уникальному» товару может быть отказано в регистрации товарного знака. В 1989 г. была издана Директива ЕС «О сближении законодательства стран—членов ЕС в отношении товарных знаков». Этой Директивой была запрещена регистрация «знаков, которые состояли исключительно из:

обозначений, непосредственно указывающих на отрасль промышленности, к которой принадлежит товар, входящий в действующий классификатор товаров;

обозначений, необходимых для получения технического результата;

обозначений, которые существенно повышают ценность товара».

В регистрации товарного знака в США может быть так же отказано по доктрине, запрещающей функциональные знаки.

Е. Регистрация товарных знаков и экспертиза заявки