В. Обзор решений, принимаемых ведомствами по промышленной собственности

(а) Введение

16.3. Функции патентных ведомств в большинстве стран являются по своему характеру скорее административными, нежели юридическими. Однако поскольку руководители ведомств вынуждены толковать законодательные нормы, чтобы выполнять свои функции надлежащим образом, и поскольку они должны принимать во внимание права третьих сторон, а также интересы общества, иногда возникает тенденция трактовать решения ведомства как святое писание. В ряде стран руководитель ведомства имеет право вызывать свидетелей, принимать присягу, требовать представление документов или опубликованных статей и принимать решение о расходах. Поэтому его функции считаются «квазисудебными». Однако нельзя забывать, что решение патентного ведомства является по своему характеру административным, несмотря на то что некоторые функции руководителя ведомства имеют квазисудебные черты.

16.4. В целом решения, которые могут быть Обжалованы, можно подразделить на решения, принимаемые в ходе или в конце делопроизводства по заявкам на патент на изобретение, и решения, принимаемые после выдачи патента. Соответственно апелляции можно разделить на два вида, а именно: «предвыдачные апелляции», которые подаются на решения первого вида и «поствыдачные апелляции», которые подаются на решения второго вида. Только «предвыдачные апелляции» могут касаться третьей стороны, помимо патентообладателя и патентного ведомства. Аналогичные апелляции существуют в отношении решений ведомств по товарным знакам.

(b) Предвыдачные апелляции

16.5. В хронологическом отношении первым является решение патентного ведомства, в соответствии с которым оно устанавливает или не устанавливает дату регистрации. Заявитель может не согласиться с установленной датой и обжаловать такое решение. В качестве примера предположим, что уплата пошлины за подачу заявки в той или иной стране является одним из требований установления даты подачи и патентное ведомство и заявитель расходятся во мнении, когда в действительности была уплачена заявочная пошлина. Патентное ведомство утверждает, что заявочная пошлина была уплачена два дня спустя после даты, на которую поданы оставляющие заявку документы, в то время как заявитель утверждает, что она была уплачена в тот же день, когда была подана заявка. Если изобретение, на которое испрашивается патент, было опубликовано день спустя после того, как подана данная заявка, то решение патентного ведомства имеет чрезвычайное значение. Если заявитель не в состоянии убедить патентное ведомство в том, что заявочная пошлина была уплачена до публикации изобретения, то заявка отклоняется по причине отсутствия новизны. Поэтому для заявителя важно иметь право обжаловать решение об установлении даты подачи.

16.6. Другое решение, по которому заявитель может подать апелляцию в суд, относится к решению, принимаемому во время предварительной (или формальной) экспертизы, в котором патентное ведомство заявляет, что заявка считается отозванной. Такое решение, например, может быть принято на основании того, что в заявке в предписанное время не был устранен формальный дефект или заявленное изобретение противоречит общественному порядку или морали.

16.7. Наиболее частыми решениями, на которые заявитель подает апелляцию в суд, являются решения, принимаемые в результате экспертизы заявки по существу, на основании которых ведомство отклоняет заявку. Такое решение может быть принято, например, на основании того, что заявленное изобретение не является новым, не обладает изобретательским уровнем или не является промышленно применимым. Другим основанием для отказа в выдаче патента может быть то, что формула или описание изобретения содержат существенные недостатки, которые не были устранены заявителем.

(c) Послевыдачные апелляции

16.8. После выдачи патента на изобретение могут быть случаи, когда апелляция подается на определенные решения патентного ведомства. Например, патентное ведомство может объявить, что патент на изобретение потерял силу, так как вовремя не была уплачена годовая пошлина. С другой стороны, патентообладатель может утверждать, что годовая пошлина была уплачена вовремя и поэтому он желает подать апелляцию в суд на решение о недействительности патента. В этом случае в рассмотрении апелляции участвуют только две стороны: патентовладелец и патентное ведомство.

16.9. Другим примером «поствыдачной» апелляции является апелляция на решение патентного ведомства о выдаче принудительной лицензии. В тех случаях, когда это предусматривает закон, аналогичная апелляция может быть подана на решение ведомства с отказом выдать принудительную лицензию. В обоих случаях апелляция предусматривает вовлечение трех сторон: патентовладельца, стороны, ходатайствующей о выдаче принудительной лицензии, и патентного ведомства.

(d) Процедуры, связанные с апелляциями

(i) Введение

16.10. Процедуры, связанные с апелляциями, обычно определяются положениями или правилами, которые могут быть предусмотрены патентным законом, нормами специальных судов или общепроцессуальными нормами данной страны.

16.11. В Японии, ФРГ и Франции действуют гражданско-процессуальные нормы, в странах общего права, таких, как Соединенное Королевство и Канада применяются, правила процедуры соответствующих судов.

16.12. Обычно законы о промышленной собственности устанавливают сроки, в течение которых должна быть подана апелляция.

16.13. Правила процедуры определяют, когда и каким образом должен предприниматься каждый шаг. Эти правила обычно дают суду широкий выбор с тем, чтобы участвующие стороны смогли наилучшим образом представить свою точку зрения. Например, если в формулу отклоненной заявки разрешается внести поправку, то зачастую возможно разрешить спор без слушания дела.

16.14. Обычно правила процедуры устанавливают сроки для завершения каждого процедурного шага. Например, может требоваться, чтобы доказательства представлялись в суд в месячный срок после уведомления об апелляции и затем в течение следующего месяца была представлена справка (записка адвоката) в связи с апелляцией.

16.15. В рамках общего права правила процедуры требуют от каждой стороны подателя апелляции (апеллянта) и ответчика (на решение которого подана апелляция) уведомлять другую сторону о каждом предпринимаемом шаге и представлять суду доказательство того, что уведомление было сделано. Если в связи с апелляцией вовлечена третья сторона, то аналогичное правило применяется и к ней.

16.16. Обычно правила процедуры также предусматривают возможность отклонения от правил с тем, чтобы позволить сторонам представить свою точку зрения соответствующим образом. Например, может потребоваться продление срока, если податель апелляции не может дать необходимые указания вовремя.

16.17. Обычно имеются также правила, которые заставляют стороны действовать под угрозой того, что их дело может быть прекращено.

16.18. Суд в каждом случае решает, возможно или нет какое-либо отклонение от процедуры. Согласно нормам процессуального общего права ходатайство о разрешении конкретного отклонения от процедуры подается в суд письменной форме вместе с подтверждающими доказательствами, а соответствующее уведомление направляется другой стороне. Другая сторона может согласиться или может предстать в суде и выступить с возражением против ходатайства. Аналогичная процедура существует в системе континентально-европейского права.

(ii) Распорядительное совещание суда перед началом слушания дела

16.19. Часто в соответствии с нормами процессуального общего права предусматривается положение по созыву распорядительного совещания до начала слушания дела с тем, что бы решить все вопросы, касающиеся процедуры, которая будет применяться во время слушаний; после этого суд может вынести свое решение. Во время распорядительного совещания могут рассматриваться вопросы, кому будет предоставляться слово, порядок выступлений, материалы, представляемые на рассмотрение, а также какие факты признаются сторонами.

16.20. В этом отношении суд выполняет полезную функцию, которая иногда неофициально называется «сталкиванием лбами». Участие третьей, наделенной властью стороны (т. е. суда), позволяет разрешить разногласия между спорящими сторонами.

(е) Исследование доказательств

16.21. Термин «доказательство», применяемое в судопроизводстве, обычно означает то, что может быть представлено суду с тем, чтобы позволить ему установить факты.

16.22. Например, лучшим доказательством того, что какое-либо лицо является обладателем данного патента на изобретение, является исполненный изобретателем документ о передаче патента на изобретение этому юридическому или физическому лицу, соответствующим образом зарегистрированный Патентным ведомством. Это называется также «прямым» доказательством. Если документ утерян, то заявление свидетеля о том, что он/она видели, как изобретатель подписывал документ о передаче, может оказаться достаточным. Это будет вторичным доказательством.

16.23. Если такой документ имеется, он должен быть представлен суду. Если его нет, то приходится использовать другой способ.

16.24. Доказательства, представляемые в подтверждение предвыдачной апелляции, в большинстве случаев существенно отличаются от доказательств, представляемых в подтверждение поствыдачных апелляций.

16.25. В предвыдачной апелляции, в которой опротестуемое решение касается отказа в выдаче, главный вопрос обычно состоит в том, является ли заявленное изобретение патентоспособным или нет. Доказательства по этому вопросу носят сложный технический характер.

16.26. В поствыдачной апелляции, в которой опротестуемое решение касается выдачи или отказа в выдаче принудительной лицензии, доказательства обычно бывают почти исключительно коммерческого характера, относящиеся к конкуренции на рынке, рыночному спросу или потребности, производственным затратам, научным исследованиям, сбыту или продаже, прибыли и размеру отчислений. Ходатайствующая сторона, по всей вероятности, представит также доказательства, относящиеся к своему техническому персоналу, техническим средствам, рыночной стоимости, предполагаемому рынку сбыта и стоимости сбыта.

16.27. Можно различать три формы доказательств: «документальное доказательство»— доказательство, представляемое в письменном виде или в виде любого документа, «вещественное доказательство» — доказательство, существующее в виде предметов, а не их описаний и «свидетельские показания» — устные показания, даваемые экспертом.

16.28. По возможньсти все доказательства должны подаваться в письменной форме. Устные свидетельства, в случае их существования, обычно записываются дословно и распечатываются для рассмотрения их официальными лицами, однако если испрашивается разрешение на дачу устного свидетельского показания, то оно обычно дается.

16.29. Как правило, заявления, которые делают стороны, обычно принимаются в качестве верных, если только они не являются неподтвержденными или не оспариваются. В противном случае суд может запросить дальнейшие доказательства. Может быть выдвинуто требование внести деньги в виде задатка для покрытия расходов на такие процессуальные действия до их начала. Такие действия могут включать заслушивание сторон, запрос информации, подготовку документов, опрос свидетелей, получение экспертных заключений, ознакомление и письменные заявления, заверенные или под присягой.

16.30. В случае дачи устных показаний соответствующая сторона или свидетель, дающий показания, должны быть готовы к тому, что они могут быть подвергнуты допросу противоположной стороной или судом.

(i) Документальные доказательства

16.31. Документальные доказательства могут быть подразделены на три составляющих элемента: досье заявки (материалы делопроизводства по заявке), мотивированные заявления и прочие документальные доказательства.

16.32. Дело по заявке или «история» заявки обычно включает патентную заявку, вместе с описанием изобретения, чертежами и формулой, возражениями или замечаниями, сделанными патентным ведомством, и замечаниями заявителя.

16.33. Если патентное ведомство отклонило заявку на том основании, что в литературе (предшествующий уровень техники) имеется публикация, которая порочит новизну данного изобретения, замечания патентного ведомства обычно включают эту публикацию вместе с комментариями ведомства о ее значимости и, конечно, решение ведомства и его обоснования.

16.34. Замечания, приводимые заявителем, обычно касаются данной публикации, то есть содержат комментарии по структуре, способу действия и получаемому результату от использования технического решения, раскрываемого в данной публикации, вместе с комментариями о том, чем изобретение заявителя отличается от приведенного решения по каждой из вышеперечисленных позиций.

16.35. Иногда «предполагаемые» доказательства могут включать также заявления, сделанные изобретателем. Слово «предполагаемые» используется здесь намеренно, так как часто такое «доказательство» является не доказательством, а лишь доводом. Заявления только о том, что предмет заявки представляет собой патентоспособное изобретение, являются тавтологическими и, следовательно, неубедительными. Такие заявления — не что иное, как не подкрепленное доказательствами выражение мнения.

16.36. Могут существовать другие документальные доказательства, например отчеты об экспериментах, обзоры состояния рынка, фотографии, цифры сбыта, незапрашиваемые показания.

(ii) Вещественные доказательства

16.37. Могут быть также привлечены вещественные доказательства, такие, как модели, действующие устройства, описанные в разделе о предшествующем уровне техники и в юновном пункте формулы данной патентной заявки.

(iii) Экспертные показания

16.38. Часто в ходе судебного разбирательства в качестве общего доказательства используются экспертные показания для оценки действительности предшествующего использования, коммерческого успеха изобретения, понятности и достаточности патентного описания для специалиста в данной области, полезности или применимости данного изобретения, уровня знаний на зафиксированные даты, значения технических терминов, а также новизны или неочевидности заявленного изобретения, при его рассмотрении в свете предшествующего уровня техники и знаний.

16.39. Классическое описание роли эксперта на суде и природы его показаний можно найти в речи лорда Томлина при рассмотрении дела British Celanese против Courtaulds (1935) 52 RPC 171-196:

16.40. «В делах такого вида область, в пределах которой эксперт-свидетель имеет право на свободу действия, не вызывает сомнений. Он имеет право давать показания в отношении состояния развития техники на данный момент времени. Он имеет право разъяснять значение любого технического термина, применяемого в данной области. Он имеет право сказать, возможно ли, по его мнению, осуществление квалифицированным специалистом того, что изложено в описании изобретения, основываясь на той или иной гипотезе о его смысле. Он имеет право сказать, что означает или чему учит на данный момент его как специалиста в данной области рассматриваемый блок устройства или то или иное предложение при той или иной гипотезе о его смысле. Он имеет право сказать, возможно ли, по его мнению, осуществление данной операции в данной технической области, а также в целом давать требуемые разъяснения фактов научного характера. Он не имеет права высказываться, а адвокат не имеет права спрашивать, что означает данное описание изобретения, и такой вопрос не становится более допустимым, если его спрашивают, что это означает для него как инженера или химика. Он также не имеет права высказываться, является ли данный шаг или изменение очевидным, поскольку последнее является вопросом, который решает суд».

(iv) Данные обзоров состояния рынка

16.41. В делах, касающихся товарных знаков, показания или данные «общественного мнения» или его оценка в отношении конкретного фирменного наименования, товарного знака или оформления являются релевантными и допустимыми. В последнее время были попытки использовать в качестве показателя общественного мнения данные о результатах обзоров состояния рынка и исследований рынка. В отношении последствий использования таких данных существуют разногласия. Данные обзоров состояния рынка — это не более чем мнения, выраженные отдельными лицами при опросе. Такие данные в отсутствие непосредственных доказательств перед судом не способны выявить, являются ли высказанные мнения искренними или как они были получены.

(v) Представление доказательств

16.42. В странах общего права, а также в некоторых странах римского права доказательства по наиболее важным пунктам представляются в форме письменного показания под присягой или аффидевита. Эти показания или аффидевиты являются письменными документами, которые подписываются лицом, которое их делает в присутствии государственного чиновника или сотрудника суда, который обеспечивает, чтобы подписывающее лицо было в курсе последствий или наказаний за ложные заявления. В общем законодательстве имеются положения, предусматривающие наказания за представление ложных заявлений.

16.43. При отсутствии третьей стороны в судебном заседании такие письменные заявления под присягой обычно принимаются в качестве доказательств фактов, о которых они свидетельствуют. Поэтому необходимо быть уверенным, что эти факты релевантны и достоверны.

16.44. В некоторых странах, в случае участия третьей стороны при рассмотрении, например, если речь идет о принудительной лицензии, ей может быть предоставлена возможность задать вопросы той стороне, которая сделала заявление о действительности изложенных фактов. Перекрестный опрос — это процедура, при которой противоположная сторона опрашивает лицо, сделавшее данное заявление. Вопросы могут касаться любой темы, поднятой в заявлении, и, как правило, направлены на выявление точности и обоснованности сделанного заявления.

(f) Окончательное решение по делу

16.45. Принимая решение по апелляции, суд, как правило, имеет следующие возможности действия: он может отклонить апелляцию, удовлетворить ее, может направить дело в патентное ведомство на пересмотр или, если апелляция была на решение об отказе по заявке, внести изменения в формулу и дать указания патентному ведомству выдать патент на изобретение. Если суд направляет дело обратно в патентное ведомство, он может сделать рекомендации по изменению формулы, описания изобретения или чертежей с тем, чтобы преодолеть позиции, которые одна или обе стороны необоснованно заняли. Основание для судебных решений обычно имеется в патентном законе или в других общеправовых положениях.

Литература к разделу В:

Р. A. Smith. Апелляции, нарушение,лишениеюридическойсилыс точкизренияпатентногобюро. MY/PDA/84/15.

M. S. Johnston. Апелляции. BLTC/28.

J. Gamsey. Доказательства со специальной ссылкой на научные доказательства.