В. Функции патентного поверенного

(а) Введение

31.2. Специалисты, которые выполняют функции, известные как «патентный представитель», могут также называться, в зависимости от условий и конкретной страны, «патентными поверенными» или «представителями по промышленной собственности» или «поверенными».

31.3. Основной функцией патентного поверенного является предоставление обществу своих профессиональных услуг. Этими услугами являются:

(1)

рекомендации на начальной стадии, объясняющие и определяющие эти права;

(2)

услуги и работа на стадии приобретения этих прав;

(3)

осуществление представительства и рекомендации на стадии поддержания и реализации этого права на стадии возможных конфликтов, которые могут возникать в связи с приобретением и/или охраной этих прав.

31.4. Вообще, патентный поверенный должен давать советы и рекомендации трем категориям клиентов. А именно:

(1)

индивидуальным изобретателям;

(2)

производителям, включая как малые и средние компании, так и крупные промышленные предприятия;

(3)

зарубежным клиентам.

(b) Предзаявочный этап

31.5. На этом этапе потенциальный заявитель должен принять решение:

(1)

следует ли ему испрашивать патентную охрану на изобретение или постараться держать это изобретение в секрете и не испрашивать патентную охрану;

(2)

есть ли возможность получить патент на это изобретение;

(3)

если испрашивается патентная охрана, то заявитель должен определить страны патентования;

(4)

если охрана испрашивается в нескольких странах, некоторые из которых могут быть сторонами Договора о патентной кооперации или Европейской патентной конвенции, заявителю следует решить, подавать ли международную заявку в соответствии с этими двумя договорами или раздельные национальные заявки.

31.6. Кроме этого, на предзаявочном этапе заявка или заявки должны подаваться в письменном виде.

(i) Секретность

31.7. Если испрашивается патентная охрана, должна подаваться заявка на патент. В противоположном случае принимается решение не подавать заявку и сохранить изобретение в секрете.

31.8. Выбор между этими двумя вариантами требует тщательного обдумывания. Невозможно сохранить изобретение в секрете, если принимается решение получить патентную охрану, поскольку его описание будет опубликовано либо во время подачи заявки на патент, либо после выдачи патента, в зависимости от национального законодательства. Изобретение, по которому подана заявка на патент, останется секретным только в случае, если заявка будет отозвана до ее публикации, или, когда патентное законодательство не предусматривает публикации заявок, в случае, если патент на изобретение не будет выдан по причине отзыва заявки самим заявителем или решения патентного ведомства отказать в выдаче патента или считать заявку отозванной.

31.9. Изобретение редко держат в секрете, если только не рассчитывают, что это изобретение останется в секрете навсегда (что теоретически возможно) или на долгое время, по меньшей мере на время, превышающее срок действия патента, если коммерческая выгода от засекречивания изобретения может быть больше, чем от подачи патентной заявки.

31.10. Однако с быстрым развитием техники становится все более трудно избежать того, чтобы изделия, в которых заложены изобретения, не были скопированы другими путем анализа и обратного инжиниринга.

31.11. Кроме того, изобретения могут стать известны третьим лицам различными способами, например по недосмотру будущего заявителя или из-за болтливости лиц, работающих на предприятии, где было создано это изобретение, или лиц, которым будущий заявитель сообщил об изобретении. А в случае, если будущий заявитель ведет переговоры с третьими лицами относительно использования своего изобретения, в частности с потенциальным лицензиатом, это изобретение неизбежно станет известным этим третьим лицам.

31.12. Патентное законодательство гарантирует, в случае запатентованного изобретения, что сведения, которые стали доступны обществу в связи с патентованном изобретения, не смогут быть использованы для производства и т. п. без разрешения владельца запатентованного изобретения. Поэтому опубликование изобретения, которое запатентовано, обычно не представляет никакого риска для патентообладателя. Единственный риск, который все-таки присутствует, заключается в том, что, если после опубликования заявки в выдаче патента будет отказано или если выданный патент будет позднее признан недействительным, это изобретение больше не является секретным. Однако если причина такого отказа или недействительности заключается в отсутствии новизны, то предполагаемое изобретение на самом деле не представляет собой изобретения и тот факт, что оно известно обществу, не является следствием публикации заявки или патента, а вытекает из того, что оно является частью уровня техники. Этот аргумент необязательно применим в тех случаях, когда причиной упомянутого отказа или недействительности является какая-либо процедурная ошибка или упущение, например неуплата причитающихся пошлин в Патентное ведомство.

31.13. Еще одним фактором, который следует принять во внимание при выборе между секретностью и попыткой патентования, является риск, которому подвержен каждый заявитель в отношении того, что называется «обходом изобретения» третьими лицами. «Обход изобретения» означает, что третье лицо опишет решение, которое, посуществу, основано на идеях или «в обход» идей, заложенных в изобретении заявителя, но все же достаточно отличается от него, чтобы на него можно было получить патент.

31.14. В общем, лучше и безопаснее попытаться получить патент на изобретение, чем стараться сохранить это изобретение в секрете. Это основано на том соображении, что шансы на то, что изобретение не удастся сохранить в тайне, значительно выше, чем риск неполучения патента на патентоспособное изобретение.

(ii) Определение патентоспособности

31.15. Вопрос относительно того, отвечает ли это изобретение условиям патентоспособности, решается Патентным ведомством или, если решение Патентного ведомства оспаривается в суде, — судом. Потенциальный заявитель должен также составить предварительное мнение относительно патентоспособности из-за значительности вложений — времени и денег — связанных с подачей заявки и получения патента. Как потенциальный заявитель может составить мнение по этому вопросу? Он может это сделать так же, как это делает Патентное ведомство, т.е. постаравшись выяснить состояние уровня техники, а после его определения, сравнив изобретение с этим уровнем техники: если изобретение является частью этого уровня техники или если в нем отсутствует изобретательский шаг, то, скорее всего, на это изобретение не удастся получить патент, с другой стороны, если это изобретение не является частью уровня техники и обладает изобретательским шагом, то полноценный патент будет выдан на это изобретение.

31.16. Помощь потенциальному заявителю в определении уровня техники и сопоставлении с ним изобретения не является прямой обязанностью поверенного. Заявитель может решить, что он не будет спрашивать мнение поверенного по этому вопросу.

31.17. Потенциальный заявитель может принять такое решение по различным причинам, например потому, что сам он лучше информирован об уровне техники, чем поверенный. Это, в частности, может быть в том случае, если потенциальный заявитель имеет большой опыт и глубокие знания в той отрасли техники, к которой относится изобретение. Или потенциальный заявитель решит не расходовать дополнительные средства, которые потребовалось бы уплатить поверенному за проверку уровня техники: такая проверка занимает много времени, требует специальных знаний и налагает большую профессиональную ответственность. Все эти факторы выливаются в значительные суммы, которые заявитель должен будет уплатить поверенному. Еще одной причиной того, почему потенциальный заявитель может решить не просить поверенного сформулировать мнение о патентоспособности, может быть тот факт, что это изобретение уже было предметом патентной заявки в другой стране и необходимая проверка уровня техники уже была проведена полностью и надлежащим образом — по крайней мере по мнению заявителя — в связи с другой заявкой.

(iii) Определение стран патентования

31.18. Когда встает вопрос о том, стоит ли патентовать изобретение за рубежом и, если да, то в каких странах, потенциальный заявитель и поверенный должны сопоставить и объединить свой опыт и информацию относительно ситуации, преобладающей в каждой из зарубежных стран, в которых предполагается патентование. Является ли данная страна перспективным важным рынком для изделий, в которых используется изобретение? Ведутся ли в этой стране исследования по тематике, близкой к данному изобретению? Возможно ли продать лицензию в эту страну или в ней имеются потенциальные конкуренты, которые могут попытаться использовать это изобретение, если оно не будет там запатентовано? Если ответ по меньшей мере на один из этих вопросов утвердительный, то следует подумать о патентной охране.

31.19. Следует провести консультации не только с местным поверенным, но и с поверенным в стране предполагаемого патентования, чтобы решить вопрос о целесообразности подачи там заявки. Зарубежный поверенный может высказать мнение, что по каким-то причинам, основанным на патентном законодательстве данной страны, подача заявки вряд ли будет успешной. Или ему может быть известно о «порочащих» изобретение публикациях, о которых неизвестно потенциальному заявителю, но которые практически исключают возможность получения патента в этой стране.

31.20. Если потенциальный заявитель решит испрашивать патентную охрану в нескольких зарубежных странах и если по меньшей мере некоторые из этих стран являются участницами Договора о патентной кооперации (РСТ) и/или Европейской патентной конвенции (ЕПК), то возникает вопрос о том, следует ли подавать международную заявку в рамках РСТ и/или Европейскую патентную заявку в рамках ЕПК вместо того, чтобы подавать национальные патентные заявки в каждой из таких стран.

(iv) Составление заявки

31.21. Ответственность за правильную подготовку заявки несет в первую очередь поверенный. Квалифицированное составление ключевых элементов заявки, а именно описания и формулы, важно для получения адекватной охраны прав заявителя по данному изобретению. Разумеется, большинство фактов, которые будут изложены в заявке, сообщает поверенному потенциальный заявитель, который и отвечает за достоверность этих фактов. Но представление этих фактов в заявке таким образом, чтобы все требования законодательства были соблюдены, чтобы не было пропущено ничего, что должно быть включено или представляется полезным для включения в заявку, относится к компетенции поверенного. Все, что потенциальный заявитель может сделать в данном вопросе, это проявить осторожность в выборе поверенного, если, конечно, есть возможность выбора из нескольких поверенных. Его профессиональная подготовка и его репутация будут определяющими факторами в таком выборе.

31.22. Ответственность за своевременную подачу разделяют потенциальный заявитель и поверенный. Если заявка является первичной, то в большинстве случаев ее следует подавать как можно скорее. Такая возможность появляется, когда изобретатель достаточно четко уяснит для себя сущность и объем своего изобретения, когда будет проведена проверка предшествующего уровня техники и когда будет составлена заявка. Составление заявки поверенным следует осуществлять очень быстро, но, поскольку в процессе ее подготовки ему может потребоваться консультация (иногда срочная) с потенциальным заявителем, то быстрые ответы или немедленная встреча для консультаций со стороны потенциального заявителя будут тоже необходимы. И после завершения подготовки заявки подачу следует осуществлять незамедлительно. Срочность любой первой подачи обусловлена тем фактом, что, в соответствии с патентными законами почти всех стран, при одновременной подаче заявок на одно и то же изобретение патент будет выдан тому заявителю, чья заявка имеет более раннюю дату или испрашивает более ранний приоритет.

31.23. Когда заявка является последующей, т.е. заявкой, в отношении которой заявитель сослался на приоритет первой заявки, то своевременная подача означает подачу до истечения 12 месяцев с даты подачи первой заявки. В отношении шансов на получение патента несущественно, когда в течение этих 12 месяцев была подана заявка, поскольку соответствующей датой для оценки новизны и изобретательского уровня является дата подачи первой заявки, а не дата подачи последующей заявки. Поверенный должен знать дату, на которую испрашивает этот 12-месячный срок, и обеспечить, чтобы Патентное ведомство получило заявку не позднее этой даты. В тоже время на заявителе лежит ответственность за заблаговременное предоставление всех необходимых данных с тем, чтобы у поверенного была возможность запросить дополнительную информацию от заявителя, осуществить перевод, если он требуется, и обменяться мнениями с потенциальным заявителем по всем неясным моментам.

(с) Стадия заявки

31.24. Эта стадия начинается после подачи заявки и заканчивается при наступлении одного из следующих событий:

(1)

заявка отзывается заявителем;

(2)

заявитель отказывается от заявки;

(3)

заявка отклоняется Патентным ведомством, или

(4)

заявка принимается Патентным ведомством, т. е. Патентное ведомство выдает патент на изобретение.

31.25. Вскоре после подачи заявки Патентное ведомство приступает к тому, что называется «формальной» экспертизой или «предварительной» экспертизой заявки.

31.26. Такая экспертиза называется формальной, чтобы отличать ее от экспертизы по существу. Эта последняя экспертиза касается главным образом патентоспособности заявленного изобретения, т.е. соответствует ли заявленное изобретение тем требованиям патентного законодательства, которые касаются патентоспособности, а именно является ли заявленное изобретение новым, обладает ли изобретательским уровнем и промышленной применимостью. Формальная экспертиза занимается большинством других условий, которые предписываются патентным законодательством для получения патента.

31.27. Предварительная экспертиза специально предназначена для проверки следующих восьми вопросов или групп вопросов:

(1)

относится ли заявка к изобретению, противоречащему общественной морали и порядку, или к той категории изобретений, которую патентный закон исключает из патентования;

(2)

содержит ли заявка все предписанные данные, касающиеся заявителя и изобретателя. Как правило, требуется, чтобы в заявке указывались изобретатель и заявитель (это может быть один и тот же человек), чтобы это указание содержало их полные официальные имена (это важно не только в отношении физических лиц, но и для юридических лиц и предприятий) и их адреса. Отсутствие указания имени заявителя обычно рассматривается как не подлежащая исправлению ошибка, придется подавать новую заявку. С другой стороны, отсутствие указания изобретателя обычно считается исправимой ошибкой. Неполные указания имени, орфографические ошибки в именах и адресах, пропуск адресов и указание неточного адреса тоже, как правило, считаются исправимыми ошибками. Эти ошибки может обнаружить сам поверенный. Если такие ошибки выявляются Патентным ведомством, оно предложит поверенному представить исправления, и поверенный обязан это сделать в предписанный срок;

(3)

указан ли поверенный в заявке и, если да, является ли он лицом, которое имеет право выступать в этом качестве; было ли его назначение должным образом оформлено заявителем (путем подписания заявителем заявки или отдельной «доверенности», т. е. документа, назначающего поверенного), а также были ли подробно указаны фамилия и адрес поверенного;

(4)

является ли заявитель юридическим или физическим лицом, имеющим право подавать патентную заявку. Одним из обычных требований в этом отношении является то, чтобы заявитель был гражданином или жителем страны, в которой находится это Патентное ведомство, или зарубежной страны, с которой данная страна имеет договорные отношения. Этот вопрос обычно решается на основе данных о гражданстве или месте проживания заявителя, содержащихся в заявке. Однако, если Патентное ведомство усомнилось в достоверности этих данных, оно может запросить доказательства. Бремя представления таких доказательств в Патентное ведомство лежит на патентном поверенном;

(5)

содержит ли заявка все части, предписанные законом. Патентное законодательство требует обычно наличия следующих частей: заявления, описания, формулы и реферата. Как правило, требуется также, чтобы заявление содержало название изобретения, а заявка содержала чертежи, если они необходимы для понимания изобретения;

(6)

патентное ведомство может также проверить неполноту заявления приоритета. «Заявление приоритета» — это указание в заявлении к заявке о том, что заявитель испрашивает право приоритета, предусмотренное в Парижской конвенции, на основе более ранней заявки. Эта более ранняя заявка должна быть указана в заявлении приоритета тремя элементами: названием страны, в которой она была подана; номером, присвоенным ей ведомством, в которое она была продана, и датой ее подачи. Что касается номера этой более ранней заявки, большинство законодательств разрешают, чтобы он был сообщен позднее, отдельно, в предписанный срок. Они позволяют это потому, что номер более ранней заявки может быть еще неизвестен заявителю ко времени подачи рассматриваемой заявки. В этом вопросе, однако, патентному поверенному тоже придется действовать спонтанно, поскольку большинство патентных законов не обязывают Патентное ведомство запрашивать заявителя об указании отсутствующего номера заявки;

(7)

отвечает ли заявка тому, что обычно называется — но не совсем правильно — «физическими» требованиями. Эти требования обычно включают следующее: чтобы заявка была написана на бумаге; чтобы бумага была определенного цвета, размера и качества; чтобы текст на бумаге был определенного цвета и размера; чтобы текст был легкочитаемым и пригодным для фоторепродуцирования; чтобы части заявки были четко разграничены; чтобы каждая страница имела поля определенного размера; чтобы поля были пустыми и чтобы каждая страница была пронумерована в определенном месте страницы. Это действительно физические требования. Другие требования, хотя и не являются, строго говоря, физическими, включают, обычно, следующее: чтобы каждый пункт формулы был пронумерован, чтобы каждый чертеж был пронумерован и в описании содержались ссылки на их номера, чтобы каждая часть заявки была озаглавлена, чтобы размеры были выражены в метрической системе, а температура — в градусах Цельсия, чтобы в чертежах указывался масштаб уменьшения или увеличения. Соответствие физическим требованиям является обычно личной и непосредственной обязанностью поверенного, поскольку обычно это именно он, а не заявитель оформляет окончательный вариант заявки для подачи. Подготовка заменяющих листов или других исправлений также будет его заботой и во многих случаях может быть выполнена без консультаций с заявителем;

(8)

уплачены ли в Патентное ведомство полагающиеся за подачу заявки пошлины. Такие официальные пошлины уплачиваются поверенным, который затем выставляет своему клиенту счет.

Некоторые Патентные ведомства разрешают поверенным открывать в них так называемые «депозитные счета». Суть этого в том, что поверенный направляет более крупную сумму денег в Патентное ведомство, но она остается собственностью поверенного. При подаче заявки поверенный указывает сумму, которая должна быть перечислена Патентным ведомством с его депозитного счета на собственный счет Ведомства. Этот способ исключает возможность просрочки платежей. Этот способ может быть еще более развит, чтобы он исключал даже возможность недоплаты. Такое дальнейшее развитие требует, чтобы поверенный выдал генеральное разрешение Патентному ведомству, чтобы оно рассчитывало сумму любой пошлины, относящейся к любой заявке, которую он уполномочен представлять, и чтобы Патентное ведомство перечисляло такие суммы, без конкретного поручения поверенного, с его депозитного счета на собственный счет Патентного ведомства.

(d) Публикация заявки

31.28. Общепринятая практика заключается в том, что публикация должна осуществляться сразу после истечения 18 месяцев с даты подачи заявки, а если в заявке испрашивается приоритет более ранней заявки, то публикация должна осуществляться через 18 месяцев с даты подачи этой более ранней заявки. Однако законодательства такого типа обычно предусматривают также, что заявитель может в любой момент между датой подачи и истечением 18-месячного срока попросить Патентное ведомство опубликовать заявку, и в таком случае Патентное ведомство обязано осуществить публикацию незамедлительно по получении такой просьбы.

31.29. Ранняя публикация может иметь смысл, если заявитель хочет как можно скорее сделать описанное техническое решение частью уровня техники. Если это решение еще не было раскрыто публике способами, отличными от публикации заявки — за исключением случая другой находящейся на рассмотрении заявки (когда значение имеют даты подачи) — то решение, описанное в заявке, может быть сделано частью уровня техники путем публикации этой заявки. Как только это решение стало частью уровня техники, заявки, поданные на это решение другими лицами, даже в зарубежных странах, не будут или по крайней мере, не должны, иметь успеха. Иными словами, чем раньше заявка будет опубликована, тем раньше она станет для других лиц помехой в получении патентов на свое имя на тождественное изобретение. Это справедливо и в случае, когда решение, заявленное третьей стороной не является тождественным, а просто сходно с описанным в заявке, но не имеет требуемого изобретательского уровня. С другой стороны, чем раньше осуществлена публикация, т.е. чем раньше снята завеса секретности, тем скорее другие лица получат возможность попытаться «обойти» заявленное изобретение или использовать его в качестве основы для дальнейших изобретений. Заявителю, с помощью его поверенного, придется решать, что ему выгоднее: опубликовать заявку как можно скорее или задержать публикацию как можно дольше. Если будет решено, что, взвесив все за и против, желательна ранняя публикация, то поверенный должен потребовать, чтобы Патентное ведомство осуществило так называемую раннюю публикацию.

(е) Отсроченная экспертиза

31.30. Патентное законодательство, предусматривающее, так называемую «отсроченную экспертизу», обычно устанавливает правило, что Патентное ведомство приступает к экспертизе заявки по существу только по ходатайству заявителя; такое ходатайство, однако, необходимо представить в течение определенного срока с даты публикации заявки. До получения такого ходатайства экспертиза по существу заявки является «отсроченной», т. е. не начавшейся, а задержанной. Следует отметить, однако, что, если этот срок будет пропущен, т.е. ходатайство о проведении экспертизы по существу не будет представлено заявителем, заявка будет считаться отозванной.

31.31. Поэтому одной из важных задач поверенного является фиксация даты, на которую заявка была опубликована, и, с приближением установленного срока, запрашивать заявителя, надо ли подавать ходатайство о проведении экспертизы. Если он получит ответ, что такое ходатайство следует подать в Патентное ведомство, поверенному придется сделать это до истечения указанного срока, и, поскольку законодательство требует обычно уплаты в эти же сроки пошлины за экспертизу, ему надо будет также проконтролировать, чтобы оплата этой пошлины была получена Патентным ведомством в эти же сроки.

(f) Оспаривание

31.32. Оспаривание — это ходатайство, поданное в Патентное ведомство физическим или юридическим лицом, но не заявителем, об отклонении заявки. Ходатайство должно указывать основания, по которым заявка должна быть отклонена, по мнению протестующей стороны. Типичными основаниями являются то, что заявитель не имеет право на патент по своему статусу, что изобретение противоречит общественному порядку или морали или относится к той области техники, в которой патентование не разрешено, что заявка недостаточно ясно и полно составлена с тем, чтобы позволить воспроизвести это изобретение специалисту в данной отрасли, что изобретение не отвечает требованиям патентоспособности, т.е. новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости.

31.33. Опротестование до выдачи часто приводит к существенной задержке с выдачей патента и иногда приводит даже к «параличу» патента. Чтобы этого избежать, все большее число стран вносят изменения в свое законодательство, заменяя систему «довыдачного» оспаривания на систему административного аннулирования («послевыдачное оспаривание»).

31.34. В чем здесь заключается роль поверенного? Именно его извещает Патентное ведомство о начале оспаривания. Поверенному необходимо после этого проконсультироваться с заявителем относительно того, какие контраргументы следует представить в Патентное ведомство. Если оспаривается новизна или изобретательский уровень, то отклонения заявки можно избежать путем внесения изменений в формулу.

31.35. Как правило, не только заявителю, но и оспаривающей стороне необходим поверенный.

(g) Экспертиза по существу

31.36. Экспертиза по существу проводится Патентным ведомством. Целью экспертизы по существу является принятие решения относительно выдачи или невыдачи патента на данное изобретение. Если заявка соответствует требованиям патентного законодательства, Патентное ведомство обязано выдать патент.

31.37. Экспертиза по существу рассматривает все возможные основания для отказа.

(h) Изменения

31.38. Большинство патентных законов разрешают заявителю вносить изменения в заявку. В то же время они обычно предусматривают, что изменения не могут выходить за рамки первоначального описания в поданной заявке.

31.39. Большинство законов предоставляют заявителю несколько возможностей для внесения изменений в формулу. Такими возможностями обычно являются: во-первых, до завершения подготовки к опубликованию заявки Патентным ведомством; во-вторых, одновременно с подачей ходатайства о проведении экспертизы по существу; в-третьих, в процессе экспертизы по существу. В первых двух случаях, если они имеют место, инициатива исходит от заявителя. Вариант номер один может быть вызван желанием заявителя раскрыть меньше того, что было описано в первоначальной заявке. Вариант номер два может быть мотивирован желанием уменьшить риск оспаривания на последующих стадиях. Изменения, представляемые в ходе экспертизы по существу, обычно не возникают сами по себе; они инициируются Патентным ведомством, которое, в лице эксперта, проводящего экспертизу по существу, говорит заявителю: «Если Вы измените заявку таким-то образом, я выдам Вам патент; если нет, я отклоню заявку». Предлагаемые изменения заключаются обычно в изъятии одного или более пунктов формулы или в ограничении объема притязаний одного или более пунктов, при этом обоснование заключается в том, что только оставшиеся пункты или ограниченные пункты удовлетворяют условиям патентоспособности и/или соответствуют описанию. В таких случаях начинается диалог между экспертом и поверенным, последний из которых пытается убедить первого в том, что более широкие притязания являются допустимыми. В ходе этого диалога мнения поверенного и эксперта могут изменяться в свете новых аргументов и новых документов, которые они представляют друг другу.

31.40. Вряд ли можно сомневаться в том, что это является одной из наиболее важных и интересных функций поверенного. Это также очень ответственная задача, поскольку патент с очень ограниченными притязаниями может оказаться бесполезным. Если эксперт настаивает на сужении, которое, по мнению заявителя, является необоснованным, нет необходимости соглашаться с предложением эксперта. В этом случае Патентное ведомство выносит отказное решение по заявке. Но такой отказ не обязательно означает, что заявка «скончалась». Большинство законодательств предусматривают возможность обращения в более высокую инстанцию — например, апелляционный совет — или в суды. В результате такого обращения заявитель может получить патент с таким объемом притязаний, как испрашивал заявитель.

31.41. Поскольку рассматриваемая задача является столь ответственной, поверенный, как правило, не предпримет никаких шагов, не получив четких и конкретных указаний от заявителя. Каждое предложенное изменение обычно тщательно обсуждается, устно или письменно, между заявителем и его поверенным.

(i) Роль в период действия патента

(i) Поддержание в силе

31.42. Большинство патентных законов предусматривают, что патентообладатель должен ежегодно уплачивать пошлину за поддержание правового статуса патента на изобретение.

31.43. Своевременная оплата пошлин за поддержание входит в число важных и ответственных задач поверенного. Он должен вести учет дат, на которые каждая из пошлин подлежит уплате; он также должен заблаговременно выяснить, чего хочет патентообладатель: поддерживать или нет? Ему надо, кроме того, своевременно получить от патентообладателя сумму, необходимую для оплаты пошлины за поддержание.

31.44. Ответственность поверенного велика, поскольку пропуск установленного срока приведет к дополнительным расходам, а именно к штрафу. Если будет просрочен и «штрафной» период, то патентообладатель может лишиться и всех его прав на патент.

(ii) Процедура отмены

31.45. Большинство патентных законов предусматривают, что любое лицо может опротестовать действие выданного патента путем подачи заявления в суд. Оспаривающая сторона является истцом, а другая сторона— ответчиком. Этой другой стороной может быть, в зависимости от законодательства данной страны, либо патентообладатель, либо/и Патентное ведомство в лице его руководителя (в англоговорящих странах это «Комиссар», «Контролер» или «Регистратор», а в других странах это местный эквивалент «Президента», «Генерального директора» или «Директора»).

31.46. Роль поверенного как той, так и с другой стороны чрезвычайно важна. Он, естественно, должен быть знаком с возможностями экспертизы по существу, административного аннулирования или оспаривания. Ему потребуется также выяснить, проходило ли это же изобретение экспертизу или административное аннулирование или оспаривание в патентных ведомствах других стран, не было ли оно предметом разбирательства в зарубежных судах по поводу нарушения или недействительности прав и, если да, какая аргументация использовалась и каков был результат. Такая информация будет очень полезна для поверенного.

(iii) Принудительные лицензии

31.47. Патентные законы ряда стран предусматривают возможность выдачи принудительных лицензий. Принудительная лицензия является лицензией, выдаваемой юридическому или физическому лицу («лицензиару»), по его ходатайству, государственным органом (например. Патентным ведомством) для промышленного использования запатентованного изобретения и/или ввоза изделий, включающих запатентованное изобретение; такая лицензия может быть выдана против воли патентообладателя.

31.48. Услуги представителя — специалиста в области патентного права потребуются обеим сторонам. Сторона, ходатайствующая о выдаче принудительной лицензии, должна будет заявить о промышленном неиспользовании или недостаточном промышленном использовании в этой стране запатентованного изобретения и истечении трех- или четырех годичного срока, установленного Парижской конвенцией. Заявитель или патентообладатель, желающий воспрепятствовать ходатайству о выдаче принудительной лицензии, должен либо доказать, что его запатентованное изобретение в достаточной мере промышленно используется в этой стране им самим или с его разрешения, либо он должен указать и доказать наличие «уважительных причин» для промышленного неиспользования или недостаточного использования патента.

(iv) Нарушение прав

31.49. В соответствии с законодательством большинства стран патентообладатель имеет возможность, в случае нарушения его прав, требовать в судебном порядке принятия одного или более из следующих постановлений:

(1)

чтобы нарушитель прекратил свои действия;

(2)

чтобы нарушитель возместил ущерб, нанесенный патентообладателю;

(3)

чтобы нарушитель понес наказание.

31.50. Подготовка любого юридического шага потребует консультации и помощи со стороны юристов и технических специалистов. Это же потребуется и защите. Это же будет необходимо обеим сторонам и при судебном рассмотрении.

(j) Заявки для иностранных клиентов

31.51. Зарубежный патентный поверенный, как правило, предоставит требуемое описание и данные о заявителе, а также ссылки на приоритет по Парижской конвенции, но ему придется положиться на местного поверенного по таким вопросам, как:

(1)

обеспечение своевременной подачи заявки — обычно, до истечения года с даты первой заявки;

(2)

представление документов по форме, предписанной местным законодательством и практикой;

(3)

консультация о требуемых дополнительных данных;

(4)

обеспечение правильного заполнения бланков;

(5)

оповещение зарубежного поверенного об установленных сроках представления дополнительных документов и соблюдение этих сроков после получения таких документов от зарубежного поверенного. Такие документы включают бланки, формальные чертежи и «приоритетные документы» — официально заверенные копии «базовых» заявок с переводами, если требуются.

31.52. Иностранный поверенный будет также ожидать от местного поверенного рекомендаций по любым практическим затруднениям, которые могут возникнуть в рамках местных законов или практики, например по содержанию или форме притязаний, характеру предполагаемой заявки, правомочности заявителя подавать заявку.

31.53. По большому счету, ключевая роль местного поверенного заключается в том, чтобы обеспечить своевременное оповещение о всех сроках, связанных с заявкой, и их соблюдение, а также информация зарубежного поверенного о специфических требованиях местного законодательства и практики.

(k) Зарубежные заявки для местных клиентов

31.54. С подачи основной национальной заявки начинается отсчет 12-месячного периода, предусмотренного Парижской конвенцией. В течение этого периода заявителю нужно будет принять решение относительно стран, на которые он хочет распространить патентную охрану. Важной задачей по иного в этой ситуации является подвести заявителя к тому, чтобы он задавал правильные вопросы, помочь ему с информацией о сиюминутных и долгосрочных затратах, о ситуации в каждой стране в связи с национальными заявками. Заявителю самому захочется изучить конъюнктуру рынка в каждой стране; возможные способы использования патента, включая лицензирование; уровень развития техники в каждой стране, что определяет возможности использования в ней изобретения и, таким образом, возможность получения с помощью патента какой-либо дополнительной охраны. Ему необходимо будет также определить общий бюджет и приоритетные задачи.

31.55. Очень важно, чтобы поверенный предоставлял заявителю полную информацию относительно расходов, которые ему придется понести: патентная охрана в нескольких странах обходится весьма дорого, особенно если изобретение не пользуется успехом; часто для заявителя является неожиданностью размер средне- и долгосрочных расходов на поддержание его патентной охраны.

31.56. Когда выбор стран сделан, поверенному надо предпринять ряд шагов в целях подготовки указаний для зарубежных поверенных. Первым шагом является выбор поверенных, которые будут действовать от своего имени и от имени клиента в каждой зарубежной стране. Многие страны требуют по крайней мере представления местных адресов для переписки по патентной заявке, но значительно удобнее для заявителей воспользоваться услугами опытного местного специалиста в каждой зарубежной стране. Этот выбор поверенных представляет собой важное решение, которое не следует недооценивать. Особенно это справедливо для стран, язык которых отличается от языка поверенного или заявителя, поскольку заявителю придется полагаться на зарубежного поверенного, который должен обеспечить наилучшее представление его интересов в этой стране. При осуществлении выбора поверенный будет исходить из критериев надежности, профессиональной подготовки и здравого делового подхода.

31.57. Следующим подготовительным шагом для поверенного является определение того, какие официальные документы необходимы по каждой из заявок, а также подготовка таких документов. Большинство стран требуют оформления заявителем доверенности. Может также потребоваться передаточный акт. Бланки заявлений могут быть заполнены и подписаны местным поверенным.

31.58. Следующий подготовительный шаг заключается в подготовке описаний к зарубежным заявкам. Во многих случаях эти описания не будут окончательными, поскольку необходимо обеспечить перевод на иностранный язык. Опытный поверенный не ограничится простым фотокопированием национальной заявки для использования за рубежом, а рассмотрит вопрос о возможности плодотворной переработки языка или структуры формулы для лучшего соответствия практике каждой страны или улучшения или сокращения описания.

31.59. И наконец, точно рассчитав соответствующий конвенционный срок, поверенный направит подробные инструкции выбранному им зарубежному коллеге в нужное время.

Литература к разделу В:

A. de Elzaburu. Патентные поверенные: их роль, BLTC/19.

Международное бюро ВОИС. Задачи патентных поверенных: Часть I, Задачи до стадии подачи заявки. ВАС/6 и 7.

Международное бюро ВОИС. Задачи патентных поверенных: Часть II, Задачи в период рассмотрения заявки. ВАС/8 и 9.

Международное бюро ВОИС. Задачи патентных поверенных: Часть III. Задачи в период действия патента. ВАС/10.

G. Noonan. Роль патентного поверенного. WIPO/PS/KL/86/5.