G. Регистрация товарных знаков

(а) Введение

9.106. Заявки на регистрацию товарного знака следует подавать в компетентный орган государственной власти, который в большинстве стран тот же, что и орган, правомочный рассматривать заявки на патент. Обычно он называется «Ведомством промышленной собственности», или «Ведомством по патентам и товарным знакам», или «Ведомством по товарным знакам».

9.107. Задачи Ведомства определяются специальным законом, который дополняется правилами и административными инструкциями. Обычно в этом законе содержатся подробные положения относительно требований к заявке, процедуре ее рассмотрения до вынесения решения Ведомством о регистрации знака или отказе в ней, и любых дополнительных процедур, относящихся к регистрациям товарных знаков.

(b) Заявка на регистрацию

9.108. Как правило, страны предусматривают заявочный бланк, использование которого в некоторых из них носит обязательный характер. В заявочный бланк следует вносить имя и адрес заявителя. Иностранцы должны либо указать адрес для переписки в стране, либо использовать агента, имеющего доверенность, подписываемую заявителем. Часто предусматриваются дополнительные формальные требования, такие, как засвидетельствование подписей государственным нотариусом и легализация.

9.109. Обозначение, поданное на регистрацию, должно быть представлено на заявочном бланке или в приложении к нему. Если предполагается, что обозначение должно быть зарегистрировано в цвете, испрашивается цвет и представляется образец в цвете или описание цвета (цветов).

9.110. Если на регистрацию подается пространственное обозначение, необходимо испрашивать охрану обозначения в его трехмерной форме. Кроме того, обозначение должно быть графически исполнено так, чтобы это позволяло осуществить его репродуцирование с двойной целью: должна быть возможность зарегистрировать его (независимо от формы, в которой основан реестр, будь то занесение знаков в книгу, сбор в каталожном указателе или введение в компьютеризированную систему), а обладатели преимущественных прав должны быть в состоянии получить сведения, касающиеся заявки на товарный знак (которые обычно обеспечиваются их публикацией в бюллетене товарных знаков).

9.111. Заявитель также должен перечислить товары, для которых регистрируется обозначение. Законодательство о товарных знаках обычно предусматривает классификацию товаров в целях регистрации. В одних странах следует подавать отдельную заявку для каждого класса, тогда как в других странах одна заявка достаточна для нескольких классов.

9.112. Для международной торговли важным договором является Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, которое учреждает классификацию товаров и услуг в целях регистрации товарных знаков. По состоянию на 1 октября 1996 г. участниками этого Соглашения являлись 47 государств, включая Соединенные Штаты Америки.

9.113. Наконец, для регистрации товарного знака необходимо уплатить одну или более пошлин. Страна может предусмотреть одну, всеохватывающую пошлину или несколько (заявочная пошлина, пошлина за указание класса, пошлина за экспертизу, регистрационная пошлина и т. д.). Обе системы имеют преимущества и недостатки. С одной стороны, проще и более эффективно в смысле стоимости взимать единственную пошлину. С другой стороны, это может иметь необратимые последствия для заявителей, которые пожелают отозвать заявку полностью или частично в течение процедуры по регистрации (например, на основании протеста, поданного обладателем преимущественного права, или по причине непреодолимых возражений со стороны чиновника-регистратора). В таких случаях должен быть предусмотрен, по крайней мере частичный, возврат уплаченных пошлин.

(с) Экспертиза

(i) Формальная экспертиза

9.114. Как правило, страны принимают заявку на регистрацию товарного знака, если она отвечает формальным требованиям.

(ii) Экспертиза по существу

9.115. Большинство стран проводят экспертизу по существу заявок на товарные знаки в интересах общества и конкурентов.

9.116. Следует провести четкое различие между двумя видами мотивов для отказа:

9.117. Товарные знаки могут подвергаться экспертизе по абсолютным, объективным основаниям для отказа, то есть в отношении того, являются ли знаки достаточно дистинктивными, не ложными, не аморальными и т. д. Такая экспертиза чрезвычайно желательна в интересах охраны прав потребителей, однако для конкурентов и всей торговли в целом важно, чтобы никто не мог быть в состоянии монополизировать описательный или даже родовой термин путем простого административного акта.

9.118. Законодательство многих стран предусматривает также экспертизу по относительным основаниям для отказа, то есть являются ли заявляемые права идентичными или сходными с преимущественными правами, которые были заявлены или предоставлены на идентичные или сходные товары. Такая экспертиза может быть проведена или officio, и/или на основании процедуры опротестования.

9.119. На международном уровне можно отметить три типичных подхода.

9.120. Британская система, предусматривающая экспертизу, проводимую ведомством по абсолютным и относительным основаниям для отказа, а также по основаниям процедуры опротестования. В Европе эта система также применяется такими странами, как Португалия, Испания и страны Северной Европы.

9.121. В соответствии со вторым подходом, ведомство проводит экспертизу только по абсолютным основаниям для отказа, законодательство не предусматривает никакой процедуры опротестования и оставляет за обладателем преимущественных прав возможность предъявить иск по аннулированию или правонарушению в отношении регистрации или использования более нового обозначения. Эта система применялась в соответствии со старыми законами о товарных знаках Франции и Швейцарии (обе страны ввели процедуры опротестования в свои новые законы).

9.122. Третьей системой является немецкая, которая предусматривает экспертизу, проводимую ведомством по абсолютным основаниям для отказа, а также процедуру опротестования в административном порядке, в соответствии с которой обладатель преимущественных прав может опротестовать заявку, нарушающую товарный знак, через посредство упрощенной и не столь дорогостоящей процедуры. Эта система является компромиссом между более экстремистскими системами, упомянутыми выше, и следует современной тенденции, которая отражена в предлагаемой системе товарных знаков Европейских сообществ.

9.123. В целом промышленность предпочитает такую систему, поскольку она требует меньших затрат времени и является намного более гибкой. С учетом большого количества товарных знаков в реестрах стран во всем мире в любом случае целесообразно проводить поиск в отношении преимущественных прав до подачи ходатайства о регистрации товарного знака и, что более существенно, до начала его использования. Большинство заявителей проводят такие поиски на регулярной основе, тогда как компании установили наблюдение, по крайней мере, за их наиболее важными зарегистрированными товарными знаками или с помощью своих поверенных по товарным знакам, или при посредничестве одной из международных наблюдательных служб, для того чтобы быть информированными о заявках на регистрацию потенциально коллидирующих сходных знаков.

9.124. Стандарты, применяемые чиновником-регистратором при проведении экспертизы относительно того, следует ли отклонить заявку на товарный знак на основании сходства преимущественных прав, в принципе те же, что и применяемые при процедуре опротестования или судьей в судопроизводстве по фактам правонарушения (хотя даже в последнем случае дополнительную роль будут играть фактические обстоятельства правонарушения).

9.125. Поскольку одно из основных прав владельца зарегистрированного знака состоит в том, чтобы препятствовать другим в использовании его знака или знака, сходного до степени смешения, то более подходящим представляется рассмотрение всех аспектов схожести товарных знаков в главе 6, которая касается прав, возникающих в результате регистрации товарных знаков.

(d) Отказ в регистрации

9.126. Перед вынесением решения о полном или частичном отказе в регистрации по заявке ведомство должно предоставить заявителю возможность сделать свои замечания.

9.127. Решение о полном или частичном отказе в регистрации по заявке должно быть открыто для апелляции. В зависимости от системы общего права страны апелляцию можно подавать в регистрирующее учреждение, в административную апелляционную палату или в суд.

(е) Дата регистрации

9.128. Если заявка приводит к регистрации, ведомство выдает владельцу свидетельство. Исключительные права владельца существуют с даты регистрации. Однако датой приоритета права должна быть дата подачи заявки на регистрацию. Хотя верно, что заявка обычно не является достаточным основанием для предъявления иска по нарушению более позднего права, она должна быть неоспоримым основанием для процедуры опротестования. И даже более важно то, что дата подачи заявки на регистрацию будет решающим моментом в более позднем судебном разбирательстве. Период времени, продолжающийся до того, как заявка приводит к регистрации, варьируется в значительной степени и в некоторых случаях может быть очень продолжительным. Позже поданная заявка может по разным причинам привести к регистрации скорее (например, если раньше поданная заявка была отклонена экспертом и в конце концов удовлетворила апелляционную жалобу). Ясно, что владелец ранее поданной заявки должен иметь преимущественное право по отношению к владельцу поднес поданной заявки.

9.129. Кроме того, заявитель может испрашивать приоритет своей национальной регистрации согласно статье 4 Парижской конвенции, если заявка в зарубежной стране оформлена в течение шести месяцев с даты подачи первой заявки.

(f) Срок действия и продление

9.130. Так как право на товарные знаки не является монопольным правом, в смысле его использования, то нет необходимости ограничивать срок действия регистрации. По административным причинам законодательство о товарных знаках, как правило, предусматривает срок действия, однако существует возможность продления регистрации по истечении срока ее действия.

9.131. Одной из причин установления таких сроков является то, что ведомство может взимать пошлину за продление, и это является желанной статьей дохода. Кроме того, регистрация товарных знаков в отсутствие срока действия привела бы к нежелательному числу регистрации товарных знаков, которые больше не представляют никакого интереса для их владельцев. Даже если из реестра можно было бы исключить неиспользуемые знаки, такая процедура была бы не всегда успешной, дорогостоящей и требующей больших затрат времени для заинтересованной стороны.

9.132. Следовательно, условие продления и уплаты пошлины за продление является хорошей возможностью для владельца товарного знака обдумать, стоит ли еще раз продлевать регистрацию, поскольку товарный знак мог изменить свою графическую форму или уже больше не используется. По этой причине пошлина за продление не должна быть слишком низкой — на самом деле, возможно, она должна быть выше, чем первоначальная регистрационная пошлина. Однако следует также избегать чрезмерно высоких пошлин. В любом случае продления должны осуществляться просто при уплате пошлины, без проведения какой-либо новой экспертизы знака по абсолютным или относительным основаниям для отказа. Разумеется, владельцу должна быть предоставлена возможность сделать добровольное ограничение перечня товаров по сравнению с первоначальной регистрацией, особенно если этим он может уменьшить размер пошлины.

(g) Публикация и доступ к реестру

9.133. Для обладателей преимущественных прав и для публики важно, чтобы вся релевантная информация, содержащаяся в реестре, которая касается заявок, регистрации, продлении и изменений имени, адреса и владельца, публиковалась в официальном бюллетене. Это дает возможность обладателям преимущественных прав принять необходимые меры, включая опротестование (если оно предусмотрено) или иск по аннулированию. Публикация заявок и регистрации должна содержать все важные данные, такие, как имя и адрес заявителя, изображение знака, перечень товаров, сгруппированных в соответствии с системой классификации, испрашиваемые цвета, а если знак является объемным, то указание об этом, и если испрашивается приоритет любого другого знака (Парижская конвенция, статья 4), то заявление на этот счет.

9.134. Кроме того, реестр знаков должен быть общедоступен. Для того чтобы владельцы преимущественных прав были должным образом информированы, необходимо, чтобы реестр содержал новейшую информацию, а именно: все зарегистрированные данные не только о регистрациях, но также о содержании заявок, находящихся на рассмотрении, независимо от типа носителя, на котором хранятся такие данные.

Литература к разделу G:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о торговых знаках и практику их использования (второй выпуск). WIРО, Риb. Nо. б53(Е) (1993).