С. Переговоры по лицензионным договорам

(а) Введение

5.71. Всякий технический лицензионный договор необходимо проанализировать по следующим основным элементам:

(1)

предмет договора,

(2)

обязательства лицензиара,

(3)

обязательства, общие для обеих сторон.

5.72. На практике эти элементы часто рассредоточены по всему тексту договора или даже не разграничены. Тем не менее анализ договора с этой точки зрения имеет то преимущество, что дает возможность ясного и логического анализа существенных аспектов, которые должны рассматриваться при подготовке договора.

5.73. Следующие вопросы характерны в качестве предмета переговоров, ведущих к заключению лицензионного договора, или в качестве требующих особого внимания при подготовке его положений. Эти положения будут обсуждаться с точки зрения лицензирования патентов, но они применимы также и к другим формам интеллектуальной собственности.

(b) Идентификация сторон

5.74. Один из первых моментов, вызывающих сомнения при переговорах о заключении лицензионного договора, — это идентификация организаций или лиц, которые станут сторонами договора, иными словами, которые подпишут договор и будут обязаны выполнять его положения.

5.75. Целью описания сторон лицензионного договора является возможность достаточно определенной идентификации каждой из них, чтобы определение каждого юридического или физического лица, от которого ожидается совершение определенных действий или который ожидает их выполнения, не стало бы в дальнейшем предметом разногласий.

5.76. Эта цель приобретает особое значение для комплексных деловых взаимоотношений, при которых с каждой стороны участвует более одного юридического или физического лица. Подобная ситуация может возникнуть при заключении лицензионных договоров и договоров о ноу-хау между юридическими или физическими лицами разных стран.

5.77. Например, одна из сторон в переговорах о заключении лицензионного договора может представлять собой группу юридических лиц, созданных и расположенных в одной зарубежной стране, или они могут быть созданы и находиться в разных странах, но в обоих случаях иметь общего собственника, совместно управлять или иметь иные общие интересы. В таких случаях, как можно полагать, лицензия на патент будет выдана одним из юридических лиц, составляющих группу (или, может быть даже юридическим лицом, не входящим в группу), а другие действия будут совершаться одним или несколькими юридическими лицами, составляющими группу, либо в их интересах.

5.78. Аналогичные вопросы возникают, когда одной из сторон в переговорах приходится вовлекать какие-то государственные органы (министерства, комиссии, бюро, ведомства или иные государственные единицы) или общественные организации, государственные предприятия, частные юридические лица, включая и те, которые учреждены как совместные предприятия с иностранным юридическим лицом.

5.79. Далее следует рассмотреть вопрос о том, надо ли оформлять и подписывать один документ, фиксирующий все условия и обязательства всех лиц с обеих сторон, или будут оформляться и подписываться разные документы, содержащие различные условия и обязательства.

(с) Цели сторон: объем лицензии

5.80. Когда стороны ведут переговоры по лицензионному договору, они обычно основываются на том, что определенная технология необходима для изготовления конкретного продукта или для осуществления определенного способа, в результате которого производится продукт или достигается другой результат. Иными словами, конечная цель сторон при заключении лицензионного договора состоит в передаче лицензиаром и приобретении лицензиатом определенной технологии и права применения этой технологии в том или ином производстве, или в использовании или продаже данного продукта, или осуществлении данного способа, в результате которого получают некоторый продукт, либо иной результат.

5.81. Эти цели сторон в лицензионном договоре оговариваются как в общем, так и в конкретном виде.

5.82. В общем виде их цели должны быть отражены либо в преамбуле лицензионного договора, состоящей из ряда положений, называемых обычно декларативной или мотивировочной частью, либо непосредственно в нормоустанавливающей части лицензионного договора с виде особой статьи под названием «общие сведения».

5.83. Более конкретно цели сторон в лицензионном договоре оговариваются в последующих положениях, очерчивающих пределы действия или объем лицензионного договора. Одна группа этих положений определяет предмет лицензионного договора (т. е. продукт или процесс, изобретение и ноу-хау, а также технические достижения, если таковые имеются). Другая группа положений определяет, какая из сторон имеет право осуществлять один или несколько актов использования, устанавливать место или места, где эти действия должны выполняться, а также длительность использования, уточнять цели, для которых технология может использоваться. Другие положения могут определять уровень разработанности изобретения или изобретений, уточнять средства (если таковые имеются), помогающие в их использовании, оговаривать вознаграждение за использование, определять последствия в случае неудачного использования технологии, вмешательства в нее или в другие согласованные условия.

(d) Предмет договора

5.84. Положения лицензионного договора, касающиеся его предмета, в сущности, определяют технологию, которая в дальнейшем должна быть предметом использования, и в конечном итоге, если лицензионный договор заключен, ту технологию, которая должна быть передана лицензиаром и приобретена лицензиатом.

5.85. Эти положения описывают продукт, который должен быть изготовлен, использован или продан, или способ, который должен быть применен и в результате осуществления которого должен быть изготовлен продукт, который в свою очередь должен быть использован или продан, идентифицируют изобретение или изобретения, включаемые в продукт или способ, описывают ноу-хау (если таковое имеется), которое должно быть предоставлено, и определяют технологические достижения, а также условия, при которых эти достижения будут доступными для другой стороны.

(е) Идентификация продукта или способа

5.86. Поскольку конечная цель получения лицензии связана с продуктом или способом, одно из положений лицензионного договора должно кратко идентифицировать этот продукт или способ. Как правило, это положение должно содержаться в той части лицензионного договора, которая касается определений.

5.87. Продукт может быть определен широко, например, как «инструменты для письма», такое определение включало бы авторучки, шариковые ручки и фломастеры. Продукт может быть определен и более конкретно, охватывая, например, один или несколько типов авторучек, но не все из них.

5.88. Способ может быть определен посредством химической формулы, согласно которой определенные химические вещества взаимодействуют между собой, приводя к получению конкретного продукта при введении определенного катализатора.

5.89. Название и реферат, содержащиеся в заявке на выдачу патента на изобретение, включаемое в продукт или способ, могут служить отправной точкой в получении требуемой информации для описания продукта или способа.

(f) Идентификация изобретения

5.90. Положения, определяющие изобретение или изобретения, включаемые в продукт или способ, обычно содержат ссылки на номер патента на изобретение или заявки на выдачу патента на изобретение, страну, где патент выдан или зарегистрирован либо где была подана заявка, дату выдачи патента либо дату подачи заявки и, в некоторых случаях, название изобретения и статус заявки. Если продукт или способ, о котором идет речь, включает в себя несколько изобретений, соответствующую информацию об этих изобретениях обычно группируют и включают в перечень, прилагаемый к лицензионному договору.

(g) Описание ноу-хау

5.91. В соответствии со стандартными требованиями большинства действующих патентных законодательств описание изобретения в заявке на выдачу патента на изобретение должно раскрывать его настолько ясно, подробно и точно, чтобы лицо, имеющее обычные знания в данной области техники, могло осуществлять изобретения. Некоторые патентные законы идут дальше и требуют, чтобы в описании изобретения был указан полный вариант осуществления изобретения, известный изобретателю. Однако патентные законы не требуют включения дополнительных средств, облегчающих осуществление изобретения. Подобные дополнительные средства могут заключаться в использовании технологической информации и опыта, приобретаемых при длительных экспериментах с изобретениями.

5.92. Чаще всего эти техническая информация или опыт не раскрываются, поскольку они не известны на момент составления описания как части документации, подаваемой для получения патента на изобретение. Описание изобретения в заявке на выдачу патента на изобретение часто основывается на научно-исследовательской работе, проводимой в лабораторных условиях, либо в условиях производства опытного образца. Промышленное производство и данное производство опытной партии может начинаться лишь на более поздней стадии. Но тогда будет слишком поздно вносить соответствующие данные в описание изобретения в виде изменений к заявке, поскольку патент на изобретение уже давно был выдан. Далее, на момент подачи заявки на изобретения не известно будет ли изобретение конкурентоспособным. Стоимость промышленного производства иногда невозможно определить, поскольку, пока оно не начнется, не будет достигнут его оптимальный уровень.

5.93. По вышеуказанным причинам может оказаться полезным, если не необходимым, чтобы потенциальный лицензиат получил от лицензиара или с помощью последнего от других техническую информацию, данные или знания, вытекающие от практики и опыта, иными словами, ноу-хау, которые сейчас или в будущем применимы для эффективного использования изобретения или изобретений, включенных в рассматриваемые продукт или способ.

5.94. Что касается описания таких ноу-хау, соответствующую техническую информацию можно указать ссылкой на соответствующую документацию, например на схемы общего вида завода, чертежи или синьки станков, перечни запасных частей, руководства или инструкции по работе станков или сборке компонентов, спецификации сырья, расчеты рабочего и машинного времени, инструкции по упаковке и хранению и информацию о стабильности и воздействии на окружающую среду. Могут быть составлены описания работы для каждого эксперта, чей технический или профессиональный опыт может потребоваться. Также информация может быть определена в одном или нескольких приложениях, дополнениях или перечнях, прилагаемых к лицензионному договору.

(h) Конфиденциальность

5.95. Ноу-хау приобретается или создается лицензиаром в ходе научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, в ходе применения промышленных и деловых приемов в работе предприятия лицензиара. Часто ноу-хау является причиной конкурентоспособности, если не лидирующей позиции лицензиара в области рассматриваемой технологии. В этой роли ноу-хау является важным активом поставщика, который необходимо сохранять. В то же время, оно является таким ресурсом, которым поставщик готов поделиться в обмен на согласованную плату лицензиата или иного лица, желающего его использовать. Следовательно, передача ноу-хау лицензиату является результатом сделки, в которой ценой является не только часть денежного вознаграждения, указанная в лицензионном договоре, но и обязательство лицензиата не раскрывать ноу-хау третьим лицам, за исключением определенных обстоятельств или с согласия лицензиата.

5.96. При обращении к условиям самого лицензионного договора сторонам потребуется определить какую часть ноу-хау, созданную той или иной стороной, и в какие сроки следует или не следует раскрывать. Сторонам будет также необходимо определить последствия в случае несанкционированного случайного раскрытия, включая последствия, возникающие при истечении срока лицензионного договора или в случае прекращения его действия до истечения установленного срока, в том числе согласованного срока нераскрытия, из-за нарушения условий той или иной стороной.

(i) Доступ к техническим усовершенствованиям

5.97. К техническим усовершенствованиям, представляющим непосредственный интерес для сторон лицензионного договора, обычно относят те, которые значительно или существенно влияют, например, в случае продукта, на объем его производства, стоимость изготовления или эффективность использования, а в случае способа — на материальные условия осуществления способа, а также стоимость или эффективность осуществления.

5.98. Стороны лицензионного договора могут иметь разные подходы к передаче информации и к определению их соответствующих прав на технические усовершенствования, которые могут быть ими созданы или приобретены.

5.99. Стороны могут решить, что взаимный обмен информацией о технических усовершенствованиях будет наилучшим образом отвечать их интересам и что каждая сторона имеет право бесплатно использовать технические усовершенствования другой стороны. Это называется перекрестным лицензированием. Они могут также решить, что, если какая-либо сторона открывает за вознаграждение доступ третьим лицам к техническому усовершенствованию другой стороны, то другая сторона имеет право на долю в этом вознаграждении на согласованных условиях и в согласованном размере. Далее, обычно предусматривается, что сторона, сделавшая техническое усовершенствование, должна испросить патентную охрану. В случае если она решает не делать этого, другая сторона может испросить патентную охрану за свой счет, на имя обеих сторон.

(j) Территориальная исключительность

5.100. Какая из сторон лицензионного договора может согласно его условиям выполнять определенные действия по использованию на какой территории или территориях, и с какими последствиями, и на каких условиях лицензиаром или лицензиатом могут заключаться договоры с третьими сторонами, заинтересованными в использовании технологии, — это разные, но связанные один с другим вопросы. Они связаны между собой, поскольку каждый из них затрагивает ключевые права лицензиара, вытекающие из выданного ему патента на изобретение и являющееся предметом лицензионного договора. Лицензионный договор должен содержать ясный ответ на каждый из этих вопросов.

(k) Разрешенная область использования

5.101. Положения об области или областях использования или деятельности определяют цель или цели, в которых может применяться изобретение или ноу-хау. Они служат для определения пределов этого применения лицензиатом. В то же время в зависимости от этих установленных пределов лицензиар может иметь право предоставлять лицензию или передавать ноу-хау ряду других лицензиатов, каждый из которых специализируется в различных областях применения изобретения или ноу-хау. Это позволяет наиболее целесообразным образом использовать изобретение или ноу-хау с учетом возможностей каждого конкретного лицензиата.

5.102. Следует заметить, что сумма, которая уплачивается лицензиатом за приобретение технологии, может меняться в зависимости от цели или целей, для которых приобретена технология. Лицензиар может дать разрешение на использование изобретения или ноу-хау только в данной области или для данного вида деятельности. В других случаях лицензиар готов дать разрешение на их использование в любых целях. В последнем случае возможно, что запрашиваемая цена будет выше, чем в случаях, когда стороны договорились о более ограниченной области использования или деятельности. Хотя в долгосрочной перспективе для лицензиата может быть выгодней иметь возможности применять технологии во всех целях. В этом случае, однако, следует сравнить запрашиваемую цену с меньшей ценой, которая может быть закреплена при согласии на ограниченные цели. Это сравнение тем более будет необходимо, если лицензиат ни сейчас, ни в будущем не будет в состоянии использовать технологию за пределами ограниченных целей.

(l) Использование

5.103. Лицензиар рассчитывает, что лицензиат будет не просто использовать изобретение и ноу-хау, но и делать это в максимально возможной степени, допустимой условиями лицензионного договора.

5.104. Стороны могут уточнить, что лицензиат будет изготавливать, использовать или продавать продукт, включающий запатентованное изобретение, или будет применять ноу-хау определенным образом, в целях получения определенного результата и использования технологии на определенном уровне. Стороны могут также установить такие обязательства лицензиара, выполнение которых поможет лицензиату в достижении ожидаемых результатов и пределов производства или иного использования.

5.105. В отношении результатов и пределов использования обычно возникают следующие вопросы: качество продукта, объем производства, изготовление части продукта третьими лицами с разрешения лицензиата, импорт продукта для удовлетворения местной потребности в отсутствие достаточного изготовления непосредственно в данной стране и использование каналов сбыта лицензиара.

5.106. Качество продукта является фактором, содействующим продаже продукта, установлению деловой репутации лицензиата и поддержанию конкурентоспособной позиции лицензиата на рынке.

5.107. Далее, качество продукта может быть связано с репутацией лицензиара, если продукт поступает на рынок под его товарным знаком. С точки зрения общественности продукт, имеющий товарный знак, несет на себе определенный символ качества и надежности, за которые кто-то, известный или неизвестный, считает себя ответственным.

5.108. Поэтому стандарт качества продукта, ноу-хау, используемое для его достижения, параметры качества являются предметами, которые обычно отражаются в соответствующих положениях лицензионного договора.

5.109. Лицензионный договор может устанавливать согласованные стандарты качества продукта. В этом случае лицензионный договор обычно включает также положение о том, что лицензиар будет информировать лицензиата о путях, которыми должен производиться продукт, чтобы были достигнуты требуемые стандарты качества.

5.110. Для достижения определенного стандарта качества продукта существуют и иные пути, хотя и не прямые. Можно установить, что для осуществления определенных этапов производства лицензиат будет использовать определенный производственный персонал, указанный лицензиаром.

5.111. Лицензиат может настаивать на определенных гарантиях лицензиара относительно фактического использования запатентованного изобретения и применения ноу-хау. Лицензиат может настаивать на гарантиях того, что при использовании запатентованного лицензиаром изобретения и применения предоставленного им ноу-хау лицензиат сможет удовлетворить свои ожидания от лицензионного договора в получении соответствующего продукта, включающего запатентованное изобретение или ноу-хау. Лицензиат может настаивать на гарантиях того, что при осуществлении производства или применения он сможет получить требуемый продукт или иной результат посредством способа, включающего запатентованное изобретение или ноу-хау.

5.112. Лицензиат может опасаться, будет ли при эффективном использовании запатентованного изобретения предоставляемое лицензиаром ноу-хау адекватным или подходящим для достижения цели лицензиата: производить запатентованный продукт либо получать данный продукт или иной результат посредством запатентованного способа.

5.113. Решение этого вопроса состоит главным образом в предоставлении лицензиаром обязательств относительно предоставляемого ноу-хау. Подобные обязательства называются гарантией ноу-хау.

5.114. Гарантия в данном контексте означает утверждение, что определенный факт или событие, касающиеся ноу-хау, действительно имеют место или что определенное действие будет иметь место при применении ноу-хау; такое утверждение сопровождается обещанием, что если факт или событие не будет иметь места либо не состоится действие, будет осуществлено исправление, либо — вместо него — какое-либо иное действие.

5.115. Гарантийные положения лицензионного договора могут формулироваться в терминах соответствия представляемого ноу-хау согласованному описанию того, что было обещано предоставить. Они могут выражаться в терминах результата, который должен быть получен от применения ноу-хау. Они могут выражаться в терминах соответствия ноу-хау техническим требованиям лицензиата.

(u) Разрешение споров

5.116. Когда существует вероятность невыполнения определенных условий или их фактическое невыполнение, а в лицензионном договоре отсутствуют положения, определяющие согласованные последствия такого невыполнения, одна из сторон может предложить решение, приемлемое для другой стороны. Также решение может заключаться в предоставлении дополнительного срока совершения действия или в существенной коррекции соответствующей ошибки или ошибок. Оно может предполагать применяемость какого-либо иного действия вместо неудавшегося. На этих путях стороны могут прийти к полюбовному разрешению спора без возбуждения дела в суде и иных органах.

5.117. Однако могут возникнуть обстоятельства, когда стороне, пострадавшей от невыполнения другой стороной соответствующих действий, не предлагается удовлетворительного решения. Сторона, обвиняемая в невыполнении обязательств, может отрицать, что имело место нарушение согласованного условия. Для этих случаев следует предусмотреть определенный механизм разрешения споров до подачи в суд или иной орган. Так, иск может быть передан независимым экспертам, или на рассмотрение группе, состоящей из представителей каждой стороны, или для проведения процедур примирения или арбитража, или, в крайнем случае, в суд или иной орган, компетентный в данном вопросе. В частности, в лицензионный договор может быть включено положение об Арбитражном центре ВОИС как форуме для разрешения споров.

Литература к разделу С:

F. Dessemontet. Интеллектуальная собственность в лицензионных договорах и договорах об использовании фирменного имени. ISIP/86/8.

Международное бюро ВОИС. Лицензирование прав — патентов на промышленную собственность. WIPO/IPE/IR/93/9.

(а) Введение

5.118. Один из решающих и наиболее сложных моментов в переговорах между предполагаемыми передающей и получающей сторонами — это «цена» или «стоимость» промышленной собственности, приобретаемой целиком или по лицензии, и передаваемой технологии.

5.119. «Цена» или «стоимость» зависит от ряда факторов, включающих характер прав промышленной собственности, природу технологии и относительный силу переговорных позиций сторон в сделке. Предполагаемая передающая сторона обычно делает тщательную оценку стоимости и необходимости конкретной технологии, наличия альтернативных технологий, перспектив технических усовершенствований и производственных возможностей и прибыльности работы предполагаемой получающей стороны. Потенциальный продавец также делает подробные прогнозы производства и общего дохода от других потенциальных лицензиатов или получателей технологии.

5.120. Потенциальный получатель оценивает суммарные платежи, которые ему необходимо будет сделать за данную технологию и за усовершенствования в ней в сравнении с прибыльностью предприятия за соответствующий период времени; он оценивает эти выплаты также в сравнении со стоимостью альтернативной технологии и платежами, связанными с аналогичными сделками.

(b) Прямая денежная компенсация

5.121. Прямая денежная компенсация за права на промышленную собственность или технологию может принимать различные формы: (а) твердая сумма — когда заранее рассчитанная сумма должна быть выплачена единовременно или по частям; (b) роялти — когда выплаты являются многократными и рассчитываются в соответствующие периоды в виде функции от экономической пользы или результата (единиц продукции, услуг, продаж продукта, прибыли); (с) платежи — когда производится оплата услуг и содействия технических и профессиональных экспертов, производимая в определенном размере или рассчитываемая на каждое лицо за определенный период работы.

5.122. В конкретном договоре о лицензии на промышленную собственность или о передаче технологии эти формы вознаграждения могут комбинироваться. В некоторых случаях форма твердой суммы может полностью заменять систему роялти, хотя в других случаях они могут комбинироваться тем или иным путем, например когда лицензиат или получатель технологии предпочитает выплату твердой суммы вместо той или иной формы роялти. В других случаях лицензиату или получателю технологии может быть предоставлен выбор платить роялти в зависимости от единиц продукции, а не от продаж. Размеры платежа за технические услуги и содействие могут определяться отдельно либо устанавливаться по мере необходимости.

5.123. Следует заметить, однако, что, как это рассматривается ниже в некоторых странах согласно законодательству, регулирующему передачу технологии, отдельные права или элементы технологии должны оцениваться раздельно и даже должны быть предметом отдельных лицензий или договоров.

(i) Твердая сумма

5.124. При передаче или переуступке прав промышленной собственности твердая сумма может уплачиваться на момент передачи или переуступки прав промышленной собственности или в случае лицензии на промышленную собственность или договора о передаче технологии — по заключении лицензии или договора или вскоре или через какое-то время после этого, в виде либо разового платежа, либо серии последовательных платежей. Последние могут быть поставлены в соответствие с определенными событиями, например, подписанием лицензии или договора или доставкой определенной технической информации.

5.125. Твердая сумма часто выплачивается при полном приобретении прав промышленной собственности, либо путем покупки, либо передачи прав, а также в случае лицензии на права промышленной собственности или передачи ноу-хау, когда технология может быть передана сразу и полностью и лицензиат или получатель технологии полностью готов принять и использовать ее. Подобная оплата применяется при передаче прав на ноу-хау, связанных с несложной технологией, она может считаться подходящей с точки зрения лицензиата или получателя технологии, если от лицензиара или поставщика технологии не требуется непрерывной поставки технической информации о технических усовершенствованиях или маркетинге продукта и содействия лицензиату или получателю технологии. Например, твердая сумма может быть уплачена за получение прав на запатентованный продукт или способ или за комплект чертежей, спецификации, или за другую техническую информацию, которая сама по себе достаточна для лицензиата или получателя технологии для производства и продажи определенных продуктов.

5.126. В некоторых странах согласно законам о передаче технологии выплата в виде твердой суммы при приобретении прав промышленной собственности или технологии может производиться лишь при определенных условиях. Согласно одному из таких законов твердая сумма может выплачиваться с разрешения определенного государственного органа, если она может быть заранее определена на основании оценки объема продаж за период действия лицензии или договора, кроме того, если предусмотрено, что ее размер находится в максимальных пределах, установленных для данной отрасли экономики, вида деятельности или продукта. По другому закону выплата твердой суммы разрешается при приобретении патентных прав путем передачи или покупки и за некоторые виды технических услуг; однако вознаграждение должно иметь форму роялти в случае лицензии на патент или товарный знак либо договора на передачу ноу-хау при их использовании в производстве потребительских товаров или материалов общего назначения либо в производстве станков, оборудования и других товаров производственного назначения. В последних случаях оплата первоначально поставленной технической информации может быть произведена в виде твердой суммы, однако она должна представлять собой аванс от вознаграждения в виде роялти.

(ii) Роялти

5.127. Как упоминалось выше, роялти — это рассчитываемые позднее периодические выплаты, размеры которых рассчитываются в зависимости от экономического использования или результата.

5.128. Для установления этой функциональной зависимости между периодическими выплатами и экономическим использованием или результатом положения лицензии или соглашения могут опираться на объем производства, продажную цену продукта, производимого с применением технологии (или, в случае лицензии на товарный знак, продаваемого под данным товарным знаком), либо на прибыль лицензиата или получателя технологии.

5.129. Как было замечено ранее, в некоторых странах согласно законам, регулирующим передачу технологии, роялти являются единственной формой вознаграждения, которая может быть предусмотрена в некоторых видах лицензий на промышленную собственность или договоров о передаче технологии. В частности, такие законы требуют, чтобы роялти устанавливался либо в процентном отношении, либо в фиксированном значении на единицу продукции, но во всех случаях на основании или в зависимости от продажной цены, либо, где это применимо, также был связан с прибылью, получаемой от продажи продукта.

(iii) Твердая сумма в сравнении с роялти

5.130. Твердая сумма характеризуется тем, что соответствующее обязательство выполняется немедленно или достаточно быстро. Далее, сторонам не приходится вести длительные расчеты, контролировать их правильность и перевод денег, как это имеет место при выплате роялти.

5.131. Твердая сумма по сравнению с роялти может иметь определенные налоговые преимущества. Растянутая во времени выплата роялти рассматривается как доход лицензиара или поставщика технологии с точки зрения налогообложения, и в этом качестве роялти подлежит обложению налогами на доход. Твердая сумма выплачиваемая единовременно и, далее выплачиваемая по частям, может рассматриваться как оплата, или финансовый результат операции продажи или поставки, если переуступку или передачу прав промышленной собственности и предоставление ноу-хау рассматривать по аналогии с продажей товаров. Лицензиару или поставщику технологии также придется уплатить налог с полученной твердой суммы. Однако разовая твердая сумма может облагаться иными (часто более высокими) налогами, чем доход в форме роялти. Согласно некоторым законам о налогах, бывает возможно избежать более высоких или прогрессивных налогов на разовую выплату твердой суммы, если эти деньги вкладываются в оборудование и выплачиваются в течение нескольких фискальных лет, тем самым подпадая под более низкие налоговые ставки.

5.132. Если оплачиваемые ценности представляют собой более или менее разовое действие, выплата в виде твердой суммы может привести к результатам, экономически более приемлемым для обеих сторон. Если, например, достигается необходимо высокий объем продаж, особенно под влиянием курсовых колебаний или иных экономических факторов, система роялти приводит к неожидавшимся и неоправданным платежам лицензиару или поставщику технологии. При выплате твердой суммы лицензиар или поставщик технологии получил бы только оплату, соответствующую тому разовому действию лицензиара или поставщика технологии. При выплате твердой суммы лицензиар или поставщик технологии получил бы только ту выплату, соответствующую его разовому действию, которую он полагал данной на момент заключения договора.

5.133. С другой стороны, выплата в виде твердой суммы может содержать риск для лицензиата или получателя технологии, если производство или продажи продукта задерживаются свыше ожидаемого срока и твердая сумма оказывается непропорциональной экономической ценности действий лицензиара или поставщика технологии.

(iv) Комбинированные выплаты твердой суммы и роялти

5.134. Во многих случаях вознаграждением за права промышленной собственности или ноу-хау является комбинация выплат твердой суммы и роялти.

5.135. Выплата твердой суммы зачастую рассматривается как первоначальный платеж за раскрытие информации, которая позволяет потенциальному лицензиату или получателю технологии оценить эту технологию. Лицензиар или поставщик технологии зачастую рассматривают такой платеж как первоначальное вознаграждение за те научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы, на которых основана технология. Реальные размеры первоначального платежа существенно различаются от случая к случаю и могут составлять от небольшой суммы за предоставление первоначальной технической информации до довольно значительных сумм за сложную технологию, требующую дополнительных исследований и конструирования. В некоторых случаях первоначальная выплата твердой суммы может рассматриваться как минимальная оплата или считаться предоплатой или авансом по отношению к роялти. Далее, лицензиату для получения технологии может быть предоставлена возможность произвести дополнительную выплату твердой суммы, определенной заранее либо согласованной в момент выбора такой формы оплаты, с зачетом уже выплаченных роялти.

5.136. При согласовании вознаграждения в виде комбинированных выплат твердой суммы и роялти лицензиату или получателю технологии потребуется тщательно оценить общие размеры и условия платежей в сравнимой форме для различных комбинаций. Например, при оценке размера выплачиваемой твердой суммы важно учесть процентные ставки, в то время как при оценке процента роялти существенными являются прогнозы объема производства и поступлений от продаж на период действия лицензии или договора.

(v) Оплата технических услуг и помощи

5.137. При передаче технологии или маркетинга продукта под определенным товарным знаком могут потребоваться конкретные технические услуги и помощь лицензиара или поставщика технологии, которые могут оплачиваться отдельно.

5.138. Оплата конкретных технических услуг и помощи, относящихся к лицензии на патент или товарный знак или к договору о техническом ноу-хау, включает: (а) стоимость программ обучения сотрудников лицензиата или получателя технологии; (b) оплату технических услуг и помощи, оказываемых техническими экспертами лицензиара или поставщика технологии лицензиату или получателю технологии на его промышленном предприятии в период действия лицензии или договора; (с) оплаты технических услуг или помощи, относящихся к станкам и оборудованию или иным средствам производства, необходимым при использовании технологий на промышленном предприятии лицензиата или получателя технологии.

(с) Косвенное и неденежное вознаграждение

(i) Доход от сопутствующих операций

5.139. Лицензиар или поставщик технологии может получать доход от различных операций, например, комиссионные от продажи продукта, производимой от имени лицензиата или получателя технологии через каналы сбыта лицензиара или поставщика технологии, доходы от продажи продукта, поставляемые последнему в соответствии с договоренностями об исключительных поставках, доходы от продажи лицензиату или получателю технологии дополнительных продуктов, обеспечивающих программу маркетинга, доходы от продажи лицензиату или получателю технологии сырья, промежуточных продуктов, деталей или компонентов, а также арендной платы за. оборудование или иные средства производства, предоставляемые лицензиаром или поставщиком технологии лицензиату или получателю технологии.

(ii) Дивиденды

5.140. Если лицензиар или поставщик технологии согласен на финансовое участие в предприятии лицензиата или получателя технологии либо если они создают совместное предприятие, лицензиар или поставщик технологии получает, в случае успешных коммерческих операций, дивиденды от своего финансового участия. Если существенная часть коммерческих операций зависит от прав промышленной собственности или технологии лицензиара или поставщика технологии, между размерами роялти и дивидендов может быть прямая зависимость: чем более весомо роялти, тем менее дивиденды, и наоборот. Степень участия, а также финансовые и налоговые факторы могут диктовать соответствующие размеры, относимые к каждой форме, а также к образованию резервов и отчислений от прибылей, что может приводить к увеличению размеров финансового участия.

5.141. В этом контексте следует уделить внимание законам некоторых стран, регулирующих передачу технологии, которые считают прибылями оплату цены прав промышленной собственности или технологии, произведенную между дочерней и материнской компаниями или между дочерними компаниями; либо когда существует экономическое единство или единство интересов между сторонами, либо когда поставщик технологии осуществляет эффективное техническое, административное, финансовое и коммерческое управление получателем технологии; либо когда поставщик технологии поставляет сырье или промежуточные продукты, используемые в процессе, в количестве, превышающем определенный процент от стоимости продукта. Некоторые из этих законов предусматривают также, что в этих случаях ни выплата твердой суммы, ни рояли не могут рассматриваться в качестве вклада в (уставный) капитал, не могут составлять долю в прибылях или в фондах предприятия лицензиата или получателя технологии и не могут исключаться при расчетах налога на прибыль.

5.142. В соответствии с законами некоторых других стран, относящимися к передаче технологии, хотя роялти и могут выплачиваться лицензиатом или получателем технологии лицензиару или поставщику технологии, даже если последний имеет финансовое участие в первом, размеры таких выплат роялти должны быть существенно уменьшены, если лицензиар или поставщик технологии имеет преимущественную долю в лицензиате или получателе технологии. Кроме того, обычно не допускаются выплаты роялти зависимой компанией, полностью принадлежащей иностранной материнской компании.

(iii) Меры по изменению стоимости или участию в расходах

5.143. Принятие определенных мер по изменению стоимости или участию в расходах, например расходах по поддержанию или защите прав по патенту или товарному знаку, могут привести к уменьшению расходов лицензиара или поставщика технологии и к увеличению стоимости сделки по передаче технологии для лицензиата или получателя технологии.

(iv) Обратная связь в отношении технической информации

5.144. Технические ноу-хау лицензиата или получателя технологии, встречно передаваемые лицензиару или поставщику технологии, также могут являться видом дохода последнего.

(v) Получение данных о рынке

5.145. Лицензиар или поставщик технологи может получить выгоду от предоставляемой лицензиатом или получателем технологии информации, связанной с маркетингом продукта в конкретной местности, включая информацию о новых приемах содействия продажам, которая может оказаться полезной и для маркетинга продукта в других областях.

(iv) Снижение стоимости и экономия средств для лицензиата или получателя технологии

5.146. Некоторые элементы конкретной сделки по передаче технологии могут привести к уменьшению текущих расходов лицензиата или получателя технологии или привести к экономии для получателя технологии иным образом.

5.147. Можно упомянуть такие меры, как использование лицензиатом или получателем технологии каналов сбыта лицензиара или поставщика технологии, использование без оплаты товарного знака лицензиара или поставщика технологии, доступ лицензиата или получателя технологии к информации об усовершенствованиях в существующих изобретениях, или о развитии ноу-хау, или о новых изобретениях лицензиара или поставщика технологии, или о новых правах в отношении подобных технологических усовершенствований, а также возможность получения выгоды от маркетинговой информации и других технических услуг и помощи лицензиара или поставщика технологии.

(d) Определение валюты обязательств и платежей

5.148. В вопросе определения валюты имеется два аспекта. Первый относится к определению валюты, в которой осуществляются расчеты обязательств уплаты, а второй — к выбору валюты, в которой будут осуществляться платежи, удовлетворяющие этим обязательствам. Валюта обязательств и валюта платежей может быть одной и той же, но это не обязательно так, и в реальности они могут быть различными, как часто бывает при международных коммерческих сделках.

(i) Валюта обязательств

5.149. Валютой обязательств (в случае единовременно выплачиваемой суммы) может быть либо валюта лицензиара или поставщика технологии, либо валюта лицензиата или получателя технологии, либо валюта третьей стороны.

5.150. В случае роялти, если величина роялти связана с объемом производства и не зависит от стоимости произведенной единицы продукта, может быть выбрана либо валюта страны, в которой осуществляется производство, либо валюта другой страны. Если размер роялти связан с объемом продаж, может быть выбрана валюта страны, где осуществляются продажи. Если вероятны экспортные продажи, может быть выбрано более одной валюты — валюта страны лицензиата или получателя технологии, где осуществляется производство и продажа на внешнем рынке, и валюта или валюты страны или стран, в которых осуществляются экспортные продажи. Если размер роялти связан с прибылью предприятия лицензиата или получателя технологии, тогда может быть выбрана валюта страны, в которой данное предприятие зарегистрировано.

5.151. Что касается платежей за технические услуги или помощь, выбор, вероятнее всего, будет лежать между валютой страны эксперта и валютой страны, в которой предоставляются услуги; однако когда услуги осуществляются экспертами, направленными в страну лицензиата или получателя технологии, размер оплаты обычно определяется в валюте страны эксперта, с осуществлением выплаты полностью или части в валюте этой страны, а остального, если оно будет, плюс часть, соответствующая суточным и другим расходам — стране лицензиата или получателя технологии (в валюте страны последнего).

5.152. В некоторых странах в соответствии с законодательством, регулирующим передачу технологии, предусматривается, что валюта обязательств должна быть валютой страны лицензиата или получателя технологии, хотя платежи за рубеж могут осуществляться в эквивалентной иностранной валюте. Однако в соответствии с законодательством некоторых из этих стран, хотя валюта обязательств может быть иностранной валютой, в валюте соответствующей страны должны выплачиваться по меньшей мере расходы, связанные с содержанием экспертов в стране лицензиата или получателя технологии.

5.153. При выборе валюты платежей могут играть роль многие факторы, как, например, может ли валюта обязательств быть использована лицензиаром или поставщиком технологии в стране этой валюты, индекс информации в стране валюты обязательств; стабильность данной валюты по отношению к другим валютам на международных валютных рынках; наличие регулирования обмена валюты в стране валюты обязательств или в стране извлечения дохода лицензиата или получателя технологии, а также возможность применения налогового законодательства, которое могло бы обеспечить определенные льготы той или иной стороне.

(ii) Обменный курс

5.154. В случае, когда выбранная валюта платежа отличается от валюты обязательств, в условиях лицензии или договора обычно фигурирует обменный курс. Может быть выбран любой из различных существующих обменных курсов, например официальный курс, устанавливаемый национальными международными финансовыми органами, либо средний из таких курсов, или коммерческий курс, например курс, применяемый при телеграфном переводе, или иной курс продажи либо другой курс определенного местного или иностранного коммерческого банка.

Литература к разделу D:

International Busedd of WIPO. Руководство по лицензированию для развивающихся стран. WIPO Рub. No. 620 (Е); (1977,1992).