L. Предоставление лицензии на использование товарного знака

(а) Значение предоставления лицензии

9.227. Общей практикой для владельцев товарных знаков является предоставление лицензий третьим лицам на использование своих товарных знаков в пределах той местности в стране, где они осуществляют свою торгово-промышленную деятельность. Однако основное значение в возможности предоставления лицензии на использование товарных знаков заключается в ее полезности в международных деловых отношениях. В самом деле, лицензирование является основным средством, с помощью которого товарные знаки зарубежных стран используются местными предприятиями. Такие лицензионные соглашения широко распространены между партнерами из разных промышленноразвитых стран, причем оба имеют предприятия в развивающихся странах, или даже между лицензиаром в развивающейся стране и лицензиатом в промышленноразвитой стране.

9.228. Однако наиболее важная роль, которую они играют, состоит в отношениях между лицензиарами в промышленноразвитых странах и лицензиатами в развивающихся странах. В этих ситуациях они являются не просто обычными лицензиями на использование товарных знаков, а общими соглашениями, включающими лицензирование прав на патенты, товарные знаки, ноу-хау и, возможно, других прав интеллектуальной собственности, а также техническую помощь, предоставляемую лицензиату. Эти соглашения являются ключевым фактором в экономическом развитии развивающихся стран и обычно характеризуются передачей технологии, созданием рабочих мест и использованием местного сырья. Они часто регламентируются специальными положениями местного законодательства, которые предусматривают проверку или принятие соглашения органом местной власти, таким, как министерство, отвечающее за передачу технологий.

9.229. В той мере, в какой такие общие соглашения предоставляют право пользования товарными знаками лицензиаром, они должны соответствовать релевантным положениям по лицензированию, содержащимся в законодательстве о товарных знаках страны лицензиата (даже если могут применяться упомянутые выше специальные положения). Многие законодательства в области товарных знаков содержат условия по лицензированию прав на товарные знаки. Общие руководящие принципы предоставления лицензии на использование товарного знака касаются положений «в силу настоящего договора», независимо от его зарубежного владения, а также аспектов передачи технологии.

(b) Основная концепция: контроль со стороны владельца

9.230. В смысле законодательства о товарных знаках возможность предоставления лицензии на использование товарного знака кажется противоречащей основной функции товарных знаков — указанию о происхождении товаров, поскольку товары, предлагаемые с товарным знаком, затем возникают в связи с лицензиатом, а не зарегистрированным владельцем. Поэтому, для того чтобы гарантировать работоспособность функции товарного знака указания о происхождении, владельцу необходимо и достаточно осуществить контроль за использованием знака лицензиатом, в особенности в отношении качества товаров (соответствие стандартам качества, установленным лицензиаром) и условий, на которых они сбываются на рынке. Если такой контроль эффективен, сам зарегистрированный владелец товарного знака не нуждается в использовании знака. Использование знака его лицензиатом можно считать использованием им самим для всех целей охраны товарного знака. Более конкретно это означает, что товарный знак не может быть оспорен из-за инкриминируемого неиспользования и сам лицензиат не может заявлять права собственности в отношении знака.

9.231. Типовой закон также содержит положения по определенным видам ограничительных клаузул, которые не должны допускаться в лицензионных соглашениях. Без сомнения, важно, чтобы такие клаузулы рассматривались в общем контексте лицензионных соглашений, независимо от того, касаются они отношений между партнерами, чьи производства размещены в промышленноразвитых странах, или касаются соглашений о передаче технологий, заключаемых с лицензиатами в развивающихся странах. Однако на местном уровне такие положения не должны присутствовать в законодательстве о товарных знаках, цель которого состоит в обеспечении охраны знаков с тем, чтобы предоставить их владельцам и потребительской публике средства отличать их товары от товаров конкурентов. Любые другие цели, такие, как антимонопольные соображения, контроль за помещением иностранного капитала и т.п., должна регламентироваться в других законах, применимых ко всем лицензионным соглашениям, вне зависимости от того, содержат они или не содержат положения по лицензированию знаков. Так уж случилось, что законодательство в области товарных знаков подавляющего большинства стран не содержит таких положений.

(с) Формальные требования

9.232. В основном система охраны товарных знаков не налагает никаких формальных требований к лицензированию товарных знаков. Единственным важным моментом, который присущ системе, является то, что владелец осуществляет эффективный контроль за лицензиатом. Значение этой нормы общепринято, хотя только несколько законов о товарных знаках предусматривают в своих положениях контроль по лицензированию товарных знаков (например, в Соединенных Штатах Америки и Шри-Ланке). В самом деле, наличие письменного соглашения, которое даже может быть внесено в реестр товарных знаков и которое может содержать все типы положения о контроле, бесцельно, если закон не предусматривает правовые последствия неосуществления контроля. Тем не менбе многие законы о товарных знаках предусматривают обязательную регистрацию лицензии, и часто чиновник-регистратор изучает условия, поставленные лицензиату лицензиаром.

9.233. Многие законы, в особенности в Европе, допускают достаточность устного заключения лицензионного соглашения, однако с точки зрения правовой безопасности резонно положение, в соответствии с которым лицензия на использование товарного знака должна быть оформлена в письменном виде. А для владельцев товарных знаков приемлемо, чтобы лицензия регистрировалась с тем, чтобы быть обязательной для третьих лиц. Что является неприемлемым, так это рассматривать регистрацию лицензии на использование знака лицензиатом как его использование лицензиаром.

9.234. Особой разновидностью формальных требований к лицензированию товарных знаков, которую можно принять во внимание, является Британская система соглашений о зарегистрированных пользователях. Если такое соглашение зарегистрировано, использование товарного знака зарегистрированным пользователем считается использованием товарного знака его владельцем. Однако действительное лицензионное соглашение, подлежащее регистрации, не регламентирует коммерческие отношения между сторонами; закон предусматривает некий тип упрощенной формы при соблюдении определенных условий до того, как чиновник-регистратор признает соглашение о зарегистрированных пользователях. Поскольку реестр открыт для проверки, стороны в лицензионном соглашении обычно регистрируют не соглашение, а его упрощенную форму.

(d) Ограничения по лицензированию

9.235. Обычно лицензиатам не разрешается передавать лицензию или предоставлять сублицензии, однако такие права, конечно, могут быть определенно предоставлены в соглашении.

9.236. Лицензии могут быть исключительными и неисключительными.

9.237. В случае исключительной лицензии владельцу товарного знака не разрешается лицензировать знак ни одному лицу на территории, и он даже сам не может использовать знак.

9.238. Конечно, в случае неисключительной лицензии владелец может использовать знак сам и даже разрешать другим использовать его. В случае множественных лицензий необходим очень строгий контроль качества в интересах потребительской публики.

9.239. Договоры о предоставлении исключительных, а также неисключительных лицензий могут заключаться на всей территории страны или ее части, и они могут охватывать все или только некоторые из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. В отличие от договоров по передаче прав, в данном случае нет никакой опасности внесения смешения в ряды публики, при условии что владелец товарного знака осуществляет эффективный контроль качества.

Литература к разделу L:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о торговых знаках и практику их использования (второй выпуск). WIPO, Pub. No. 653(E) (1993).