I. Права, вытекающие из регистрации товарных знаков

9.146. Зарегистрированный владелец имеет исключительное право пользования товарным знаком. Это краткое определение специфического предмета прав на товарные знаки охватывает два момента: право пользования товарным знаком и право не допускать других к пользованию им.

(а) Право пользования товарным знаком

9.147. Это позитивное право пользования, принадлежащее владельцу товарного знака, признано в законодательстве о товарных знаках большинства стран. В самом деле, было бы нелогично не предоставлять такое позитивное право, налагая при этом обязанность использовать знак. Конечно, право пользования является предметом других законов и прав, как и любое другое право, предусмотренное законом. То, что разрешается в соответствии с законодательством о товарных знаках, может быть запрещено в соответствии с законодательством о конкуренции или публичным указом.

9.148. Что же означает это право пользования? Оно означает, во-первых, право владельца знака помещать его на товаре, таре, упаковке, этикетках и т. д. или пользоваться им любым иным способом в отношении товаров, для которых он зарегистрирован.

9.149. Оно означает также право вводить товары в рыночный оборот с товарным знаком.

9.150. Важно провести различие между этими двумя правами, каждое из которых происходит от права пользования товарным знаком.

9.151. Когда владелец товарного знака ввел товар в рыночный оборот со своим товарным знаком, он не может запретить дальнейшую продажу товара при осуществлении коммерческой деятельности. Это является сущностью так называемого принципа исчерпания прав на товарный знак. Одни страны не допускают протестов против параллельного ввоза товаров, сбываемых в зарубежной стране владельцем товарного знака или третьим лицом с его согласия. Другие страны допускают протесты против такого параллельного ввоза, а именно через применение принципа территориальности прав. А в некоторых странах, таких, как Соединенное Королевство и Швейцария, выносится решение относительно того, может ли владелец товарного знака опротестовать параллельный ввоз в зависимости от того, могут или не могут потребители быть введены в заблуждение относительно свойств или качества ввозимых товаров.

9.152. Помимо этого особого аспекта параллельного ввоза товаров, сбываемых впервые в зарубежной стране, принцип исчерпания прав на товарные знаки, несомненно, применяется внутри страны. Однако это тот принцип, который применяется только к праву первому предлагать товар, снабженный товарным знаком, на рынке. Исключительное право владельца помещать товарный знак на товаре и их упаковке, таре, этикетках и т.д. продолжает существовать. Следовательно, владелец может опротестовать акты нарушения этого права, такие, как переупаковка товаров, снабженных его знаком, уничтожение его знака на товарах или переделка и последующая продажа его товаров с его знаком. Переделка товара и его продажа с одним и тем же знаком имеют тот же эффект, что и помещение знака на товары, то есть, это создает у потребителя впечатление, что подлинный товар сбывался владельцем товарного знака с его знаком. Если это не так, владелец товарного знака имеет право вмешательства.

9.153. Наконец, третьим правом в узле прав, содержащихся в праве пользования товарным знаком, является право владельца товарного знака использовать свой знак в рекламе, на подтоварных векселях, документах и т. д.

(b) Право не допускать других к пользованию знаком

9.154. Из основной функции знаков отличать товары своего владельца от товаров других владельцев следует, что владелец должен быть способен опротестовать использование сходных до степени смешения знаков, с тем чтобы не допустить введения в заблуждение потребителей и общество в целом. Это является сущностью исключительного права, предоставляемого владельцу товарного знака регистрацией. Он должен быть способен опротестовать любое использование своего товарного знака третьим лицом в отношении тех товаров, для которых тот охраняется, помещение знака на такие товары, его использование в отношении товаров и выставление товаров на продажу со знаком или использование знака в рекламе, подтоварных векселях или любом другом виде документации. Кроме того, поскольку потребители должны быть защищены от смешения, охрана распространяется, как правило, на использование сходных товарных знаков на однородные товары, если такое использование способно вызвать смешение у потребителя.

9.155. Однако следует подчеркнуть, что владелец товарного знака не может безоговорочно опротестовать использование своего товарного знака или сходного знака в отношении товаров, которых его товарный знак зарегистрирован, или в отношении однородных товаров. Его товарный знак должен охраняться для товаров, указанных при регистрации. Такая охрана действует автоматически для всех зарегистрированных товаров в течение льготного периода пользователя, обычно устанавливаемого законом. По истечении этого периода объем охраны следует сократить до товаров, на которых знак используется фактически, и товаров, сходных с ними. Любые товары, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак, но для которых он не используется, больше не могут быть достаточным с правовой точки зрения основанием для заявления исключительных прав на товарные знаки. В зависимости от процессуальной системы в стране, владелец товарного знака в состоянии полагаться на эти формальные права в отношении товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, но не используется, однако он может встретиться с контратакой, приводящей к частичному аннулированию его товарного знака по причине неиспользования.

9.156. Исключительные права владельца товарного знака могут осуществляться посредством иска в связи с правонарушением. Право на товарный знак нарушено, если вследствие использования тождественного или сходного обозначения на идентичных или однородных товарах существует опасность или вероятность введения общества в заблуждение. Тест, применяемый при рассмотрении иска по правонарушению, является более ограниченным, нежели тот, который используется в административном порядке (экспертиза ех office, процедура опротестования). Тест не является гипотетическим, однако должен иметь дело с фактом правонарушения на рынке. Следовательно, суду приходится рассматривать, каким образом нарушитель фактически использует товарный знак; степень использования знака-нарушителя также может быть существенным фактором.

9.157. Законодательство многих стран не только предусматривает возможность иска в связи с правонарушением, но также предлагает процедуру опротестования в административном порядке против заявки на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения. В этом случае тест является намного более широким, так как необходимо допускать опасность смешения, могущую исходить при любом использовании, которое может быть осуществлено заявителем, будь его товарный знак зарегистрирован. На самом деле этот тест такой же, что и применяемый ведомством при экспертизе на преимущественные права третьих лиц. Однако в данном случае есть больше оснований для применения такого широкого теста в процедурах опротестования, поскольку именно владелец права опротестовывает заявку и тем самым демонстрирует свой интерес к защите собственного права от регистрации товарного знака, сходного до степени смешения.

9.158. Наряду с вопросом относительно того, является ли товарный знак дистинктивным, вопрос относительно того, является ли товарный знак сходным до степени смешения с ранним правом, представляет собой один из краеугольных камней практической охраны товарных знаков.

(i) Сходство товаров

9.159. Товарные знаки регистрируются для товаров в определенных классах, которые установлены в чисто административных целях. Классификация товаров поэтому не может служить главным аргументом при решении вопроса о сходстве. Иногда в одном классе перечислены абсолютно разные товары (например, компьютеры, очки, огнетушители и телефоны в классе 9), тогда как однородные товары могут быть перечислены в явно разных классах (клеящие вещества могут оказаться в классах 1, 3, 5 и 16).

9.160. Тест на проверку того, являются ли товары однородными, основан на предположении, что используются идентичные знаки. Мало вероятно, что даже идентичные знаки могут внести смешение относительно происхождения товаров, если товары отличаются в значительной степени. Как правило, товары являются однородными, если во время их продажи с идентичным знаком потребители могут посчитать, что они поступили из одного и того же источника. Следует принимать во внимание все обстоятельства дела, включая характер товаров, цель, ради которой они используются, и коммерческие каналы, через которые они реализуются на рынке, но в особенности — привычное происхождение товаров и привычный пункт продажи.

9.161. Что касается последнего критерия, то проблема заключается в том, что в современных супермаркетах, аптеках и универсальных магазинах вместе продаются товары всех видов, и поэтому привычный пункт продажи менее подходит для того, чтобы товары, поступающие из одного и того же источника, рассматривались потребителями как товары, поступающие из привычного источника. И все же критерий остается в силе во многих случаях, когда товары продаются исключительно или по крайней мере обыкновенно в специализированных магазинах. В таких случаях потребители могут быть склонны поверить в одинаковость происхождения товаров, если те и другие продаются в одних и тех же специализированных магазинах, и могут быть склонны отрицать эту одинаковость происхождения, если они обычно не продаются в одних и тех же специализированных магазинах.

9.162. Если разные товары изготавливаются предприятиями одного типа или если потребители ожидают, что они обычно изготавливаются одним предприятием, они будут в основном считаться имеющими общее происхождение.

9.163. Другим аспектом является характер и состав товаров. Если они выполнены в основном из одного и того же материала, то, как правило, они будут рассматриваться как однородные, даже если используются для различных целей. Однако сырье и товары промышленного производства, изготовленные из сырья, обычно не являются однородными, поскольку в большинстве случаев они не реализуются на рынке одним и тем же предприятием.

9.164. В зависимости от обстоятельств конкретного дела один или более из числа вышеупомянутых аспектов могут определить решение относительно того, являются или нет товары однородными. Однако, как правило, все они должны приниматься во внимание.

(ii) Сходство товарных знаков

9.165. Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, являются ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет. Это плохо для потребителя, однако также плохо для владельца товарного знака, который теряет объем продаж.

9.166. Не требуется никакого намерения вызвать смешение со стороны нарушителя, как не требуется никакого фактического смешения. Сама вероятность смешения и является тестом. И это единственный путь функционирования системы.

9.167. Конечно, такие термины как «вероятность смешения потребителя» (или «общества») могут истолковываться по разному. «Потребитель» существует лишь как абстрактное понятие, а общество как таковое нельзя привести в смешение. Смешение возникает, или появляется вероятность его возникновения, всегда лишь среди части общества. В каждом конкретном случае следует определять, что из себя представляет та или иная часть общества, которую необходимо учитывать, другими словами, кому в действительности адресован или до кого доходит товарный знак.

9.168. Поскольку в практических целях очень трудно работать с широким определением сходства до степени смешения, необходимо разработать некоторые правила, которые помогают определить в конкретных случаях, существует ли, в связи со схожестью двух знаков, вероятность смешения.

9.169. Наиболее важным моментом является то, что потребитель не сравнивает товарные знаки как бы на одной линии; он, как правило, сталкивается со знаком-нарушителем в магазине, не видя товара, снабженного знаком, который потребитель знает и помнит более или менее точно. Он принимает товары, предлагаемые со знаком-нарушителем, за подлинный товар, который он действительно хочет купить. В этом контексте следует учесть то, что средний потребитель имеет также среднюю память и для него достаточно сомнения относительно того, не является ли товарный знак, с которым он сталкивается, тем знаком, который он знает.

9.170. Поскольку средний потребитель с первого взгляда, как правило, не видит различий между знаками, которые он мог бы распознать, если бы более тщательно изучил знак и товар, предлагаемый с ним, то первое впечатление, получаемое им, должно быть ложным. Это особенно верно в отношении товаров массового потребления, предлагаемых в магазинах самообслуживания.

9.171. Более того, неискушенные, плохо образованные потребители, а также дети более подвержены смешению. Нет сомнения в том, что покупатель сложного и дорогостоящего агрегата, автомобиля или летательного аппарата будет более внимательным, нежели потребитель в магазине самообслуживания. Поэтому в этих сферах сосуществуют очень схожие товарные знаки, вероятность смешения которых была бы, по-видимому, намного выше, будь они применимы к товарам массового потребления.

9.172. Другой интересный пример того, как категория товаров может влиять на проверку сходства до степени смешения, следует искать в области фармацевтических товаров. Прописанные лекарственные средства обычно продаются потребителю (по рецепту врачей) образованными фармацевтами, которые менее склонны заблуждению относительно сходными фирменными знаками, используемыми для лекарственных препаратов различных назначений, так что проверка сходства в этом случае может быть более плодотворной. В отношении лекарственных средств, продаваемых из-под прилавка, может быть верно обратное. С учетом потенциально серьезных последствий для неподготовленного потребителя, если он покупает ложный товар, проверка сходства должна быть особенно строгой.

9.173. Вторым важным моментом при проведении проверки сходства товарных знаков является то, что они должны сравниваться в целом и что большее значение должно придаваться общим элементам, которые могут ввести в заблуждение, без выделения различий, не замеченных средним потребителем. Несмотря на это основное правило сравнивать товарные знаки в целом и не разделять это целое на части, важной остается структура обозначений. Общие приставки, как правило, более важны, нежели общие суффиксы; если два обозначения являются очень сходными или идентичными в начале слов, вероятность их смешения более высокая, нежели в том случае, если сходство заключается в их окончаниях. Длинные слова с общими или сходными началами имеют большую вероятность смешения, чем короткие слова с разными начальными буквами.

9.174. Третьим важным моментом является то, что знаки, обладающие высокой дистинк-тивностью (знаки изобретенные или фантазийные), легче спутать, нежели знаки с ассоциативными значениями, в отношении товаров, для которых они регистрируются.

9.175. То же самое верно в случае, если знак содержит часть, обладающую высокой дис-тинктивностью (часть словесного знака или одно из нескольких слов, образующих знак), и этот высокодистинктивный элемент в точности или почти в точности воспроизводится знаком-нарушителем. Если, с другой стороны, общий элемент у двух обозначений является описательным,. внимание потребителя обычно сфокусировано на остальной части знака.

9.176. При сравнении товарных знаков, имеющих общий элемент, следует также установить, существуют ли в реестре и используются ли разными владельцами другие товарные знаки, имеющие тот же самый общий элемент. Если да, тогда потребитель привыкнет к использованию этого элемента разными владельцами и больше не будет обращать особое внимание на него как на дистинктивный элемент знака.

9.177. Однако совсем иная ситуация в том случае, если все знаки, имеющие такой общий элемент (как правило, приставку или суффикс), регистрируются и используются одним и тем же владельцем (или с его согласия). Здесь мы имеем дело с особым случаем серийного знака, когда потребители могут привыкнуть к тому, чтобы ассоциировать серию с общим происхождением, и допущение того же самого в отношении любого нового товарного знака, содержащего тот же элемент, становится тенденцией. Однако тот простой факт, что кто-то использует серию товарных знаков, имеющих общий элемент, сам по себе не является достаточным для того, чтобы исключить использование конкурентом того же элемента в качестве составной части знака, который в целом является совершенно отличным. Использование такого общего элемента можно только тогда рассматривать как нарушение, когда потребители действительно признали общий элемент серии знаков, используемой зарегистрированным владельцем, в качестве указания происхождения товаров, предлагаемых им с разными знаками, содержащими этот элемент.

9.178. Четвертым важным моментом является то, что смешение может возникнуть из-за сходства в написании, в произношении и в значении знака и что сходство в одной из этих сфер достаточно для нарушения, если оно вводит в заблуждение общественность.

9.179. Что касается сходства в написании, то важную роль играет графическое исполнение товарного знака. Сходство в произношении важно в том смысле, что товарные знаки, имеющие разное написание, могут произноситься одинаково и произношение учитывается при устных сообщениях: даже если сходства в написании можно избежать путем использования весьма несхожих графических исполнений, это не имеет никакого значения, когда два товарных знака сравнивают устно.

9.180. Сходство в значении может привести к смешению, если оба товарных знака передают одну и ту же идею (DREAMLAND — царство грез и SLUMBERLAND — страна снов — для матрацев). И наоборот, совершенно отличное значение может предотвратить смешение между двумя знаками, которые обычно считались бы как сходные до степени смешения.

9.181. Независимо от перечисленных выше правил, некоторые особые аспекты следует учитывать в отношении изобразительных знаков (изображений).

9.182. Для чaсто фантазийных графических знаков впечатление, производимое двумя знаками, является решающим.

9.183. Для комбинированных знаков обычно достаточно сходства словесной части, так как сходство в произношении составляет нарушение товарного знака. Сходство в изобразительной части может привести к смешению только тогда, когда изобразительная часть является дистинктивным элементом знака. Кроме того, в случае комбинированных знаков любое сходство в словесных частях двух знаков будет бросаться в глаза, если изобразительные части знаков также сходны. Даже если слова нельзя спутать в написании или произношении, знаки в целом могут быть сходными до степени смешения ввиду сходства их изобразительных элементов.

9.184. Особый случай представляет изображение, которое может быть названо словом. Изображение звезды, как правило, будет обозначаться с помощью слова «звезда» и поэтому будет сходным до степени смешения с мировым знаком STAR (звезда). Изображения льва или тигра также были бы сходными до степени смешения с мировыми знаками LION (лев) и TIGER (тигр). Совсем другая ситуация при сравнении двух изобразительных знаков, каждый из которых характеризует животное. Прецедентное право обычно колеблется в предоставлении монополии на изображение животного как таковое. Следовательно, два таких изображения, например два изображения тигра, или льва, или коровы (есть множество изображений коровы, зарегистрированных для молочных товаров), должны быть достаточно сходными до степени их смешения. Итак, следует ли тем не менее запрещать использование соответствующего обозначения в качестве товарного знака и должен ли владелец всемирно известного знака TIGER (тигр) иметь возможность опротестовать все возможные графические написания тигра в изобразительном знаке? Во избежание любой возможной проблемы ограничения охраны владелец изобразительного знака также должен обеспечить охрану товарного знака в отношении названия животного, воспроизведенного в изобразительном знаке.

(iii) Влияние использования и неиспользования

9.185. Смешение на рынке может возникнуть только в результате фактического использования на сходных товарах. Однако для предотвращения смешения все же необходимо, чтобы система охраны товарных знаков позволяла владельцу товарного знака опротестовать заявку на регистрацию товарного знака, которая основана лишь на намерении использовать знак.

9.186. С этой же превентивной целью многие законодательства в области товарных знаков позволяют владельцу зарегистрированного товарного знака возражать против подачи заявки, в процедурах опротестования и против использования, в исках в связи с правонарушениями, в отношении сходных знаков на товары, идентичные или даже сходные со всеми товарами, предусмотренными существующей регистрацией, независимо от использования последних. Поэтому ответчик, который осведомлен о полном или частичном неиспользовании, должен контратаковать, предъявив иск по лишению юридической силы, испрашивающий частичное или полное аннулирование существующей регистрации товарного знака на основании неиспользования.

9.187. Более современные концепции позволяют владельцу товарного знака, по истечении пятилетнего льготного периода, возражать по процедуре опротестования или по судебному делу против заявки на регистрацию или использования идентичного или сходного знака для товаров, идентичных или сходных только с теми, на которых владелец использует его фактически. Если владелец не использует свой товарный знак, в возражении отказывается, и если он использует его на одном или нескольких товарах, для которых он зарегистрирован, только те, на которых он используется, принимаются во внимание для теста на проверку сходства до степени смешения. Бремя доказывания использования в процедуре опротестования ложится на правообладателя.

9.188. Многие законы также позволяют ответчику в судебном деле о правонарушении заявлять неиспользование товарного знака, на котором основан иск, и владелец только тогда может преуспеть в судебном процессе по факту нарушения его прав, если он сможет доказать использование своего знака.

9.189. Если товарный знак-нарушитель используется, степень использования может влиять на тест на проверку сходства до степени смешения. Интенсивное использование повышает дистинктивность знака, а смешение с общеизвестными знаками более вероятно, даже если товары, на которых используется знак-нарушитель, менее схожи или если сходство знаков менее очевидно.

(iv) Охрана за пределами объема сходства до степени смешения

9.190. В некоторых странах общеизвестным или всемирно известным знакам, имеющим высокую репутацию, предоставляется охрана, которая выходит за пределы сходства до степени смешения товаров. Такая далеко идущая охрана должна предоставляться только тогда, когда использование одного и того же знака или почти идентичного знака для других, несходных товаров было бы нанесением ущерба его дистинктивности или его репутации. Эта расширенная охрана не обязательно покрывает все возможные товары. Может статься так, что использование знака, идентичного общеизвестному знаку, было бы неоправданным вредом в отношении определенной категории товаров, тогда как то же самое использование на совершенно несходных товарах могло бы не быть использованием вопреки интересам зарегистрированного владельца общеизвестного знака. Решение следует определять с учетом всех обстоятельств конкретного случая, включая степень репутации знака, вид товаров, для которых он используется нарушителем, способ, которым он представляет свои товары, и так далее.

9.191. В настоящее время большинство стран придерживаются практики предоставления охраны, которая выходит за пределы сходства товаров, только в исключительных случаях всемирно известным знакам или знакам, имеющим очень высокую репутацию. Хотя репутация сама по себе, конечно, не достаточна; более широкая охрана оправдана только тогда, когда использование знака без должной на то причины привело бы к извлечению выгоды, добытой нечестными средствами из отличительного характера или репутации товарного знака, или нанесло бы ему вред.

(e) Ограничение исключительных прав на публичный интерес

9.192. Так же как и то, что право владельца на использование его товарного знака может быть ограничено другими правами, его право препятствовать третьим лицам использовать его знак может быть ограничено законными интересами других лиц. Типовой закон в разделе 19 предусматривает, что «регистрация знака не предоставляет его зарегистрированному владельцу право препятствовать третьим лицам добросовестно использовать их имена, адреса, псевдонимы, географическое название или точные указания, касающиеся типа, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения или времени производства или предложения их товаров или услуг, поскольку такое использование ограничивается просто целями идентификации или информации и не может ввести общественность в заблуждение относительно происхождения товаров или услуг». Аналогичное положение содержится во многих законодательствах в области товарных знаков.

9.193. Владелец товарного знака также не может препятствовать третьим лицам, которые не являются его конкурентами, ссылаться на его товарный знак посредством таких действий, как внесение знака в перечень, содержащийся в компендиуме товарных знаков или в словарях, или использовать его в газетных статьях или в книгах либо иных публикациях.

9.194. Поскольку владелец товарного знака имеет оправданный интерес в том, чтобы препятствовать превращению его знака в родовое понятие, в некоторых случаях он может потребовать, чтобы тот использовался надлежащим образом. Некоторые законодательства признают право владельца товарного знака на идентификацию его знака таким, как он есть, в словарях; если товарный знак упомянут в словаре без указания о том, что он является его единственным владельцем, то последний имеет право потребовать исправления в следующем издании словаря.

(d) Санкции за нарушение товарных знаков

9.195. Успешное судебное дело о правонарушении приводит к запрещению использования знака, сходного до степени смешения. Если знак-нарушитель зарегистрирован, предписывается аннулирование регистрации.

9.196. Владелец товарного знака в принципе также может потребовать возмещения убытков. Однако в делах о правонарушениях в области товарных знаков трудно доказать убытки, и поэтому данное средство правовой защиты является очень важным в практических целях.

9.197. В случаях контрафакции ситуация, конечно, иная, о чем будет сказано ниже.

Литература к разделу I:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о торговых знаках и практику их использования (второй выпуск). WIPO, Pub. No. 653(E) (1993).