Е. Функции поверенного по товарным знакам

(а) Введение

31.96. Поверенные по товарным знакам оказывают те же услуги владельцам товарных знаков, что и патентные поверенные для патентообладателей. В некоторых странах оба вида услуг оказываются патентными поверенными. В других странах эти профессии самостоятельны.

31.97. В некоторых случаях поверенный по товарным знакам работает с предприятием в качестве сотрудника юридического отдела и имеет полномочия принимать окончательные решения по всем вопросам, касающимся товарных знаков для этого предприятия. В этом качестве он дает рекомендации по вопросам товарных знаков руководству, а также занимается регистрацией товарных знаков, продлением регистрации, лицензионным соглашениям и пресечением нарушений прав.

31.98. В большинстве случаев, однако, поверенный по товарным знакам работает независимо от какого-либо предприятия, и в этом качестве он представляет предприятие клиента по вопросам регистрации товарных знаков, их продления, лицензирования, пресечения нарушений и другим вопросам, а также дает рекомендации по всем вопросам, отвечающим интересам его клиентов. Поэтому поверенный по товарным знакам, как правило, воздерживается от обслуживания многочисленных конкурирующих предприятий, а также от заключения с ними договоров на осуществление функций юрисконсульта.

31.99. Говорят, что поверенный по товарным знакам только тогда является таковым по названию и в действительности, если он умеет выбирать и регистрировать товарные знаки, а также эффективно использовать их в торговле. Поверенные по товарным знакам должны иметь опыт в использовании товарных знаков в широком смысле, включая лицензирование товарных знаков и ведение дел по нарушению прав. В этом смысле, поверенный по товарным знакам должен иметь доступ к достаточному объему информации о системах охраны и практики в области товарных знаков в различных странах, поскольку в них имеются отличия. Это делает возможным осуществить охрану товарных знаков или товаров, направляемых на все рынки мира.

31.100. Поверенный по товарным знакам призван выполнять следующие функции:

(1)

консультировать клиентов при выборе новых товарных знаков, наиболее пригодных для их бизнеса;

(2)

заниматься проблемами, возникающими в ходе регистрации товарного знака, такими, как возражения эксперта или опротестование, инициированное третьей стороной;

(3)

консультировать своих клиентов наилучшим образом относительно правильного использования товарного знака и/или использования, которое повышало бы репутацию товарного знака, и поддержания регистрации;

(4)

выявлять проблемные моменты в лицензионных соглашениях и давать рекомендации клиентам по таким моментам, помогая им избегать затруднений; и

(5)

предпринимать в интересах клиентов незамедлительные и наиболее эффективные меры против подделок, которые могут затронуть интересы, связанные с их собственными товарными знаками.

(b) Выбор товарного знака

31.101. Хотя для товарных знаков нет необходимости в регистрации до использования и на практике некоторые товарные знаки приграничного характера могут стать охраноспособными после многолетнего использования при наличии свидетельства, подтверждающего, что они стали различительными в данной области торговли, тем не менее предпочтительно выбирать товарные знаки, которые имеют шанс быть охраноспособными в оригинальном виде.

31.102. Первым шагом является составление краткого списка возможных товарных знаков, применимых к конкретному продукту или группе продуктов. Каждый из помещенных в список знаков подвергается проверке. В отношении тех, которые оказались не описательными, не вводящими в заблуждение или не бранными (особенно, если это иностранные слова, перевод или транслитерация которых на другие основные языки является неприемлемым), проводится поиск в реестре зарегистрированных в отношении данного класса товара знаков. Если обнаружится сходный знак, его нужно проанализировать. Если он используется на рынке и регистрация является действующей, следует отказаться от своей регистрации подобного знака. Если сходный знак действует, но нет свидетельства его использования, то следует подумать о том, каким образом можно договориться с владельцем о продаже (передаче) знака за «соответствующее» вознаграждение. Если знак не используется и не продается, то, возможно, следует попытаться исключить его из реестра по причине неиспользования. Если это удастся, то откроется путь к возможности регистрации собственного знака.

31.103. Если риск быть осужденным за нарушение является слишком высоким, то следует подумать о новом знаке и о новом поиске. Если риск все же приемлем, то следует зарегистрировать по крайней мере тот новый знак, против которого возможность опротестования минимальна.

31.104. В большинстве стран право на знак основано на регистрации. Однако в некоторых странах предварительное использование является условием для регистрации. В этом случае, как только знак будет выбран и принят, потенциальный пользователь должен обеспечить соответствующую упаковку и рекламу.

(с) Заявка на национальную регистрацию

31.105. В большинстве случаев отечественная заявка на регистрацию товарного знака подается до иностранной заявки. Естественно, что регистрация товарного знака должна осуществляться с целью получения полной охраны зарегистрированного товарного знака.

31.106. Таким образом, необходимо вначале убедиться, что эта регистрация не вступит в конфликт с какой-либо более ранней регистрацией, принадлежащей другим. В случае, если заявка представляется охраноспособной, следует обдумать вопрос о форме товарного знака. В обычных случаях считается, что наиболее простая форма товарного знака может получить наиболее широкую охрану.

31.107. При подготовке возражения на отказ в регистрации заявки (отказ эксперта Ведомства по товарным знакам) ввиду отсутствия различительной способности товарного знака, поверенный должен в первую очередь выяснить, был ли знак в течение длительного времени использован в случае подачи заявки. Иными словами, поверенный по товарным знакам должен доказать, что товарный знак приобрел вторичное значение.

31.108. В общем, решение о различительной способности товарных знаков принимается с учетом живого языка страны, в которой подается заявка, и всех других связанных с этим условий. Таким образом, следует отметить, что чем раньше осуществляется регистрация товарного знака в стране происхождения, тем раньше она может быть рассмотрена в стране, в которой подается последующая заявка.

31.109. Исходя из принципов экспертизы по существу в стране регистрации эксперт часто формулирует отказ в регистрации по причине слишком большого сходства и возможности смешения с более ранней регистрацией знака, принадлежащего кому-то другому.

31.110. Такому отказу может быть противопоставлено ограничение заявленных товаров только теми, в отношении которых заявляемый знак действительно используется, или представление аргументации, опровергающей отказ на основе сходства товарных знаков.

31.111. Заявляемые товарные знаки публикуются для широкого ознакомления в Бюллетене товарных знаков до или после регистрации. Это дает возможность лицам, заинтересованным в таких товарных знаках, возможность опротестовать или начать процедуру аннулирования регистрации товарного знака.

31.112. Даже когда регистрация товарного знака опротестовывается третьей стороной, этот протест зачастую отзывается в обмен на уступки со стороны заявителя, такие, как ограничение списка товаров в заявке, сведя их к тем, в отношении которых знак действительно используется, или сужение формы товарного знака, в которой он используется.

31.113. В том случае, если эксперт отказывает в регистрации заявляемого знака по причине сходства с более ранними регистрациями, или если владелец более ранней регистрации возбуждает опротестование по причине сходства, то поверенный по товарным знакам должен изучить товарные знаки, сходные с противопоставленным знаком, с тем чтобы оценить справедливость отказа эксперта и/или возражений, предъявленных упомянутым владельцем знака.

31.114. Если же знаков, сходных с противопоставленным не имеется, а противопоставленный знак давно используется, то следует понимать, что этот более ранний зарегистрированный товарный знак находится под такой охраной, которая исключает любую возможность регистрации сходного товарного знака, заявленного позднее.

(d) Подача владельцем отечественного товарного знака заявки

за рубежом

(i) Введение

31.115. В большинстве стран иностранные заявители должны быть представлены поверенным по товарным знакам или иным уполномоченным представителем, например адвокатом. Помимо этого, заявитель может пользоваться услугами патентного поверенного в своей стране в связи с заявками, подаваемыми за рубеж.

31.116. Необходимо оформить доверенности в отношении каждой страны, в которой предполагается подать заявки и в которой требуется назначение представителя. Обычно для этой цели заполняются бланки, представляемые потенциальными поверенными. В каждом из бланков необходимо дать полные данные о заявителе, который должен подписать доверенность. В отношении других требований практика может варьироваться от страны к стране.

31.117. Во всех странах изображение товарного знака является существенным требованием для регистрации. Поэтому при подготовки доверенности в большинстве стран мира необходимо также заказать трафарет или отпечатки, которые могут быть впоследствии использованы при зарубежной регистрации.

31.118. В тех случаях, когда права на товарный знак обусловливаются его использованием, необходимо представить сведения о том, каким образом используется знак, в качестве пререквизита для подачи заявки.

31.119. Решение о подаче заявки на регистрацию товарного знака вне страны происхождения может быть принято независимо от того, использовался ли знак до подачи заявки и, в большинстве стран мира, не имеются ли требования обязательной регистрации. Таким образом, регистрация за рубежом, как правило, не является условием, необходимым для использования. Однако регистрация имеет ряд преимуществ, особенно в странах, в которых права на товарный знак возникают на основе факта регистрации. Регистрация предоставляет ее владельцу исключительное право на использование знака. Она способствует отклонению знаков, сходных до степени смешения, и становится важным инструментом в предоставлении лицензии на использование знака третьим лицам.

31.120. Куда поверенный по товарным знакам должен подавать зарубежную заявку? Те страны, в которых права на товарный знак приобретаются в основном путем регистрации или где право преждепользования признается с большим трудом, заслуживают того, чтобы обеспечить в них наиболее полную охрану товарных знаков. В странах, в которых владелец товарного знака собирается передать права на товарный знак третьим сторонам и где предполагаемый владелец лицензии должен регистрироваться, при этом регистрация знака является условием, предваряющим оформление лицензиата в качестве зарегистрированного пользователя.

(ii) Этап рассмотрения заявок

31.121. Поверенный должен будет отслеживать рассмотрение иностранных товарных знаков.

31.122. Во всех системах делопроизводства, в которых проводится экспертиза, в случае возникновения возражений предоставляется также право ответить на него. При подготовке ответов на такие возражения рекомендуется представить аргументацию, опирающуюся на административные и/или судебные толкования соответствующего инструктивного документа, на который давалась ссылка в возражении.

31.123. Рекомендуется, чтобы поверенный ссылался на закон о товарных знаках в каждой стране, где возникло возражение, с тем чтобы решение могло основываться на действующем законодательстве данной страны.

31.124. Если письменная аргументация, поданная в местное Ведомство товарных знаков, не сможет снять возражения, то следующим шагом во многих системах, где процедура допускает слушанье дела, должно быть требование о таком слушании и представление устной аргументации. Если заявка отклоняется по существенным основаниям, то необходимо рассмотреть возможность снятия возражения путем представления свидетельства того, что этот знак приобрел различительную способность из-за использования в данной стране.

31.125. В ряде случаев поверенный по товарным знакам может принять решение о представлении свидетельства различительной способности в использовании, даже если такое свидетельство не требовалось для снятия возражения, и, таким образом, попытаться получить «более сильную» регистрацию.

31.126. Помимо вопроса о приобретенной различительность знака, во многих системах заявителю придется столкнуться со ссылками на более ранние регистрации или заявки, которые, по мнению местного руководства Ведомства, препятствуют регистрации данного знака. Эта процедура различна от страны к стране. В одной группе стран ссылки даются только в целях информации и заявитель может настоять на публикации заявки в качестве зарегистрированной. Хотя официальный отчет служит лишь для целей информации, национальная практика может предусматривать оказание услуги по оповещению владельцев более ранних выдачных решений или регистрации, обеспечивая владельцам более ранних знаков возможность подачи возражения или требования об аннулировании знака.

31.127. В других правовых системах необходимо, чтобы заявитель представил свои доводы для снятия ссылок. В этой области права важно знать соответствующие разделы закона и судебные решения, дающие толкование закону.

31.128. Следует также изучить возможность получения согласия владельца более ранней регистрации, на которую сослалась экспертиза. «Лобовой» подход к владельцу более ранней регистрации может привлечь его внимание к заявке, на которую он в ином случае мог бы и не обратить внимания. Оптимальный выбор времени обращения, с учетом судьбы заявок-аналогов в других странах, является весьма важным перед началом переговоров.

31.129. Рекомендуется также изучить соответствующую практику «согласий» в национальном Ведомстве товарных знаков. В большинстве правовых систем письменное согласие оказывается достаточным для того, чтобы глава Ведомства решил спор в пользу заявителя. В некоторых странах, таких, как Япония, согласие не считается достаточным, хотя в других системах, таких, как Швеция, письменное согласие является решающим для Ведомства по товарным знакам. Степень признания письменного согласия будет еще одним важным фактором в установлении целесообразности переговоров о согласии. В других правовых системах согласие может не быть существенным фактором при условии, что заявитель согласен, в качестве предварительного условия для регистрации, на оповещение о положительном решении владельца более ранней регистрации, предоставив ему таким образом возможность для опротестования.

31.130. Чтобы получить согласие, поверенный может подумать над возможностью ограничения перечня товаров в заявке. Владелец более ранней заявки может быть удовлетворен, если перечень товаров, который будет зарегистрирован и использован заявителем, достаточно ограничен. Поверенный может вести эти переговоры непосредственно с владельцем регистрации или может предпочесть, чтобы переговоры велись зарубежным коллегой.

31.131. Если, несмотря на все усилия, заявка все же отклоняется, можно подумать об изменении знака путем изъятия или добавления единственной буквы, что может привести к положительному решению без необходимости подавать новую заявку. В противном случае желаемого результата можно добиться путем добавления различительного рисунка.

31.132. И наконец, прежде чем обращаться в суд по вопросу отклонения заявки, иногда требуется запросить письменное заключение руководителя Ведомства, которое в некоторых случаях приводит к положительному решению по заявке, хотя ранее не было никаких признаков того, что такое решение может быть принято.

(е) Лицензирование

31.133. Если заявитель или владелец регистрации намеревается разрешить лицензиару использовать знак в конкретной стране, очень важно придерживаться процедур зарегистрированного пользователя, чтобы обеспечить получение лицензиатом выгод от использования или предполагаемого использования знака лицензиаром.

31.134. В странах общего права обычно используемая процедура заключается в регистрации лицензиара. Если лицензиат не будет использовать или не намеревается использовать знак за рубежом, а лицензиар является единственной стороной, которая намерена использовать знак, необходимо сделать официальную запись о том, что лицензиар является зарегистрированным пользователем, одновременно с подачей заявки на регистрацию знака. Имеются судебные прецеденты, устанавливающие, что отсутствие заявления о записи зарегистрированного пользователя во время подачи заявки ведет к аннулированию знака и регистрации.

Для того, чтобы сделать запись о зарегистрированном пользователе, обычно, требуются следующие документы:

(1)

разрешение, выданное поверенному лицензиатом, на подписание;

(2)

разрешение, выданное поверенному лицензиаром, на подписание;

(3)

совместное заявление на регистрацию пользователя;

(4)

декларация установленной формы;

(5)

изложение дела;

(6)

лицензионное соглашение.

31.135. Что касается лицензионного соглашения на товарный знак, то первая статья обычно предоставляет исключительное или не исключительное право на использование знака при условии соблюдения стандартов и технических характеристик, которых придерживается лицензиат. Обычно включается статья об инспекции. Инспекция осуществляется владельцем товарного знака или уполномоченным представителем владельца знака. Владелец товарного знака должен также просматривать все письменные материалы до их публикации. Всегда оговаривается срок действия или условия прекращения действия соглашения.

31.136. В отношении лицензирования правовые системы мира могут подразделяться на пять основных групп. В первой группе стран рекомендуется зарегистрировать лицензионное соглашение в национальном Ведомстве товарных знаков. Во второй группе стран документ о зарегистрированном пользователе должен быть подготовлен и соответствующая запись должна быть сделана за рубежом. В третьей группе стран требуется осуществить процедуру одновременной регистрации, т.е. подача заявки на товарный знак должна сопровождаться заявлением о зарегистрированном пользователе. Четвертая группа стран включает правовые системы, в которых запись о зарегистрированном пользователе может быть распространена на другие правовые системы. В последней группе стран использование товарного знака может поставить под угрозу действие регистрации товарного знака, если владелец передает лицензию на товарный знак третьей стороне.

(f) Поддержание товарных знаков после регистрации

31.137. Право на товарный знак считается уязвимым правом. Это объясняется тем, что для товарных знаков всегда существует риск превращения их в родовое наименование изделия или их «размывание». В действительности, товарные знаки могут легко превратиться в родовые наименования, если владелец использует их несоответствующим образом или если конкурентам, потребителям или средствам массовой информации, таким, как газеты или журналы, позволяется использовать их, как если бы они были родовыми наименованиями. В числе хорошо известных случаев — «целлофан» и «эскалатор».

31.138. Если конкуренту позволяется использовать какой-либо сходный знак на товарах однородных или если не отслеживают использование этого знака даже в отношении товаров, отличных от тех, для которых знак был зарегистрирован, то художественный характер товарного знака будет «размыт», снижая его ценность.

31.139. Надо иметь в виду, что для предотвращения перерождения товарного знака в родовое наименование и/или «размывания», следует осуществлять интенсивное управление знаком.

31.140. В такой ситуации поверенный должен проверять и отслеживать использование товарных знаков, принадлежащих клиенту, и предотвращать их несоответствующее использование. Если такое использование будет обнаружено, поверенный должен принять меры незамедлительно или как только появится такая возможность.

Литература к разделу Е:

S. Kimura. Роль и задачи поверенного по товарным знакам (1984) 8; Интеллектуальная собственность в Азии и Тихоокеанском регионе.

Международное бюро ВОИС. Представительство по товарным знакам II (Азиаты за рубежом). WILAW/BKK/83/L.XVI.

К. Weatherald. Руководство для патентных поверенных. WIPO, Pub. No. 707(E)