F. Условия использования

(а) Необходимость в обязанности использовать

9.82. Охрана товарных знаков сама по себе не является целью. И хотя законодательство в области товарных знаков, как правило, не требует использования в качестве условия для заявки на регистрацию товарного знака или даже фактической регистрации, основной целью охраны товарных знаков является стремление отличать товары, на которых применяется товарный знак, от других товаров. Поэтому нет никакого экономического смысла в охране товарных знаков путем регистрации без возложения обязанности использовать их. Неиспользуемые товарные знаки являются искусственным барьером к регистрации новых знаков. В этой связи интересно взглянуть на статистику ВОИС. Согласно статистике, из 83 стран, представивших в 1990 г. отчеты в ВОИС, к регистрации было подано около 1,2 миллиона заявок на товарные знаки, тогда как общее число зарегистрированных товарных знаков в 63 странах (приблизительно из 170 ведомств, в которых товарные знаки могут регистрироваться с предоставлением охраны почти в 200 странах) составляет более чем 6,5 миллиона. Вот почему существует безусловная необходимость в том, чтобы законодательство о товарных знаках предусматривало обязанность их использовать.

9.83. В то же время владельцам товарных знаков необходим льготный период после регистрации перед тем, как вступает в силу обязанность использовать. Это особенно актуально для многих компаний, проявляющих активность в международной торговле. Обычно они не могут выпустить на рынок новый товар во многих странах одновременно. Для того чтобы избежать брешей в охране своих новых товарных знаков, с помощью которых конкуренты могут извлечь выгоду, они должны с самого начала ходатайствовать о регистрации своих новых товарных знаков во всех странах потенциального использования в будущем. Очевидно, что без разумного льготного периода для соблюдения требования об использовании знака, предписанного законодательством, компании, активно работающие на международном рынке, испытывали бы громадные трудности. В самом деле, даже в своих странах компаниям часто требуется несколько лет перед тем, как они смогут выйти на рынок с недавно разработанным товаром. Это особенно верно в отношении компаний, производящих фармацевтические товары, которые должны проходить клинические испытания и получать одобрение органов здравоохранения.

9.84. Льготный период, предоставляемый в законодательствах о товарных знаках, которые предусматривают обязанность использовать знаки, иногда составляет три года или чаще пять лет.

(b) Условия практического использования

9.85. В принципе товарный знак должен использоваться в стране регистрации. Использование должно осуществляться в отношении товаров. Как правило, товарный знак применяется на товарах или их упаковке. В случае некоторых товаров (бензин и т. д.) может быть достаточным его использование на сопроводительных документах или в рекламе.

9.86. Использование должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. Это не означает, что они должны иметься в наличии в любом месте. Достаточно, если товары сбываются в определенных специализированных магазинах от ограниченного числа рынков сбыта или через некоторые специальные коммерческие каналы (например, ресторанам в системе предприятий общественного питания). Однако недостаточно использовать товарный знак исключительно на товарах, сбываемых в магазине или ресторане компании, являющейся владельцем товарного знака, и доступных только ее сотрудникам.

9.87. Использование исключительно в рекламе должно быть достаточным только в том случае, если реклама направлена на будущую продажу и начался процесс реализации товаров на рынке.

9.88. Использование должно быть фактическим; номинальное использование недостаточно. Рыночные тесты, если они осуществляются в целях определения приемлемости товара для потребителей (а не с единственным намерением гарантировать охрану товарного знака), следует признать фактическим использованием, как и проведение клинических испытаний фармацевтических товаров.

9.89. Для того чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении по крайней мере одного из товаров, для которых он зарегистрирован. Использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром. Однако во избежание излишнего ослабления эффекта обязанности использовать знак можно зайти слишком далеко, предусмотрев норму, согласно которой использование в отношении одного товара гарантирует регистрацию для всего класса (Типовой закон, раздел 30(4)), или для всех товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, и которая может покрывать несколько классов.

9.90. В принципе товарный знак должен использоваться в зарегистрированной форме. Однако Парижская конвенция в своей статье 5 С(2) предусматривает, что «применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной (...) лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку». То же самое предусматривается в разделе 30(3) Типового закона.

9.91. Словесные знаки могут использоваться с применением любой формы, гарнитуры или цвета шрифта и в сочетании с дополнительными элементами (фирменные наименования, описательные термины), при условии что зарегистрированный знак сохраняет свой отличительный характер. Если словесный знак и изобразительный знак зарегистрированы отдельно, но используются всегда вместе, такое использование достаточно для цели охраны зарегистрированных товарных знаков.

9.92. Национальные законодательства большинства стран допускают использование, осуществляемое самим владельцем товарного знака или третьим лицом с согласия владельца. Иногда такое использование третьими лицами оформлено надлежащим образом. Если закон о товарных знаках требует официально оформленного соглашения и если соглашение является юридически недействительным согласно закону о недобросовестной конкуренции или другим нормам, таким, как правила производства пищевых товаров и лекарственных препаратов, достаточным должно быть то, что третье лицо наделено правом эффективно и неподдельно пользоваться знаком от имени владельца товарного знака, независимо от того, является или нет соглашение юридически действительным.

(с) Последствия неиспользования

9.93. Основным последствием неоправданного неиспользования является то, что регистрация открыта для аннулирования по ходатайству лица, имеющего законный интерес. Более того, существует тенденция требовать от зарегистрированного владельца, чтобы он доказал использование, поскольку заинтересованному третьему лицу очень трудно доказать неиспользование. В интересах удаления «балласта» из реестра такой поворот бремени доказывания оправдан.

9.94. Бремя доказывания должно ложиться на владельца товарного знака не только в судопроизводстве по аннулированию регистрации, но также в любых иных делопроизводствах, в которых владельцу инкриминируется извлечение выгоды из его права на неиспользуемый товарный знак (процедура опротестования, иск по правонарушению).

9.95. Однако для продления регистрации товарного знака представление какого-либо доказательства в использовании не требуется. Это может создать административные осложнения, которые излишни ввиду того, что заинтересованное лицо может вообще в любое время принять соответствующие меры против регистрации неиспользуемого товарного знака.

9.96. Неиспользование не всегда приводит к признанию недействительным права на товарный знак. Неиспользование может быть оправдано при наличии непреодолимой силы и любого иного обстоятельства, возникшего не по вине или небрежности со стороны владельца знака, такого, как импортные ограничения или особые условия, регулируемые общим правом в пределах страны.

(d) Надлежащее использование товарных знаков

9.97. Неиспользование может привести к потере прав на товарные знаки. Однако ненадлежащее использование может иметь тот же самый результат. Знак может стать объектом исключения из реестра, если зарегистрированный владелец спровоцировал или допустил его превращение в родовое наименование для одного или более товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован знак, так что в коммерческих кругах и в глазах общественности его значение как знака потеряно.

9.98. Причиной превращения знака в родовое наименование, как правило, могут быть два фактора: а именно, ненадлежащее его использование владельцем, провоцирующее превращение знака в родовой термин, и ненадлежащее использование третьими лицами, допущенное владельцем.

9.99. Для того чтобы избежать ненадлежащего использования, любое лицо в компании, владеющей товарным знаком, которое занято рекламированием или преданием гласности фирменного знака, должно соблюдать некоторые правила.

9.100. Основным правилом является то, что товарный знак не должен использоваться в качестве или вместо обозначения (дезигнации) товара. Путем систематического использования дезигнации товара в дополнение к товарному знаку владелец явно информирует покупателей о том, что знак идентифицирует специфический товар, представляющий определенную группу товаров. Это особенно важно, если владелец товарного знака разработал совершенно новый товар, который вначале является единственным в данной группе. Такие товарные знаки, как FRIDGIDAIRE (название, используемое для некоторых типов холодильников), GELLOPHANE (целлофан) и LINOLEUM (линолеум), стали родовыми терминами, так как каждый из них был единственным товаром в своей группе, а их владельцы не дали этой группе никакого дополнительного названия. Когда в 1938 г. был разработан кофе мгновенного приготовления, также называемый растворимым кофе, первый товар, реализуемый на рынке компанией, разработавшей этот товар, назывался NESCAFE Однако с самого начала на его этикетках компания систематически использовала дезигнацию товара, такую, как «кофе мгновенного приготовления» или «растворимый кофе».

9.101. Второе важное правило заключается в том, что товарные знаки всегда должны использоваться как качественные (истинные) имена прилагательные и никогда — как имена существительные, другими словами, товарный знак не должен употребляться с артиклем, в притяжательном падеже и во множественной форме. Было бы неправильно говорить о NESCAFE’s (кофейный запах NESCAFE) или о трех NESCAFES вместо трех сортов NESCAFE .

9.102. Кроме того, всегда целесообразно выдвигать товарный знак на первый план, то есть делать так, чтобы он выделялся из своего окружения.

9.103. Наконец, товарный знак должен быть обозначен как таковой посредством указания на то, что он зарегистрирован. Только некоторые законодательства предусматривают такие указания, а их обязательное использование на товарах не предусматривается статьей 5В Парижской конвенции. Закон о товарных знаках в США допускает замену полного указания (такого, как «зарегистрирован в Ведомстве США по патентам и товарным знакам») на символ ®. С годами этот символ распространился по всему миру и стал общепринятым символом зарегистрированного товарного знака. Его использование рекомендуется для товарных знаков в качестве предупреждения конкурентам не предпринимать никаких действий, которые нарушили бы права владельца знака.

9.104. Однако недостаточно просто следовать этим правилам: владелец товарного знака должен также обеспечить, чтобы третьи стороны и любые лица не использовали его знак неправомочно. Особенно важно, чтобы товарный знак не использовался в качестве или вместо описания товара в словарях, официальных изданиях, журналах и т. д.

9.105. Потребители склонны пользоваться общеизвестными знаками для обозначения товаров. Многие потребители во всем мире называют быстрорастворимый кофе NESCAFE. В сущности, владелец товарного знака может гордиться таким использованием, так как оно показывает силу его знака. Однако чем более известным является знак, тем больше опасность его превращения в родовой термин. Вот почему в подобных случаях так важно, чтобы компании проводили очень твердую политику надлежащего использования со своей собственной стороны и вмешивались в дела третьих лиц (иных, нежели потребители) в случае злоупотребления. В соответствии с общепринятыми нормами общего и процессуального права превращение товарного знака в родовой термин происходит лишь в том случае, если коммерческие круги и потребители вообще привыкли использовать обозначение в качестве родового термина. Например, владельцы товарного знака NESCAFE традиционно применяли такую политику, в результате чего этот товарный знак, являющийся одним из наиболее известных в мире, остался охраняемым товарным знаком, пользующимся сильной охраной, несмотря на привычку многих потребителей называть быстрорастворимый кофе NESCAFE Другим примером товарного знака подобного типа, возможно наиболее известного товарного знака в мире, который продолжает пользоваться сильной охраной, является СОСА-СОLА.

Литература к разделу F:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о торговых знаках и практику их использования (второй выпуск). WIРО, Риb. Nо. 653(Е) (1993).