D. Критерии охраноспособности

9.26. Условия, которым должно отвечать обозначение для того, чтобы быть способным служить в качестве товарного знака, достаточно стандартны во всем мире.

9.27. В принципе следует различать два разных типа условий.

9.28. Первый тип условий относится к основному назначению товарного знака, а именно его функции отличать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Из этой функции следует, что товарный знак должен быть дистинктивным или способным отличать разные товары.

9.29. Второй тип условий относится к возможным отрицательным воздействиям товарного знака, если он имеет вводящий в заблуждение характер или если он нарушает публичный порядок или мораль.

9.30. Эти два типа условий существуют практически во всех национальных законах о товарных знаках. Они также ясно изложены в статье 6guinguis В Парижской конвенции, в которой указано, что товарные знаки, пользующиеся охраной в соответствии со статьей 6guinguis А, могут быть отклонены при регистрации только в том случае, если «они лишены каких-либо отличительных черт» или если «они противоречат морали или публичному порядку и, в особенности, если они могут ввести в заблуждение общественность».

(а) Условие дистинктивности

9.31. Мы увидели, что товарный знак служит цели отличать товары одного предприятия от товаров других предприятий, и поэтому, для того чтобы функционировать как товарный знак, он должен быть дистинктивным. Обозначение, не являющееся дистинктивным, не может помочь потребителю идентифицировать товары его вкуса. Слово «яблоко» или изображение яблока нельзя зарегистрировать в отношении яблок, однако оно является весьма дистинктивным для компьютеров. Это показывает, что дистинктивность должна оцениваться в отношении тех товаров, на которых применяется товарный знак.

9.32. Тест на проверку того, является ли товарный знак дистинктивным, зависит от сметливости потребителей или по крайней мере тех лиц, кому адресовано обозначение. Однако очень часто обозначение не используется до того, как оно заявлено к регистрации, и поэтому можно ставить лишь такой вопрос: «А способно ли обозначение отличать товары, на которых должно применяется?»

9.33. В заключение следует сказать о том, что обозначение является дистинктивным для товаров, на которых оно должно применяться, когда это обозначение признано в качестве идентификатора товаров из конкретного коммерческого источника либо способно быть признано таковым лицами, которым оно адресовано.

9.34. Дистинктивность обозначения не является безусловным и неизменным фактором. Это исключительно дело случая. В зависимости от шагов, предпринимаемых пользователем обозначения или третьими лицами, оно может быть приобретено, приумножено или даже потеряно. Такие обстоятельства, как (возможно продолжительное и интенсивное) использование обозначения, приходится учитывать в том случае, когда чиновник-регистратор полагает, что обозначение не обладает необходимой дистинктивностью, то есть если оно считается недистинктивным по своему существу.

9.35. Несомненно, существуют разные степени дистинктивности, и вопрос сводится к тому, каким образом обозначение должно быть доработано, чтобы подлежать регистрации, независимо от своего возможного использования. В этой связи обычно проводится различие между некоторыми типичными категориями знаков.

9.36. Так называемые фантазийные или изобретенные товарные знаки, не имеющие смыслового значения. Известным примером этой весьма дистинктивной категории является товарный знак КОDАК.

9.37. Эти товарные знаки не могут быть популярны у людей, занятых в системе маркетинга, поскольку они требуют огромных вложений в рекламу для того, чтобы стать известными для потребителей. Тем не менее они пользуются очень сильной правовой охраной.

9.38. Общепринятые слова из разговорного языка могут быть также весьма дистинктив-ными, если они имеют фантазийное значение в отношении товаров, на которых они используются. То же самое применимо для соответствующих изображений. Примерами являются знаменитый товарный знак САМЕL (верблюд) для сигарет (и также знаменитый изобразительный знак) и упомянутый выше знак АРРLЕ (как слово, так и изображение) для компьютеров.

9.39. САМЕL и АРРLE — явно не вымышленные слова, и до сих пор они являются весьма дистинктивными для товаров, к которым имеют отношение.

9.40. Людям, занятым в системе маркетинга, как правило, нравятся фирменные товарные знаки, которые так или иначе вызывают в сознании у потребителей положительные ассоциации с товаром. Поэтому они склонны выбирать более или менее описательные термины. Если обозначение носит исключительно описательный характер, оно теряет свою дистинктивность и не может быть зарегистрировано таким, как оно есть, в качестве товарного знака. Однако не все обозначения, даже если они не являются ни бессмысленными, ни произвольно используемыми, обязательно теряют дистинктивность: существует промежуточная категория обозначений, которые являются ассоциативными (суггестивными) по отношению к товарам, для которых они используются, а также к характеру, качеству, происхождению или любому иному свойству этих товаров, не являясь на самом деле описательными. Эти знаки подлежат регистрации. На практике решающее значение приобретает вопрос в отношении того, каким является товарным знак, применяемый на товарах: ассоциативным (суггестивным) или описательным. Этот вопрос следует решать в соответствии с местным законодательством и судебной практикой страны, а также всеми обстоятельствами конкретного случая. Если чиновник-регистратор имеет сомнение либо убежден в том, что термин является скорее описательным, нежели ассоциативным, ему следует рассмотреть, является ли термин, и если да, то в какой мере является описательным, а не ассоциативным, ему следует рассмотреть, применялся ли уже термин, и если да, то в какой мере уже применялся заявителем. В принципе можно сказать, что описательный термин является дистинктивным для тех или иных товаров, если он приобрел вторичное значение, то есть, если тем лицам, кому он адресован, пришлось признать его в качестве указателя того, что товары, для которых он используется, происходят из конкретного коммерческого источника.

9.41. В случае возникновения сомнений в отношении того, каким является термин: описательным или ассоциативным, один тот факт, что знак использовался при осуществлении коммерческой деятельности в течение определенного периода времени, может быть достаточным для его регистрации.

9.42. Однако чем более описательным является термин, тем труднее будет доказать его вторичное значение, и в этом случае потребуется наличие высокого процента потребительской осведомленности.

(i) Недостаток дистинктивности

9.43. Если обозначение не является дистинктивным, оно не может функционировать в качестве товарного знака и в его регистрации должно быть отказано. Поскольку это обстоятельство является основанием для отказа в регистрации, заявителю обычно не требуется доказывать дистинктивность. Доказать недостаток дистинктивности — это обязанность чиновника-регистратора; и в случае возникновения у него сомнения товарный знак должен быть зарегистрирован. Некоторые законы о товарных знаках, такие, как Британский закон о товарных знаках 1938 г. (и законодательство стран, которые последовали британскому подходу), налагают бремя доказывания на заявителя с тем, чтобы он показал, что его знак должен быть зарегистрирован. Эту практику можно считать жесткой, и иногда она препятствует регистрации знаков, которые явно способны отличать товары своего владельца. И до сих пор современная тенденция, как отражено в статье 3 директивы ЕС о гармонизации, а также в Типовом законе, заключается в том, чтобы однозначно толковать недостаток дистинктивности как основание для отклонения заявки на регистрацию товарного знака.

9.44. Каковы же критерии, регламентирующие отказ в регистрации из-за недостатка дистинктивности?

(ii) Родовые термины

9.45. Обозначение является родовым, когда оно определяет категорию или вид, к которому принадлежат товары. Для торговли, а также для потребителей важно, чтобы никому не было дано право монополизировать такие родовые термины.

9.46. Примерами родовых терминов являются «мебель» (для мебели вообще, а также для столов, стульев и т. д.) и «стул» (для стульев). Другими примерами могли бы быть «напитки», «кофе» и «растворимый кофе», которые показывают, что существуют более широкие и более узкие категории и группы товаров, имеющие одно общее, заключающееся в том, что широкий термин, последовательно используемый для их описания, является родовым.

9.47. Эти обозначения полностью лишены дистинктивности, и некоторые юрисдикции придерживаются того мнения, что даже если они широко используются и могли приобрести вторичное значение, их нельзя регистрировать, так как, принимая во внимание безусловную потребность торговли в их использовании, они не должны монополизироваться. По этим причинам Высокий суд Дели, Индия, в 1972 г. отказал в регистрации товарного знака JANТА, поскольку на языке хинди слово означает «дешевый» в смысле цены.

(iii) Описательные обозначения

9.48. Описательными обозначениями являются такие обозначения, которые служат в торговле для указания вида, качества, предполагаемого назначения, стоимости, места происхождения, времени изготовления или любого иного свойства товаров, на которых товарный знак предназначен использоваться или используется.

9.49. Согласно определению дистинктивного обозначения, приведенному выше, применяемый тест должен установить, смогут ли потребители рассматривать обозначение как указание на происхождение товара (дистинктивное обозначение) или они скорее видят в нем указание на свойства товаров или их географическое происхождение (описательное обозначение). В данном случае термин «потребитель» применяется как сокращение, обозначающее соответствующие круги, рассматриваемые в конкретном случае, а именно тех, кому обозначение адресовано (и в некоторых случаях также тех, кого так или иначе коснулось обозначение).

9.50. Поэтому факт, что другие коммерсанты имеют законный интерес в добросовестном пользовании термином, может быть использован как дополнительное основание при проведении определяющего теста на то, склонны ли потребители относиться к обозначению как к указанию на происхождение или они видят в нем указание на свойства товаров. Однако сам по себе он не должен быть использован в качестве основания для решения отказать в регистрации в качестве товарного знака термину, когда нет ясности, готовы ли потребители также рассматривать термин как описательный.

(iv) Другие знаки, которым недостает дистинктивности

9.51. Знакам может недоставать дистинктивности по другим причинам. Это верно в отношении изображения, которое благодаря своей простоте или чисто наглядному или орнаментальному характеру может завладеть вниманием потребителя совсем не как знак, указывающий на происхождение товара, а скорее как простая наглядная часть упаковки товаров, предлагаемых для него.

9.52. Примером (что касается слов) мог бы быть относительно длинный рекламный лозунг, рекомендующий потребителю товары, который, будучи воспроизведен на упаковке, был бы слишком сложным для восприятия потребителями как указание на происхождение товара.

9.53. На практике органам власти приходится иметь дело с некоторыми другими типичными категориями или случаями, которые в законодательстве многих стран ясно перечислены как основания для отказа и которые рассматриваются ниже.

(v) Ссылка на географическое происхождение

9.54. Ссылки на географическое происхождение (в противоположность происхождению товаров в смысле функции указания о происхождении) в основном не являются дистинк-тивными. Они вызывают у потребителя ассоциацию с географическим названием, указанным как место производства тех или иных товаров или компонентов, используемых для их производства, или — в зависимости от фактических обстоятельств — с определенными свойствами товаров, определяемыми их происхождением.

9.55. Для того чтобы вызвать у потребителя такую ассоциацию, упомянутое географическое местоположение, конечно в первую очередь, должно, по крайней мере в некоторой степени, быть известно ему. Поэтому обозначения, ссылающиеся практически на неизвестные местности, являются дистинктивными. Ссылки на районы, в которых никто не ожидал бы производства тех или иных товаров, также являются дистинктивными.

9.56. Даже если географический район известен потребителю, обозначение, дающее ссылку на него, или является, или становится дистинктивным, если в той же самой области деятельности нет ни одного другого промышленника или торговца и нет никакого потенциала для обоснования там конкурентов в будущем.

9.57. Географическое наименование также может, за счет длительного и интенсивного использования, ассоциироваться с определенным предприятием до такой степени, что оно становится дистинктивным как товарный знак для него, даже если конкуренты уже существуют или утверждают себя в будущем.

(vi) Буквы, цифры и основные геометрические фигуры

9.58. Эти обозначения обычно считаются недистинктивными и поэтому не подлежат регистрации. Некоторые законодательства в области товарных знаков (например, немецкое) даже специально исключают их из регистрации или принимают их только в том случае, если имеется сочетание по крайней мере трех букв и/или цифр или, в случае букв, если произносима последовательность.

9.59. Безусловно верно, что потребители не будут относиться к буквам, цифрам или простым геометрическим фигурам как к указаниям о происхождении товаров. Тем не менее буквы, цифры и их сочетания могут стать дистинктивными при посредстве использования, и — как сказано выше — так называемый законный интерес других торговцев в добросовестном пользовании ими не должен быть ни малейшим основанием для отказа.

9.60. Более того, даже в отсутствие какого-либо использования буквы и цифры могут подлежать регистрации, если они употребляются в фантазийном изобразительном знаке.

(vii) Иноязычный шрифт и транслитерация

9.61. Представим себе использование знака в виде тайского шрифта в Индии или Шри-Ланке, употребление китайских иероглифов в Швейцарии, сингальских букв в США или японского письма (катакана, канди) в каком угодно месте, но только не в Японии. Для большинства рядовых потребителей эти знаки являются исключительно фантазийными изображениями. Следовательно, они в принципе являются дистинктивными, за исключением как в тех случаях, когда обозначение имеет не более чем орнаментальный эффект, в зависимости от его графического написания.

9.62. Поскольку эти знаки являются дистинктивными, они в основном подлежат регистрации. Однако регистратор может потребовать перевод (описание их смысла) на местном языке.

(viii) Цвета

9.63. Использование слов и/или изображений в цветном исполнении или в сочетании с цветом обычно повышает их дистинктивность. Поэтому проще зарегистрировать заявки на такие обозначения с испрашиванием охраны на цвета, показанные или описанные в заявке. Первым товарным знаком, зарегистрированным в Соединенном Королевстве в 1876 г. (до сих пор состоящим в реестре) был треугольник (геометрическая фигура) красного цвета. Однако тогда охрана в принципе ограничивается теми фактическими цветами, в которых зарегистрирован знак. Поэтому обозначения, которые можно было бы считать сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, будь он представлен в черно-белом исполнении, могут выходить за пределы охраны ввиду использования различных цветов. Поскольку обозначения, зарегистрированные в черно-белом исполнении, защищены от регистрации и использования сходных до степени смешения обозначений, независимо от цвета, и поскольку зарегистрированные владельцы таких обозначений обычно могут использовать их в любом цвете, в котором они пожелают, общепринятая практика состоит в том, чтобы не регистрировать обозначения в цветном исполнении. Тем не менее определенный цвет или сочетание цветов могут быть важным элементом товарного знака, постоянно используемого его владельцем, а потому могущего подвергнуться подделке конкурентами. Это показывает, что владелец товарного знака может иметь реальный интерес в регистрации своего знака в тех дистинктивных цветах, в которых он применяется, даже если знак был достаточно дистинктивным, чтобы подлежать регистрации в черно-белом исполнении. В целях снижения вышеупомянутой опасности ограничения объема охраны такого знака его владелец может зарегистрировать знак как в черно-белом, так и в фактически используемом цветном исполнении.

9.64. Обозначения, состоящие исключительно из сочетаний цветов, могут быть товарными знаками, подлежащими регистрации. Они перечислены в разделе 1(2) Типового закона в качестве примеров обозначений, подлежащих регистрации. Процессуальные нормы разных стран регулируют вопросы определения того, рассматривать ли их как дистинк-тивные по своему существу или — более вероятно — как в основном описательные с возможностью стать дистинктивными при посредстве использования.

(iх) Фамилии и имена

9.65. Наименования предприятий и фирменные наименования подлежат регистрации, за исключением тех случаев, когда они являются ложными или недистинктивными.

9.66. Широко распространенные фамилии обычно не подлежат регистрации, так как они не обладают дистинктивностью. Что же касается менее распространенных фамилий, то важно определить, не имеют ли они другого значения в разговорном языке, известного подавляющему числу потребителей. Если такое доминирующее значение существует, тогда обозначение подлежит регистрации при условии, что это значение не является описательным для товаров, на которых должен использоваться знак.

(b) Исключение из регистрации по другим основаниям.

Интересы общества

(i) Ложность

9.67. Товарным знакам, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно характера, качества или любых иных свойств товаров или их географического происхождения, право на регистрацию не предоставляется в интересах общества.

9.68. В данном случае проводится тест на ложность смыслового значения самого товарного знака, когда тот ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест следует четко отличать от теста на опасность смешения у потребителей при использовании тождественных или сходных товарных знаков на идентичные или однородные товары.

9.69. Верно, что не могут быть ложными фантазийные товарные знаки или знаки с произвольным значением для предлагаемых товаров. Хотя товарные знаки, имеющие описательное значение, даже если они являются лишь наводящими или суггестивными и поэтому дистинктивными, все же могут быть ложными. Поэтому такие товарные знаки следует рассматривать с двух точек зрения: во-первых, они должны быть дистинктивными, а во-вторых, они не должны быть ложными.

9.70. Как правило, можно говорить о том, что чем более диетинктивным является товарный знак, тем скорее он будет вводить в заблуждение, если не используется на товаре с описанными характеристиками.

(ii) Ссылка на географическое происхождение

9.71. Обозначения, которые описывают или указывают на географическое происхождение, являются ложными для тех товаров, которые не происходят из описанного или указанного района. В таких случаях потребитель будет введен в заблуждение, если ссылка на географическое происхождение создает у него неправильные ассоциации.

9.72. Это особенно верно, если район или местность имеет коммерческую репутацию. Прославленными примерами таких обозначений являются «Champagne» («Шампанское») и «Swiss Chocolate» («Швейцарский шоколад»).

9.73. На практике такие случаи прямой ссылки на географическое происхождение относительно редки. Чаще делаются косвенные ссылки, и эти случаи являются более проблематичными. Ссылка на известную швейцарскую гору для товарного знака шоколада ввела бы в заблуждение потребителей так же, как это мог сделать изобразительный знак, представляющий собой типичный альпийский ландшафт.

9.74. В самом деле, даже использование иностранных слов при определенных обстоятельствах может быть ложным без какой-либо ссылки на конкретный географический район. Один лишь тот факт, что слово взято, по-видимому, из специфического иностранного языка, может создать у потребителя впечатление, что товар поставляется из страны, где говорят на этом языке. Поэтому потребители будут введены в заблуждение, если та или иная страна имеет коммерческую репутацию для тех или иных товаров.

9.75. Следует, однако, иметь в виду, что английский язык, помимо того, что на нем говорят во многих странах мира, также является современным международным языком маркетинга, в результате чего многие товарные знаки имеют коннотацию на английском языке, совершенно не совпадающую с географическим происхождением товаров, маркированных ими, и что потребители, как правило, знают об этом.

(iii) Частичная ложность

9.76. Мы увидели, что вопрос относительно того, является или нет товарный знак по своему существу ложным, должен рассматриваться в отношении тех товаров, для которых составлена заявка. Поэтому, в зависимости от перечня товаров, знак может быть диетинктивным для одних, описательным для других и/или ложным для третьих. В таких случаях эксперту приходится требовать ограничить перечень товаров. В одних странах в случае несогласия заявителя с таким ограничением эксперт отклоняет всю заявку. В других странах он принимает заявку только в отношении тех товаров, для которых, по его мнению, знак не является ложным, и отклоняет ее в отношении других товаров.

(iv) Знаки, противоречащие морали или публичному порядку

9.77. Законодательство о товарных знаках обычно отклоняет регистрацию знаков, противоречащих морали или публичному порядку. В Типовом законе это основание для отказа приводится в соответствии с разделом 5(1)(е), и в качестве примеров упоминаются непристойные изображения и эмблемы органов государственной власти или запрещенных политических партий.

(v) Обозначения, предусмотренные для использования государством, публичными учреждениями или международными организациями

9.78. Страна обычно охраняет свой национальный флаг, свое официальное название и наименования официальных учреждений в своих же собственных интересах. Кроме того, страны обязаны статьей 6terПарижской конвенции также охранять сообщенные обозначения других стран-участниц и международных межправительственных организаций (таких, как Организация Объединенных Наций).

Литература к разделу D:

Международное бюро ВОИС. Введение в законодательство о товарных знаках и практику их использовать (второй выпуск). WIPO, Риb. Nо. 653(Е) (1993).

Международное бюро ВОИС. Сравнительное законодательство о товарных знаках I. ВТМС/4.