G. Принудительные лицензии

7.152. Лицензии, которые выдаются владельцем патента, считаются «добровольными» в противоположность «принудительным» или «недобровольным» лицензиям. Владелец добровольной лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения обладателя патента на изобретение. Разрешение по договору обычно называется лицензионным договором, заключаемым между обладателем патента на изобретение и владельцем лицензии. Напротив, владелец недобровольной (принудительной) лицензии имеет право осуществлять действия, охватываемые исключительным правом, с разрешения властей помимо воли обладателя патента на изобретение.

7.153. В тех странах, в которых предусмотрена выдача недобровольных лицензий, такие лицензии, как правило, подпадают под две категории:

В случае злоупотребления правом на патент: Некоторые страны предусматривают выдачу принудительных лицензий для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительных прав, предоставляемых патентом. Согласно статье 5А(2) Парижской конвенции неиспользование изобретения дает пример такого злоупотребления.

В интересах общества: Ряд стран предусматривает выдачу недобровольных лицензий в случае, если недобровольная лицензия считается необходимой по причинам общественного благосостояния, включая здравоохранение, безопасность и развитие экономики.

(а) Выдача недобровольных лицензий для защиты от злоупотреблений,

возникающих в результате осуществления права на патент

7.154. Статья 5А Парижской конвенции предоставляет странам Парижского союза право запрещать в законодательном порядке злоупотребления, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительных прав, предоставляемых патентом, например в случае неиспользования изобретения, как предусмотрено в пункте (2):

«(2) Каждая страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения».

7.155. Вопрос о том, что представляет собой такое «злоупотребление», решается национальным законом. Однако, как указывает статья 5А(2), неиспользование изобретения считается одним из видов такого «злоупотребления».

(i) Неиспользование патента

7.156. В то время как определение «использования», как правило, составляет предмет национального закона, оно обычно означает, по крайней мере в случае патента, выданного на продукт, изготовление продукта и, в случае патента, выданного на способ, использование способа. Несмотря на то что законы некоторых стран специально предусматривают, что ввоз продукта, содержащего изобретение, не является использованием, современная тенденция уходит от этого условия. Как правило, условие использования может быть выполнено через использование запатентованного изобретения либо обладателем патента на изобретение, либо другим юридическим или физическим лицом в соответствии с лицензионным контрактом.

7.157. Вначале следует вспомнить о том, что патент должен раскрывать изобретение таким образом, чтобы средний специалист мог осуществить его. Поэтому патенты, даже не говоря об их использовании, считаются выгодными для промышленности, так как их публикация может стимулировать создание других изобретений. Кроме того, изобретения, раскрытые в патентах, принадлежат общественности после истечения срока их действия. То есть по истечении срока действия патента технология, раскрытая в нем, может свободно использоваться любым лицом без получения разрешения от патентовладельца.

7.158. Несмотря на эти выгоды, в некоторых странах полагают, что во имя того, чтобы быть полностью оправданным, запатентованное изобретение должно использоваться в стране, где выдан патент, а не только предоставлять исключительное право препятствовать другим лицам делать то же самое или контролировать ввоз. Основной целью требования местного использования запатентованного изобретения является передача технологии, и фактическое использование запатентованного изобретения в данной стране видится наиболее эффективным путем осуществления такой передачи этой стране.

7.159. Аргументы против обязательного использования изобретения в конкретной стране имеют двойной подтекст: во-первых, такое обязательное использование изобретений может работать против задачи передачи технологии и, во-вторых, такое использование может быть экономически невыгодным.

7.160. Первым аргументом против недобровольных лицензий является то, что они менее эффективны, нежели добровольное лицензирование, чтобы способствовать передаче технологии, и на самом деле могут даже препятствовать достижению этой цели. Иными словами, добровольное лицензирование явно предоставляет средства, с помощью которых можно облегчить передачу технологии, тогда как недобровольное лицензирование не следует считать играющим такую роль, и оно должно ограничиваться сферой коррекции злоупотреблений, могущих возникать при осуществлении прав на патенты.

7.161. Передачу технологии лучше всего осуществлять в атмосфере сотрудничества между лицом, передающим технологию, и лицом, которому она передается. В данном контексте — сотрудничества между патентовладельцем и потенциальным лицензиатом. Такое сотрудничество, как правило, приводит к раскрытию незапатентованного ноу-хау, что необходимо для изготовления коммерчески ценного продукта, но что не было необходимо для выполнения условия раскрытия с целью получения патента. В случае принудительной лицензии атмосфера сотрудничества и, следовательно, раскрытие незапатентованного ноу-хау отсутствует. Таким образом, выдача принудительной лицензии в соответствии с патентом ведет лишь к праву использовать запатентованное изобретение, что, по-видимому, является недостаточным средством осуществления полной передачи технологии.

7.162. Примером является ноу-хау, необходимое для переключения с использования хлорфторуглеродистых соединений (которые считаются вредными для озонового слоя земли) в качестве хладагентов на другие вещества, которые часто имеют более низкий молекулярный размер. В то время как основной цикл охлаждения остается тем же самым, такие устройства, как кондиционеры воздуха, использующие новые хладагенты, следовало бы переконструировать для обеспечения, в частности, лучшего уплотнения между компонентами устройств, которые приходят в соприкосновение с хладагентом, в целях предотвращения утечек. В то время как патент может полностью описать новые вещества, пригодные к употреблению в качестве хладагентов, и возможный способ их получения, ему не нужно раскрывать ноу-хау, необходимое для изготовления кондиционеров воздуха, которые могут работать на основе их использования.

7.163. Кроме того, требование, чтобы патентовладелец изготавливал продукты в соответствии со своим патентом в каждой стране, в которой получена патентная охрана, может быть неосуществимым экономически. Такое требование не учитывает региональную или международную интеграцию рынков или сравнительные преимущества стран или регионов. То есть патентовладелец может обнаружить, что продукты, содержащие запатентованное изобретение или изготовленные запатентованным способом, могут быть более дешевыми, если производство сконцентрировано на одном предприятии в одной стране, а спрос в других странах удовлетворяется за счет импорта. Действительно, патентовладелец может обнаружить, что отдельные компоненты его продукта, которые сами защищены патентами, могут быть лучше всего изготовлены в нескольких странах или регионах, а окончательная сборка проводится на одном предприятии или на региональной или национальной основе.

7.164. Примером служит изготовление фотоэлементов с запирающим слоем для преобразования света в электрическую энергию. Существенным элементом в издержках производства является капитальное оборудование, используемое для изготовления таких фотоэлементов, и обучение персонала навыкам работы с оборудованием. Требование местного использования в отношении патентов, относящихся к фотоэлементам с запирающим слоем или способам их изготовления, во многих странах повысило бы стоимость таких устройств до такой степени, что они стали бы недоступны местным потребителям.

7.165. При ответе на эти критические замечания в отношении норм, регулирующих выдачу принудительных лицензий, часто упоминаются два момента. Во-первых, поскольку в странах с такими нормами эти лицензии редко применяются и еще реже выдаются, они имеют небольшое практическое значение. Во-вторых, такие нормы обеспечивают правовую возможность, которая стимулирует патентовладельца к заключению договора о добровольном лицензировании, даже если эти нормы редко применяются. Тем не менее атмосфера сотрудничества, обычно присутствующая в случае добровольного лицензирования, более эффективна, нежели обстановка принуждения, присутствующая в случае принудительного лицензирования, во имя стимулирования полной и продолжающейся передачи технологии.

7.166. Статья 5А(2) Парижской конвенции специально оговаривает, что страны Парижского союза могут предусмотреть выдачу недобровольных лицензий для предотвращения злоупотреблений, возникающих в результате осуществления прав на патенты, включая неиспользование. Статья 5(4) предусматривает, что принудительные лицензии не могут быть истребованы по причине неиспользования или недостаточного использования до истечения определенного срока неиспользования или недостаточного использования. Этот срок равен четырем годам с даты подачи заявки на патент или трем годам с даты выдачи патента на изобретение. Применимым сроком является тот, который в отдельном случае истекает позже.

7.167. Период от трех до четырех лет — это минимальный срок, учитывающий, что патентовладельцу может потребоваться некоторое время для того, чтобы начать использовать запатентованное изобретение в каждой стране, в которой он получил патентную охрану. Патентовладельцу должен быть предоставлен более длительный срок, если он обоснует свое бездействие уважительными причинами, например если патентовладелец сможет представить доказательства того, что использование (или более интенсивное использование) изобретения в стране столкнулось с юридическими, экономическими или техническими препятствиями. В этом случае требование о выдаче принудительной лицензии должно быть отклонено, по крайней мере на некоторое время. Период от трех до четырех лет — это минимальный срок также в том смысле, что национальным законом может быть предусмотрен более длительный срок.

7.168. Статья 5А(4) далее предусматривает, что принудительная лицензия по причине неиспользования или недостаточного использования не должна быть исключительной лицензией и может передаваться лишь вместе с частью предприятия, получающего прибыль от применения принудительной лицензии. Патентовладелец должен сохранить право предоставлять другим неисключительные лицензии и использовать изобретение самому. Кроме того, поскольку принудительная лицензия выдана какому-либо предприятию с учетом его мощностей, она связана с этим предприятием и не может быть передана отдельно, без предприятия. Эти ограничения предусмотрены для того, чтобы принудительная лицензия не заняла более сильное положение на рынке, чем предусматривается назначением принудительной лицензии, а именно для того, чтобы гарантировать достаточное использование изобретения в стране.

(ii) Процессуальные гарантии и компенсация

7.169. Выдача принудительной лицензии ведет к использованию очень ценного права собственности патентовладельца. Поскольку выдача такой лицензии осуществляется без согласия патентовладельца, должны быть определены разумные процессуальные гарантии, включая эффективную процедуру подачи апелляционной жалобы, для того чтобы гарантировать надлежащую выдачу и осуществление принудительной лицензии.

7.170. В частности, орган, выдающий лицензии, такой, как патентное ведомство, должен гарантировать, что выполнены условия выдачи принудительной лицензии, что позволяет патентовладельцу точно определить свое положение в этой связи. Кроме того, орган, выдающий лицензии, должен гарантировать, что бенефициар принудительной лицензии производит адекватную выплату патентовладельцу, и предоставить средства, с помощью которых принудительная лицензия может быть аннулирована, если больше нет никаких оснований для выдачи принудительной лицензии или если бенефициар не выполняет условия, на которых выдана принудительная лицензия.

7.171. Выдача принудительной лицензии не означает, что бенефициар (лицензиат) не должен осуществлять лицензионный платеж. Напротив, национальные законы, связанные с этим вопросом, как правило, требуют, чтобы лицензиат осуществлял выплаты патентовладельцу на основании использования изобретения.

(iii) Лишение прав или аннулирование патента в случае злоупотреблений

7.172. Хотя ожидается, что выдача принудительной лицензии в большинстве случаев была бы достаточной для предотвращения злоупотреблений, статья 5А(3) предвосхищает лишение прав или аннулирование патента в случаях, когда выдача таких принудительных лицензий является недостаточной. Этот пункт далее предусматривает, что «никакие действия по лишению прав или аннулированию патента не могут иметь места до истечения двух лет с момента выдачи первой принудительной лицензии».

(b) Выдача принудительных лицензий в интересах общества

7.173. Некоторые страны предусматривают выдачу принудительных лицензий и при отсутствии «злоупотребления» правом на патент, если выдача принудительной лицензии считается необходимой в интересах общества. Вообще принудительные лицензии, выданные в интересах общества, можно разделить на те, которые выдаются в пользу частных лиц, и на те, которые выдаются в пользу самого правительства или в пользу лица, действующего от имени правительства.

(i) Принудительные лицензии, выдаваемые в интересах общества

в пользу частных лиц

7.174. Одним примером принудительной лицензии, выданной в интересах общества, но в пользу частных лиц, является случай так называемых «зависимых патентов». Такие принудительные лицензии выдаются в целях разрешения ситуации, которая возникает, когда невозможно, не осуществляя действий, охватываемых одним патентом («доминирующим патентом»), использовать изобретение, заявленное в другом патенте («зависимом патенте»). В такой ситуации и если владелец зависимого патента не был в состоянии заключить лицензионный договор с владельцем доминирующего патента на разумных условиях, владелец зависимого патента может получить принудительную лицензию на использование доминирующего патента. При отсутствии такой возможности владелец доминирующего патента мог бы предотвратить использование изобретения, заявленного в зависимом патенте, отказав в выдаче лицензии. В некоторых странах подобная невозможность использовать изобретение по зависимому патенту рассматривается как противоречащая интересам общества в части беспрепятственного использования всех запатентованных изобретений.

7.175. В соответствии с некоторыми национальными законами выдача принудительных лицензий осуществляется в любое время, когда возникает ситуация зависимости. Другие национальные законы требуют, чтобы зависимый патент служил другой цели, нежели доминирующий патент, или представлял собой существенное техническое улучшение по сравнению с изобретением, заявленным в доминирующем патенте. Это последнее условие служит недопущению злоупотреблений, которые могут исходить от заявителей, подающих заявки на пустяковые изобретения с единственной целью быть в состоянии, благодаря принудительной лицензии, использовать важное изобретение.

7.176. В целях соблюдения определенного баланса между положениями владельцев двух патентов на изобретение национальные законы часто предусматривают, что владелец доминирующего патента может получить принудительную лицензию на использование зависимого патента, если владелец зависимого патента получил принудительную лицензию на использование доминирующего патента.

7.177. Помимо неиспользования, некоторые страны предусматривают, что если патент используется с нарушением законодательства о конкуренции (антитрестовского законодательства) в противоречие общественным интересам, то такие страны гарантируют принудительное лицензирование патента, либо его принудительное осуществление, либо его недействительность вследствие нарушения антитрестовского законодательства.

(ii) Принудительные лицензии, выдаваемые в интересах общества

в пользу правительства или от его имени

7.178. Ряд стран разрешает использование изобретений без согласия владельца патента правительством или третьими лицами от имени правительства в интересах общества. Это обычно допускается в таких трех областях, как национальная безопасность, национальная экономика и здравоохранение.

7.179. В большинстве случаев для обеспечения интересов общества достаточно, чтобы государство уполномочило, помимо воли обладателя патента на изобретение, любое юридическое или физическое лицо, указанное правительством, выполнять действия, охватываемые патентом на изобретение. В каждом отдельном случае правительство решает, какое из действий может осуществляться.

7.180. Принцип обеспечения интересов общества практически всегда применяется в чрезвычайных ситуациях. Если, например, речь идет о медицинской аппаратуре, то в случае внезапной эпидемии может возникнуть необходимость незамедлительно импортировать такую аппаратуру. Если патентовладелец не дает на это согласие или не хочет заключать лицензионный контракт на ввоз в разумные сроки, то правительство может поручить импортировать аппаратуру третьему лицу или оставить это в своей компетенции. Однако, как только эпидемия взята под контроль, больше нет оснований для сохранения этой меры, и патентовладелец снова получит полные права на патент.

(iii) Процессуальные гарантии и компенсация

7.181. Поскольку выдача принудительных лицензий означает передачу права на использование ценной собственности патентовладельца без его согласия, должны быть определены процессуальные гарантии того, что выдача таких лицензий осуществляется только тогда и настолько, насколько это оправдано условиями. Кроме того, должны быть предусмотрены нормы, регулирующие компенсацию патентовладельцу за пользование его правами собственности.

Литература к разделу G:

Международное бюро ВОИС. Принудительные и недобровольные лицензии на патенты на изобретения. WIPO/UNCED/СЕ/6.