§ 6. Право попереднього користувача на торговельну марку

Відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Проаналізувавши цю норму, можна виокремити умови, спільна наявність яких є достатньою підставою для виникнення зазна­ченого права.

По-перше, повинно бути дві тотожних чи схожих до ступеня змішування торговельні марки, одна з яких використовується без закріплення виключних прав на неї або щодо якої зроблені значні і серйозні приготування до застосування, а на іншу видане свідоцтво відповідно до законодавства України.

По-друге, об'єкт, щодо якого подана заявка з метою отримання охоронного документа однією особою, був практично використа­ний іншою особою чи остання здійснила значну і серйозну підго­товку до такого застосування.

По-третє, передбачені законодавством дії (використання чи підготовка до нього) повинні мати місце до дати подачі до Держав­ного департаменту інтелектуальної власності заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. У випадку здійснення цих діянь у період між подачею заявки і видачею свідоцтва аналізоване право не виникає.

По-четверте, таке використання повинне здійснюватися саме в інтересах діяльності особи, яка претендує на виникнення права.

По-п'яте, необхідна добросовісність застосування аналогічної марки чи приготування до нього. Наприклад, таке позначення

424

425

Р озділ IV. Право інтелектуальної власності на правові засоби...

повинне бути створене в результаті самостійної паралельної робо­ти чи діяльності інших осіб, але обов'язково незалежно від власни­ка свідоцтва.

По-шосте, факт використання чи приготування до використан­ня повинен мати місце на території України. Застосування об'єкта за межами нашої країни не є підставою для придбання аналізова­ного права, оскільки у зв'язку з територіальною сферою дії охоронного документа особа, що використовувала тотожне чи схоже до ступеня змішування позначення за межами країни видачі свідоцтва, може безперешкодно продовжувати там таке застосу­вання.

Надання права попередньому користувачеві традиційно перед­бачається стосовно винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Саме такий законодавчий компроміс видається виправда­ним, оскільки фактично у цьому випадку відсутній один із критеріїв патентоздатності — новизна. Коли ж мова йде про торго­вельні марки, то наведений аргумент у зв'язку з вимогою відносної новизни позначень на користь введення права попереднього користувача не може бути застосований. Також стосовно торго­вельної марки досить важко встановити межу значної і серйозної підготовки для використання.

Доцільно звернути увагу на різницю між терміном «право по­переднього користування», який вживав раніше законодавець, і «право попереднього користувача», який використовує ЦК. Цілком обґрунтовано змістили акцент на особу, яка наділена цим правом. Оскільки зазначеним правом наділяється безпосередньо особа, яка здійснила використання чи підготовку, то існує й обмеження можливостей його відчуження: право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було викори­стано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготов­ку для такого використання.

Слід зазначити, що законодавство України уже передбачало аналогічне право попереднього користувача на знак. Мова йде про положення, якими Закон України «Про охорону прав на знаки для