§ 3. Оформлення прав

■! НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ

3.1. Набуття права на торговельну марку

У більшості країн світу набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом її реєстрації, в окремих країнах це право закріплюється на підставі використання торговельної марки. Згідно зі ст. 6^bis Паризької конвенції набуття права на марку мож­ливе внаслідок отримання нею статусу добре відомої марки в певній країні.

Будь-яка особа може набути право на торговельну марку. Тор­говельна марка може належати кільком особам. При цьому кож­ний із володільців має право використовувати торговельну мар­ку, але будь-які дії щодо розпорядження торговельною маркою можливі лише в разі згоди всіх володільців.

В Україні набуття права на торговельну марку здійснюється шляхом реєстрації марки і засвідчується свідоцтвом України на марку. Право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об'єд­нання осіб або їхні правонаступники.

Право на марку, яка належить кільком особам, засвідчують одним свідоцтвом, а взаємовідносини володільців при користу-

368

ванні маркою визначає угода між ними. У разі відсутності такої угоди кожний із володільців свідоцтва може користуватися і роз­поряджатися маркою на свій розсуд, але жоден із них не має пра­ва давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання марки та передавати право власності на марку іншій особі без згоди інших володільців свідоцтва.

В Україні, яка є учасницею Паризької конвенції про охорону промислової власності та Мадридської угоди про міжнародну реє­страцію знаків, право на торговельну марку може набуватися шляхом визнання її добре відомою, а також відповідно до Мад­ридської угоди.

3.2. Реєстрація торговельної марки

Реєстрація торговельної марки - це офіційний акт внесення торговельної марки до реєстру торговельних марок, який супро­воджується опублікуванням зареєстрованих відомостей в офі­ційному бюлетені. Реєстрація марки має визначений законодав­ством строк дії, після закінчення якого реєстрацію можна понов­лювати на цей самий строк необмежену кількість разів.

В Україні державну реєстрацію торговельних марок здійсню­ють одночасно з публікацією відомостей про марку на підставі рішення про реєстрацію марки (статті 12,13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

3.3. Прийняття рішення про реєстрацію торговельної марки

Вирішивши зареєструвати торговельну марку, необхідно на­самперед вибрати марку, яку використовуватимуть: марку для товарів і послуг з метою ідентифікації всіх товарів, що їх випус­кають, або послуг, що їх надають, чи окрему марку для певного виду товару або послуги. Можливе також використання поєднан­ня цих торговельних марок із метою посилення захисту.

Марка для товарів і послуг відрізняється від інших об'єктів промислової власності тим, що не може існувати як така. Вона існує тільки по відношенню до певних видів товарів або послуг, тобто обсяг прав, які отримує володілець свідоцтва, визначають власне марка та перелік товарів і послуг, щодо яких передбачено

її використання.

Отже, заявникові необхідно також визначитися, щодо яких товарів і послуг здійснювати реєстрацію і подальше використан­ня марки, тобто скласти перелік товарів і послуг.

369

|Г Такий перелік необхідно складати з урахуванням Міжнарод-йої класифікації товарів і послуг (МКТП).

ч 3.4. Заявка на реєстрацію

_:- марки для товарів і послуг

Для отримання свідоцтва на марку необхідно подати заявку до установи, а також сплатити за це відповідний збір.

Український заявник може вести справи самостійно або через свого представника, за дорученням, іноземний представник - че­рез представника з питань інтелектуальної власності (патентно­го повіреного).

Заявка має містити клопотання про реєстрацію знака; заяву, у якій зазначені найменування заявника, його юридична адреса й адреса для листування (для іноземного заявника ці дані зазнача­ють мовою оригіналу з українською транслітерацією); зображен­ня марки (розміром 8 х 8); перелік товарів і послуг, для яких пе­редбачено реєстрацію марки. Заявку на видачу свідоцтва пода­ють на бланку, форма якого містить усі необхідні відомості та реквізити.

У разі потреби до заявки додають документи, що можуть бути використані при винесенні рішення за заявкою.

3.5. Перша заявка на реєстрацію ',, . торговельної марки

Першою заявкою називають заявку на реєстрацію торговельної марки, що була подана заявником до компетентного органу країни -учасниці Паризької конвенції, на підставі якої заявник просить встановити конвенційний пріоритет торговельної марки.

Копію першої заявки надають при поданні пріоритетної (кон­венційної) заявки на торговельну марку.

3.6. Право пріоритету на торговельну марку

Право пріоритету на торговельну марку регламентує ст. 4 Па­ризької конвенції. Його суть полягає в тому, що громадяни країн -учасниць Паризької конвенції, які перший раз подали заявку на реєстрацію торговельної марки в одній із держав - учасниць Па­ризької конвенції, протягом 6 місяців від дати її подання (першої заявки) можуть подати заявку на реєстрацію марки, яку було за­явлено в перший раз, по відношенню до тих самих товарів, які були заявлені в перший раз, в іншій державі - учасниці Паризь­кої конвенції, і щодо цієї заявки буде встановлено пріоритет за

370

датою подання першої заявки (конвенційний пріоритет торговель­ної марки).

Отже, право пріоритету на торговельну марку може виникати на підставі першої належним чином поданої заявки на реєстра­цію торговельної марки.

3.7. Виставковий пріоритет торговельної марки

Виставковий пріоритет торговельної марки — це пріоритет, який встановлюють за датою відкритого показу експонату, мар­кованого торговельною маркою, яку заявлено на реєстрацію, на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, яку було проведено на території країни - учасниці Паризької конвенції, за умови надходження заявки до компетентного органу протягом 6 місяців від вказаної дати.

Прохання про надання виставкового пріоритету заявник подає протягом певного строку, визначеного внутрішнім законодав­ством країни. Це положення, передбачено ст. 11 Паризької кон­венції, знайшло відображення в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 3).

3.8. Незалежність реєстрації торговельних марок

Незалежність реєстрації торговельних марок є одним із прин­ципів Паризької конвенції, який полягає в тому, що торговельну марку, належним чином зареєстровану у країні - учасниці Па­ризької конвенції, розглядають як незалежну від марок, зареєст­рованих в інших країнах-учасницях, включаючи країну походжен­ня марки.

Це означає, що на зареєстровану торговельну марку не поши­рюються і не впливають рішення, прийняті щодо таких самих марок, зареєстрованих в інших країнах-учасницях.

3.9. Дата реєстрації торговельної марки

Дата реєстрації торговельної марки - це календарна дата вне­сення відомостей про реєстрацію торговельної марки до реєстру марок під певним номером. За законодавством багатьох країн світу ця дата є вирішальною для встановлення факту набуття виключ­ного права на марку.

В Україні номер реєстрації є номером охоронного документа -свідоцтва України на торговельну марку. Від дати реєстрації во­лоділець марки набуває виключне право на марку.

371

3.10. Експертиза заявки на реєстрацію . т;

торговельної марки

Експертиза заявки на реєстрацію торговельної марки — це до­слідження заявки та позначення, що складає предмет заявки, на відповідність вимогам, встановленим законодавством. Щодо за­явки на реєстрацію марки може проводитися експертиза за фор­мальними ознаками (попередня експертиза) та експертиза заяв­леного позначення (експертиза кваліфікаційна, або експертиза по суті).

Експертиза за формальними ознаками — це перевірка заявки на відповідність встановленим вимогам оформлення. Мається на увазі наявність у заявці необхідних відомостей про заявника, зоб­раження марки, що є предметом заявки, переліку товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати марку, документа про сплату встановленого збору тощо. Якщо заявка не відповідає фор­мальним вимогам, заявнику пропонують усунути вказані недо­ліки протягом певного строку.

Під час кваліфікаційної експертизи встановлюють відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, ви­значеним законодавством.

У ряді країн кваліфікаційна експертиза включає лише пере­вірку на відповідність абсолютним критеріям охороноздатності, зокрема, досліджують, чи має заявлене позначення розрізняльну здатність, чи не суперечить суспільним інтересам і принципам моралі тощо. При цьому не враховують критерій новизни, тобто не встановлюють наявність попередніх прав, а здійснюють екс­пертизу в повному обсязі або скорочену, згідно з національним законодавством.

Якщо законодавство передбачає проведення експертизи в по­вному обсязі, визначають, чи не конфліктує зазначене позначен­ня із вже зареєстрованими торговельними марками або іншими об'єктами попереднього права, включаючи права інших осіб як на тотожні, так і на схожі позначення, що отримали охорону згідно із законодавством, а також із заявками на реєстрацію таких по­значень в якості торговельної марки, якщо вони мають більш ран­ню дату встановлення пріоритету. Зазначене вище є експертизою новизни позначення.

Якщо за результатами експертизи буде зроблено висновок про можливість реєстрації позначення в якості торговельної марки, марку реєструє компетентний орган, і вона отримує правову охо­ рону. . , . ,„ .... ,

372

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг» передбачає проведення експертизи за формальними озна­ками та кваліфікаційної експертизи в повному обсязі.

3.11. Відмова в реєстрації торговельної марки

Реєстрацію торговельної марки здійснюють на підставі відпо­відності заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони. Цю відповідність визначають під час проведен­ня експертизи.

Якщо за висновком експертизи заявлене на реєстрацію позна­чення не відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони, заявку відхиляють. У цьому разі компетент­ний орган повідомляє заявника про відмову в реєстрації марки.

Підставою для відмови в реєстрації торговельної марки може бути також заперечення, подане третьою особою, якщо відповід­но до національного законодавства процедура заперечення роз­починається після публікації відомостей про заявку на реєстра­цію торговельної марки, тобто до фактичної реєстрації марки.

Повідомлення про відмову в реєстрації марки має містити відпо­відну мотивацію та зазначення підстав для прийняття рішення.

У разі відмови в реєстрації торговельної марки на підставі її невідповідності умовам надання правової охорони заявнику на­дають можливість оскаржити це рішення.

3.12. Відхилення заявки на реєстрацію торговельної марки

Процедура реєстрації торговельної марки передбачає мож­ливість відхилення заявки на реєстрацію марки компетентним органом, відмову від подальшого її розгляду і, відповідно, реєст­рації торговельної марки.

Підставою для відхилення заявки може бути невиконання за­явником вимог законодавства щодо оформлення матеріалів заяв­ки та вимог компетентного органу щодо усунення недоліків заяв­ки за формальними ознаками, які можуть бути виявлені під час

експертизи.

Заявнику надають певний строк для усунення недоліків заяв­ки або оскарження дій експерта. Якщо протягом встановленого строку недоліки в матеріалах заявки не будуть усунуті і заявник не оскаржить дії експерта, заявку на реєстрацію торговельної мар­ки відхиляють на основі мотивованого рішення, діловодство за заявкою припиняють.

373

Найчастіше підставою для відхилення заявки є невідповідність заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охорони, яку встановлюють на етапі експертизи по суті.

Тому заявку відхиляють на основі мотивованого рішення ком­петентного органу. Підставою для відхилення заявки може бути невідповідність заявленого позначення тим вимогам, щодо яких проводиться експертиза по суті. У цьому разі заявнику також на­дають час на оскарження рішення компетентного органу.

3.13. Відкликання заявки на реєстрацію торговельної марки

Відкликання заявки на реєстрацію торговельної марки — це право заявника відмовитися від заявки на реєстрацію торговель­ної марки (право володільця реєстрації відмовитися від права на зареєстровану марку повністю або частково). Заявник може ско­ристатися зазначеним правом, подавши у встановленому поряд­ку клопотання про відкликання заявки, до одержання рішення про реєстрацію марки. Це положення відображено у ст. 11 Зако­ну України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відкликана заявка не має правових наслідків. Подальші дії заявника не можуть базуватися на заявці, що відкликана.

Часткове відкликання заявки означає, що заявник із власної ініціативи може відмовитися від прав за заявкою, що стосуються частини заявлених товарів або послуг. Володілець реєстрації може відмовитися від права на зареєстровану марку в будь-який час за умови, що він не дав дозвіл (ліцензію) на використання марки іншій особі. Інакше володілець реєстрації не може відмовитися від права на марку без згоди ліцензіата.

Слід розрізняти такі поняття, як «відкликана заявка» і «заяв­ка, яку вважають відкликаною». Якщо відкликана заявка - це за­явка, за якою з ініціативи заявника припинено діловодство, то заявка, яку вважають відкликаною, - це заявка, діловодство за якою може бути припинене з ініціативи компетентного органу.

Підставою для цих дій може бути порушення заявником строків відповіді на запити щодо надання необхідних документів, додаткових матеріалів тощо, без яких проведення експертизи не­ можливе, у разі якщо законодавство жорстко регламентує дотри­ мання строків відповіді. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає строк відповіді на запит компетентного органу (2 місяці) та строк його продовження (6 місяців) (ст. 10). . • ■

374

Існує поняття «заявка, яку вважають неподаною». Це заявка, щодо якої у встановлений законодавством строк на вимогу ком­петентного органу не було усунуто невідповідність документів, які згідно із законодавством складають заявку на торговельну марку, зокрема заявником не сплачено збір за подання заявки, не надано перелік товарів і (або) послуг тощо.

3.14. Оскарження рішення про заявку , , ,< на реєстрацію торговельної марки ' .,.

Оскарження рішення про заявку на реєстрацію торговельної марки - це спеціальна процедура, пов'язана із заявками на тор­говельні марки, що дозволяє заявнику оскаржити рішення ком­петентного органу щодо заявки. Процедуру оскарження здійснюють у порядку, встановленому національним законо­давством.

За законодавством України процедура оскарження рішення про заявку на торговельну марку розпочинається після отриман­ня заявником відповідного рішення патентного відомства. Строк для подання заперечення проти рішення Патентного відомства становить 3 місяці від дати отримання рішення заявником (ст. 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг»). ;,-:•;

.„ _t 3.15. Відступлення права за заявкою <

на реєстрацію торговельної марки

Відступлення права за заявкою на реєстрацію торговельної марки - це відмова замовника від права на заявку, подану на реє­страцію торговельної марки, на користь іншої особи.

3.16. Зареєстрована торговельна марка

Зареєстрована торговельна марка - це торговельна марка, відо­мості про яку внесено до реєстру марок, а якщо за національним законодавством право на марку набувають лише шляхом реєст­рації марки, то зареєстрована товарна марка - це марка, яку охо­роняють на підставі реєстрації.

В Україні правовстановлюючим фактом набуття виключного права на марку є реєстрація марки в державному реєстрі. Після внесення марки до реєстру її володілець має право забороняти її використання іншим особам без його дозволу.

375

3.17. Володілець реєстрації торговельної марки >■ (свідоцтва)

Володілець реєстрації торговельної марки (свідоцтва) — це фізична або юридична особа, на ім'я якої зареєстровано торговель­ну марку в національному реєстрі торговельних марок відповід­но до законодавства країни. Володілець реєстрації марки є воло­дільцем зареєстрованої торговельної марки, права на яку набуто на підставі реєстрації марки.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» особу, на ім'я якої зареєстровано марку в Державному реєстрі свідоцтв України на марки, визначають як володільця свідоцтва України на торговельну марку.